USPTO新的適格性審查程序修改

美國聯邦巡迴上訴法院在今年連續在三個判決中，針對專利請求項的適格性判斷，做出 "適格性判斷這個法律問題可能包括事實認定" 的見解。有鑑於這些判決，美國專利商標局在昨天更新了關於適格性判斷的審查流程 (以下稱 "新流程")，進一步地釐清了審查委員在判斷適格性時所依遵循的標準。

Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility,Recent Subject Matter Eligibility Decision (Berkheimer v. HP, Inc.) (USPTO, April 19, 2018)

Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir., February 8, 2018)
Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc. (Fed. Cir., February 14, 2018)
Exergen Corp. v. KAZ USA Inc. (Fed. Cir. March 8, 2018)


依據新流程，在Alice兩步測試法的第二步中，判斷額外元件或其組合是不是 "熟知的、常規的、傳統的活動" ("well-understood, routine, conventional activity") 會需要做事實認定。所以，往後如果要基於請求項中的額外元件或其組合是熟知的、常規的、傳統的，進而主張請求項未通過Alice兩步測試法的第二步而不適格，審查委員就事實認定，需要做到以下的至少一項：

1. 引用說明書的內容，或者申請人在審查過程中的聲明 (A citation to an express statement in the specification or to a statement made by an applicant during prosecution that demonstrates the well-understood, routine, conventional nature of the additional element(s).)

這點跟專利說明書的寫作直接相關。通常在滿足112條的要求的前提下，為了節省篇幅，工程師會針對某些元件，在說明書中寫說該元件的實施是 "熟悉該項技藝者所能輕易完成，因此不再贅述。" 這樣的寫法，除了會影響請求項的顯而易見性的判斷之外，往後也會影響適格性的判斷。

通常問題會在於，請求項的元件本身或許真的是熟知的，但它與其他元件的組合不是。因此工程師寫案時，關於這點要很小心。

降低這個風險的方法有兩個，一個是即使覺得實施請求項的元件是熟知的，也不要直接在說明書中這樣寫，而是再解釋一遍這個元件應該怎麼實施。如果它真的是熟知，那麼為它寫出written description理論上應該很簡單才對。其次，永遠不要假設一個元件是熟知的而懶得說明，因為我們永遠不知道十年後別人會怎麼解讀，所以現在自己說明清楚比較好 -- 當然這也需要多花時間寫。時間就是金錢，你懂的。

另一個方法是明白地在說明書中強化 "元件的組合" 不是熟知的。強化的方式有很多，比如把組合明確地跟發明目的或發明功效做連結，就說明了這個組合不是熟知的。以往我們會為了強化請求項非顯而易見性而這樣做，現在我們甚至可以考慮明白地寫 "the combination of x, y and z is more than well-understood, routine, conventional activity previously known to the industry ..." 之類的聲明，強化請求項的適格性。

 

2. 引用MPEP  § 2106.05(d)(II) 中討論的法院判決 (A citation to one or more of the court decisions discussed in MPEP § 2106.05(d)(II) as noting the well-understood, routine, conventional nature of the additional element(s).)

這很簡單：看一下MPEP § 2106.05(d)(II) 裡有哪些判決就好。對於處理美國申請案適格性問題的人而言，這本來就是必看。如果覺得看一堆文字很麻煩，USPTO在這邊貼心地準備好了一個表格供大家快速參考。

3. 引用公開文件 (A citation to a publication that demonstrates the well-understood, routine, conventional nature of the additional element(s).)

這邊要注意的，是這跟討論新穎性時所引用的公開文件不同。一個元件出現在公開文件上，會讓該元件被認為是舊的，但不一定會讓該元件變成是熟知的、常規的、傳統的。

比如說在Exergen Corp案中，法官舉了一個例子：一個元件在德國大學的圖書館期刊中被找到，不必然代表它在該領域中就是熟知的、常規的、傳統的。(說不定還剛好相反：在冷門的期刊中才找的到，代表它並非熟知的、常規的、傳統的。)

4. 以官方通知聲明 (A statement that the examiner is taking official notice of the well-understood, routine, conventional nature of the additional element(s). 

這不能隨便用，只能在審查委員非常確定的情況下才能用，而且必須符合MPEP § 2144.03的流程才行 (MPEP § 2144.03本來是用在顯而易見性的判斷，現在也用在適格性判斷了。)

如果申請人對審查委員的官方通知有異議，那麼審查委員就必須提出上面1-3的文件證明。畢竟如果你真的 "非常確定"，那麼找到相關的文件做事實認定，應該不困難才對吧。

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這個適格性審查程序修改，源自於聯邦巡迴上訴法院的系列判決。法院做出的  "適格性判斷這個法律問題可能包括事實認定" 的見解，除了影響專利申請之外，對專利訴訟的策略影響更重要，值得注意後續法院的實務發展。