News: RIM's 65M Settlement Upfront; Marvell's 1.17B Verdict

Patent News of the Day:


(1) 依RIM呈送證交所的文件，RIM跟Nokia的和解金額，Upfront payment是6千5百萬美金：

RIM呈送證交所的文件在這。
RIM’s Upfront Payment To Nokia In Patent Dispute Settlement Totals $65M (AllthingsD)


(2) Marvell被陪審團判賠1.17 Billion 美金。專利權人是卡內基美隆大學 (Carnegie Mellon University) ：

Marvell Technology Group Seeks to Overturn Jury's Patent Infringement Findings (PRNewswire)
Marvell has options as it faces $1 bln patent verdict (Thomson Reuters)

如果授權合約忘了Reissue Patent，Reissue Patent還是有被授權 (好險...)

2012年12月17日CAFC在 Intel v. N-Data案的判決文中，討論了一個有趣的問題：

如果在專利授權合約中，只提到授權哪些專利，而未提到相對應的 "再領證專利 (Reissue Patent) " ，那這些Reissue Patent是否有被授權？

直接講結論：

原則是有。

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我把事實經過用下面這個圖來整理一下：

1976年，National Semiconductor與Intel簽了專利授權合約，將 "National Patents" 授權給Intel。在 "National Patents" 的定義中，並沒有很明白地指出Reissue Patents。

1998年時，National Semiconductor把一些專利 ("Original Patents") 移轉給Vertical Networks, Inc.。這家公司部份的員工，就是National Semiconductor的前員工。之後在1998~1999年間，Vertical針對Original Patents 申請了 Reissue Patents。

2003年時，Vertical 移轉Original Patents 與對應的Reissue Patents申請案給N-Data。後來Reissue Patents獲准時，專利權人就是N-Data。

2006年時，N-Data告了Dell、Acer、Asus等一堆公司專利侵權。這時Intel跳進來參加這個訴訟 (真令人感動啊 ...)，主張它有被授權，所以所有使用Intel產品的下游產品，應該都沒有侵權問題。

由於30年前Intel與National簽的合約中，沒有明確考慮到Reissue Patent的問題，所以Reissue Patents到底有沒有被授權，成為本案的關鍵。

關於這點，CAFC與地院的看法一致：在沒有明示排除的情況下，重點 "不是Reissue Patent是不是 National Patent"，而是 "考慮合約當事人的真意，Reissue Patent是不是應該當成National Patent處理" (判決文第10頁第2段)：

當然所謂當事人的真意是重點。這裡法官提到一個關鍵：

除非另有明白約定，否則就一個不是授權特定claim，而是授權整個專利的專利授權合約而言，如果容許授權人授權了原專利但未授權其Reissue Patent，會讓授權人太容易在授權之後，再搞一個Reissue Patent來告被授權人。

所以，法官會傾向於認為，授權整個專利的意思，是雙方都不想就這個專利再起爭執。所以授權了整個專利，推定為Reissue Patents也被授權。

這個相關的論述在判決文第13頁第2段，也是整個討論的最後一段，請大家看一下原文。此外，法官在判決文中，也從美國專利法第251條出發，討論了Reissue Patent的本質以及其於原專利的關係，這個也值得一看呦。

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除了判決本身之後，從這個案子裡，我們還可以學到，Vertical這家公司受讓專利後，申請Reissue Patents，然後把它賣給N-Data這家Patent Troll的這些動作。Vertical應該是在了解業界最新技術的情況下，想把權利範圍修到貼近業界技術，以提高專利價值，然後把專利賣掉。

如果不考慮其它因素，單從專利金錢化的觀點來看，這是不錯的策略喔。

News: EU Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents

Patent News of the Day:

Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents (European Commission Press Release)

EU charges Samsung with abusing vital telecoms patent (Reuters)



繼今年一月正式對三星展開調查之後，歐洲委員會本週五對三星送出了反對聲明 (Statement of Objection)，認為三星在向3G規格制定組織ETSI承諾，會用FRAND授權條款授權其工業標準專利 (standard-essential patents) 之後，再用這些專利針對蘋果產品向法院要求禁制令的行為，有違反歐盟的反托拉斯法之虞。

這應該跟前幾天，三星突然在歐洲的法院撤回所有禁制令的聲請有關吧。三星在接到這個聲明之後，可以提出答辯，然後如果調查沒有撤回，就看歐洲的調查結果了。

News: Kodak Announces Sale of Patents

News of the Day:
Kodak Announces Sale of Patents (Kodak Press Release)
Apple, Google in Group Buying Kodak Patents (Bloomberg)

依據柯達自己的新聞稿，以及Bloomberg的新聞：

1. 五億兩千五百萬美金的一部份，是由IV與RPX整合的12家公司出錢，這12家公司取得關於 "digital imaging patent portfolio (1,100件專利) " ，以及一些其它的專利的授權。
   
   這12家公司包括：Google、Apple、RIM、Facebook、Amazon、Microsoft、Samsung、Adobe、Fujifilm、Huawei、HTC、Shutterfly。
   
2. 五億兩千五百萬美金的另一部份，是由IV自已出錢，買下整個 "digital imaging patent portfolio" 的專利權。
   
3. 柯達自己則仍保有9,600件專利。

所以，大部份的專利其實是被IV買走了。應該不難想像它把專利買走之後，是打算作什麼吧。

News: Motorola denied injunction over standards patents on Microsoft products | PCWorld

Patent News of the Day: 
Motorola denied injunction over standards patents on Microsoft products | PCWorld

Motorola聲請法院針對Microsoft產品頒發暫時禁制令，被法院拒絕了。法院的邏輯是：
(1) Motorola當初在IEEE跟ITU參與工業標準制定 (並把自己的專利綁進規格) 時，就已跟IEEE與ITU約定會以FRAND Term授權其工業標準相關專利；
(2) Microsoft是這個約定的第三方受益人；
(3) Motorola必須依約定授權給第三方受益人Microsoft，並收取合理的授權金 (這個訴訟的重點就在於所謂 "合理" 的授權金是多少)；以及
(4) 由於授權金可以解決爭議，所以沒有 "不可修復的損害"，不滿足發暫時禁制令的條件。

如果依這個邏輯，幾乎所有的工業標準專利，相關暫時禁制令聲請都不會准。

Order的原文在這：http://stadium.weblogsinc.com/engadget/files/Microsoft_v_MMI_injunctive_relief_denial_order.pdf

News: FTC files amicus brief supporting Apple in Motorola’s standards-essential patent fight

Patent News of the Day:
FTC files amicus brief supporting Apple in Motorola’s standards-essential patent fight

FTC針對Apple可能侵害Motorola的工業標準相關專利，是否准予禁制令的問題，呈送了意見書到聯邦巡迴上訴法院：
[意見書原文] http://www.ftc.gov/os/2012/12/121205apple-motorolaamicusbrief.pdf
(聯邦巡迴上訴法院正在審理今年六月Posner法官撤銷Apple v. Motorola的訴訟案的上訴。)

FTC的立場，是由於Motorola在制定規格時，已經承諾會以FRAND條件授權，不存在不可修補的傷害，所以不應針對工業標準相關專利准予禁制令。

這個立場有人覺得眼熟嗎? 是的，這跟上禮拜Seattle地方法院法官James L. Robart的見解一樣：
[法院原文] http://stadium.weblogsinc.com/engadget/files/Microsoft_v_MMI_injunctive_relief_denial_order.pdf
[新聞評論] http://www.pcworld.com/article/2018186/motorola-denied-injunction-over-standards-patents-on-microsoft-products.html

用工業標準相關專利來禁止被告出貨是否合宜的問題，真是這陣子的熱門話題。感謝Apple、Microsoft、Google這些有錢的大公司把這個話題炒熱，現在連官方機構都跳進來了。大家繼續看下去吧。

News: EU to Create Single Patent System

Patent News of the Day: 
EU to Create Single Patent System

歐洲專利終於要實現了！目前依歐洲專利公約提出的申請案只是統一審查，核准後還是要進入各國國內程序才行。預計2014年之後，就不用進入各國國內程序了。此外也將在巴黎成立統一的歐洲專利法庭。往後在歐洲申請與主張專利權都更方便了呦。

這裡是歐洲專利局的FAQ：http://www.epo.org/law-practice/unitary/faq.html

News: How to Fix Software Patents - Forbes

Patent News of the Day: 
How to Fix Software Patents - Forbes

這是軟體專利三部曲之三，內容是由多位學者針對目前軟體專利的問題，腦力激盪一些可行的解決方案出來。以下把各學者主張的重點整理出來，至於詳細的內容與相關的評論，請大家看原文吧~ 

Prof. Mark Lemley (Stanford): 應僅容許軟體專利主張達成功能的方法，避免只主張功能本身。

Prof. Arti Rai (Duke)：對軟體專利進行更嚴格的非顯而易見性、Written Description以及definite claims的要求。

Prof. John Duffy (Virginia)：新的非顯而易見的判斷標準：如果多個發明人同時發明出相同的軟體技術，那它應該被判定為是顯而易見的。

Prof. Sam Vermont (University of Miami)：新的防禦方法：被告事前發現專利權人的發明的成本，高於被告自己發明的成本。(如果自己發明的成本還比較低，那為什麼要付更多的成本給原告？)

Prof. James Bessen (Boston University) and Prof. Brian Love (SCU)：調高年費，增加專利的維護成本。

Prof. Jennifer Urban (UC Berkeley)：推動防禦性專利授權 (Defensive Patent License，DPL) 的概念。

SHIELD Act (推動中，尚未通過)：讓被告更容易地主張原告應負擔被告的律師費。

Independent Invention Defense：獨立發明防禦方法：類似著作權般，被告可主張其為獨立發明，沒有接觸到原告的專利。

News: Apple Denied Motion for Permanent Injunction

Patent News of the Day：

Apple Denied Motion for Permanent Injunction

繼Samsung打輸官司被判賠十億美金之後，北加州高法官昨天拒絕了Apple針對Samsung侵權產品的永久禁制令請求。此連結是Order原文。

關於永久禁制令需審酌的四個因素：

(1) 不可修補的損害：法官認為Apple雖有損害，但在專利侵權部份，Apple沒有建立損害跟專利之間的關聯性，僅商標淡化部份成立。

(2) 法定救濟不足以補償此損害：法官認為Apple是願意授權的，因此難謂法定的金錢賠償不足以補償損害。看來Samsung要求看HTC授權合約這點算是成功了。就算不提HTC的合約，Apple的專利授權主管Boris Teksler也曾說過Apple願意授權 "獨特使用者經驗的IP"。

(3) 雙方難處的衡平：法官認為在這點上雙方平手。

(4) 公眾的利益：法官認為Apple的專利是 "非核心特徵"，因此剝奪公眾因為這些專利而買不到整個產品不符公眾利益。

綜合考量以上因素，法官拒發永久禁制令。Apple上訴吧 !

"借" 專利告人時，要特別注意的事項

今年6月8日ITC的行政法官針對HTC聲請調查Apple專利侵權乙案，就 "HTC從Google借來的五篇專利" 的部份，作出當事人不適格的第15號裁定 (Order No. 15)。這個裁定ITC予以支持，決定不review。

最近 "借專利" 這個話題，感覺好像越來越多人在討論。之前我的拙作，也有提到某些公司可以借專利來反訴。由於這個裁定跟 "借專利" 相關，所以我作了以下簡單整理供參。詳細內容還是請看原文喔。(可惜原文的公開版本遮掉了太多內容，不過還是可以稍微看出一點東西啦。)


1. 登記專利權移轉只是起點，不是終點

關於這幾篇專利，Google確實有去USPTO登記移轉給HTC。HTC因此覺得，專利權已經移轉了，一切都應該沒有問題才對。

然而，登記專利權移轉只是判斷當事人有無權起訴的起點而已。要判斷受讓人是否真的當事人適格，還必須了解雙方當事人的意圖，以及實質上究竟移轉了什麼才行：

2. 重點：受讓人必須受讓了所有實質的權利才當事人適格

關於這點，最有名的案子是1893年 (是的我沒打錯，一百多年前) 美國聯邦最高法院的Waterman案。這個案子在裁定裡也有引用。不過比較清楚點出 "必須受讓所有實質權利" 這個重點的，還是下面這段：

3. HTC不適格的五個原因

3.1 Google保留了不知什麼東西，讓法官覺得HTC受讓的right to sue是虛幻的 (第9頁第2段開始)

這邊重點內容都被遮掉，不知道確切的內容。不過法官引用了Speedplay這個案子作為例子來說明。

在Speedplay這個案子中，Speedplay是專屬被授權人，而且可以再授權。授權人自己則保留了right to sue infringement。然而，這個安排讓法院覺得，授權人自己保留的right to sue是虛幻的，因為被告只要取得Speedplay的授權給就好了。換言之，right to sue是實質上被Speedplay所掌控了。

雖然Speedplay的案件事實跟HTC案不一樣，但從法官舉的這個例子，小的我大膽猜測，Google關於轉讓給HTC的專利，自己保留了授權給別人的權利。這讓HTC被受讓的right to sue，被行政法官認定是虛幻的 -- Apple取得Google的授權，HTC就破功了。這是我猜的啦，不一定是真的。

3.2 HTC的ability to sue被限制  (第10頁第2段開始)

HTC受讓了專利，卻不能任意地起訴，只能在有限的狀況下起訴。雖然不知道這個有限的狀況是什麼，但很明顯這讓行政法官認為HTC並沒有受讓實質上的權利。

小的我大膽地猜測，HTC大概是答應Google在受讓專利後 "只能告Apple" 吧。

3.3 HTC專利再移轉的能力被限制   (第10頁倒數第三行開始)

如果HTC真的受讓了所有實質的權利，HTC應該可以把Google移轉給它的專利，任意地再移轉給別人。但很明顯不是這樣。

當然重點內容又再次被遮掉了，不過行政法官認為依Google與HTC的合約，HTC不可以把Google移轉給它的專利任意再移轉給別人，這讓他覺得HTC並沒有真的受讓了所有實質的權利。

3.4  HTC授權給別人的能力被限制 (第12頁倒數第三行開始)

Google不知道跟HTC作了什麼安排，使得行政法官覺得HTC's right to free license是虛幻的。我猜，大概是如果HTC要把Google移轉給它的專利授權給別人，要取得Google同意之類的吧。

3.5 無法證明雙方有轉讓的真意 (第13頁第2段開始)

關於這點，首先，HTC在Discovery過程中，關於HTC與Google之間的email，關於專利轉讓這部份，雙方的討論全部遮掉，因此連行政法官都無法看到HTC與Google之間就專利轉讓這個事的談判過程。行政法官大概覺得，如果雙方有專利實質轉讓的真意，這應該不會發生才對。

其次，行政法官發現了某件奇怪的事 (不知是什麼事)，然後拒絕判斷 "Google的當事人適格" 這個問題，因為它 "還不成熟"。關於這點，我猜應該HTC想說如果它自己當事人不適格，那就把Google加進來當共同被告吧。然而這一點行政法官拒絕回答，所以也不確定後續會怎麼發展。


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這個案子還有一些值得討論的地方。比如在Google與HTC的Assignment中，明白寫出了如果這份Assignment與另一份合約衝突，以另一份合約為準，但HTC卻只揭露Assignment，遲遲不願意揭露那個 "另一份合約"，直到Apple提出要求後的五個月後才提出。這應該讓行政法官覺得有問題吧。不過這些事都跟訴訟戰術有關，這邊就不討論了。

總之，這份裁定點出了 "受讓人必須受讓了所有實質的權利才當事人適格" 這個重點，並整理了各種讓專利受讓人在起訴時，可能會被認定為當事人不適格的態樣：

• 讓與人有所保留，讓受讓人的right to sue變的虛幻
• 受讓人的ability to sue被限制
• 受讓人專利再移轉的能力被限制 
• 受讓人授權給別人的能力被限制
• 無法證明雙方有轉讓的真意  (比如不揭露能證明真意的文件)

大家以後要 "借" 專利時，要特別注意啊。

專利在海關為什麼擋不到侵權產品?

關於S3在ITC告Apple專利侵權的第一件案子，之前ITC已經在2011年11月21日作出Apple不侵權的最終決定了。公開版本的Commission Opinion則稍晚才公佈。

這個案子淹沒在諸多更大的專利侵權訴訟中，所以大家可能沒有注意到它。不過在這個案子裡，ITC提出了一個值得注意的見解，在這邊跟大家介紹一下。

事情是這樣的：S3拿了4篇專利，共12個claims聲請ITC調查Apple的產品是否侵權。行政法官的初判認定Apple侵犯了3個claims，其中apparatus claim、method claim以及data structure claim剛好各一個。其它9個claims行政法官認為都無效。

到了終判，委員會認為3個claims中的apparatus claim也無效。剩下的兩個claims分別是US 6,658,146的claim 16，以及US 6,683,978的claim 11。

US 6,658,146的claim 16是一種圖形檔案的編碼方法：

US 6,683,978的claim 11是一種圖形檔案的格式：

重點在關於最後的這兩個claims，委員會作出的見解。

首先，委員會認為，要ITC發出排除令，在海關把侵權產品擋下來，依關稅法的規定，必須是產品在 "進口的當下" 就侵權。如果不是在這進口的當下侵權，那麼ITC無法依法就Apple進口的產品發出排除令。

這個見解其實很值得討論，不過它不是這篇文章的重點，若有興趣，請直接看Commission Opinion裡的內容。委員會花了很大的篇幅推出這個見解。

從此見解出發，關於 US 6,658,146的claim 16，委員會認為它主張的是 "方法"，由於Apple在進口的時候，這個圖形檔案的編碼方法沒有被使用 (是進口之後，消費者打開電腦才有可能使用這個方法)，所以在進口的當下沒有侵權：

至於 US 6,683,978的claim 11 ，委員會認為它主張的是一種 "資料格式"，由於Apple在進口的時候，產品裡沒有這個格式 (是進口之後，使用這個格式存圖檔，電腦裡才有可能存了這個格式的資料結構)， 所以沒有侵權：

就這樣，S3在ITC輸掉了。

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借用一下S3這個案子，介紹一下軟體專利的claim撰寫的特點。雖然S3的技術是實現在繪圖晶片的電路裡，但我從claim看，覺得這個圖形格式與編碼解碼方法，說不定也可以用軟體來完成吧。(不過這又是另一個技術問題了。)

在撰寫Claim的時候，必須寫到能抓到潛在的侵權者。這是基本概念。有的時候claim的標的，會跟抓不抓的到潛在的侵權者相關。關於軟體專利，依一般的claim撰寫方法，會有三種 (而不是兩種) 請求標的可以寫：方法 (這是一個方法)、裝置 (這是一個物)、以及紀錄媒體 (這也是一個物)。在不違反發明單一性的前提之下，這三種不同的請求標的，可以抓到三種不同的侵權者。

如果請求的標的是方法，可以抓到的是使用這個方法的人，在軟體專利領域就是也就是使用這個軟體的人。這個人往往不是賣手機的人，而是使用手機的人，也就是消費者，或是廠內的測試人員。

請求的標的是裝置與紀錄媒體，可能可以抓到不同的侵權者，端看claim怎麼寫。在大部份情況下，裝置可能會寫成包括了處理器與記憶體，紀錄媒體則單純只是儲存了軟體的載體 (可能是記憶體、光碟片或記憶卡之類的)。這樣寫的結果，是如果販賣安裝了軟體的手機，則兩項可能都可以抓到賣方；如果只賣有軟體的記憶卡之類的，可能就只有紀錄媒體項可以抓到賣方了。

想像一下，如果 S3的圖形處理技術，是可以用軟體完成的，那麼應該可以寫出一項claim，標的是儲存了軟體本身的紀錄媒體。如果是這樣，S3到終判時，裝置claim被幹掉了，方法進口時無人使用，資料結構在進口時也不存在，就只剩軟體本身的紀錄媒體claim還有希望了。

其實這個案子還有一個問題，就是到終判時還活著的那個方法項，好像沒有完全對應的裝置項。如果有的話，S3也許還有機會也說不定。不過這是另一個問題，在此就不討論了。

如果需要例子的話，前陣子很熱門的Apple跟Samsung的專利訴訟案，Apple拿出來的其中一項Claim (US 7,844,915的claim 8)，就是一個紀錄媒體claim喔。有興趣者也可以去下載來看看Apple是怎麼寫的喔。(另外兩項US 7,864,163的claim 50跟US 7,469,381的Claim 19都是包括了處理器與記憶體的裝置項，也可以順便看看。)

總結一下：寫軟體專利，記得有三項可以寫，三項有不同目的，可以在不同情況下抓到不同人，千萬別漏了喔。

工業標準基礎專利的侵權攻防 三之三：有專利池 (patent pool) 可跳嗎？

工業標準多半是由多個單位共同制訂，因此基礎專利很可能是分別由多個公司或研究機構持有。基於授權管理的考量，目前已經有越來越多的 "專利池" (patent pool) 出現，收集多個公司或研究機構的工業標準基礎專利，統一進行授權。

因此當有人拿著工業標準基礎專利出現，要求支付授權金時，其中一種因應方法，是調查這個專利是否與某個專利池有關，然後主張已獲授權、專利耗盡、或者乾脆去取得該專利池的授權。

有的時候，情況會變的相當複雜。幸好這種情況不常發生 ... 我也只看過以下MPT這一件。

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MPEG LA是一個很有名的專利池，其第一個專利授權計畫，是關於 MPEG-2的基礎專利授權。依據美國司法部的核准函，在1997年這個授權計畫剛成立的時候，其原始成員只有9個單位。Lucent Technologies Inc.是其中一家。

前面的第一部份中提到，Multimedia Patent Trust ("MPT") 是2006年Luncent跟Alcatel合併成為Alcatel Lucent的時候所成立的公司。MPT現在沒有網站了，不過依其合作夥伴IPValue的描述，當年在合併時，Lucent是把它的專利信託 (irrevocable trust) 給MPT，以收取專利金。在信託的專利中，有跟MPEG-2相關。

這中間不知道是哪個環節出問題，導致2007年MPEG LA對MPT、Lucent Technoligies以及Lucent Alcatel提起了違約訴訟。依據MPEG LA的新聞稿，MPT成立的 "唯一原因"，就是要迴避Alcatel Lucent跟MPEG LA的合約承諾，以便向MPEG LA的MPEG-2專利被授權人收取更多的專利授權金：

... the only purpose of the transfer was to avoid Alcatel’s contractual commitment in order to extract additional royalties from MPEG-2 patent pool Licensees....

這句話我個人覺得，算是說的很重的了。

MPEG LA v. MPT這個訴訟，在2010年3月和解。依MPEG LA在和解後發的新聞稿，MPT承諾將專利送交MPEG LA審查，如果是MPEG-2基礎專利，那麼MPT會加入MPEG LA的MPEG-2專利授權計畫，成為授權人之一。如此MPEG LA的被授權人就不須要擔心MPT再用這些專利去找它們了。

這個訴訟很重要的原因，是在2007年時，MPT已經在跟多家公司進行專利訴訟了。也因此MPT跟MPEG LA的關係究竟如何，變的相當重要。比如前面的第一部份提到的，2010年MPEGLA與MPT一和解，2011年DirecTV馬上提出專利耗盡的防禦方法，就是一個例子。如果不弄清楚，很多律師費可能會就這樣一直白白的燒下去吧。

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除了主張專利耗盡與當事人不適格之外，當工業標準基礎專利的授權人找上門，還有兩點可以考量。

第一是釐清這個授權人與已知的專利池是不是有關。這在自己或上游已經取得專利池的授權的情況下，尤其重要。除了平常就需要收集相關的資訊之外，其實也可以直接問找上門的授權人，說不定可以得到最完整的第一手答案。通常授權人會說類似 "專利池並不禁止各授權人自己收取權利金，不過如果你已經取得專利池的授權，我就不能再跟你收了，所以你兩者擇一吧" 這種說法。

只不過，如果是2008年時問MPT，MPT搞不好會跟你說 "我們跟MPEG LA無關" 。由於不清楚MPT跟MPEG LA的關係究竟為何，也許可以採取拖延策略，等到關係釐清了再說。關於授權人與專利池的關係有爭議的狀況，都可以考慮採取這種方式處理。

第二是考慮要接受哪個授權。如果這個授權人與已知的專利池兩者擇一即可，而且上下游都沒有取得授權的話，可以考慮是否要先取得這個授權人的授權，日後再視情況取得專利池的授權。

比如ABCDE五個授權人，合組一個專利池P，收一台產品2美金的權利金。結果授權人A先找上門，要求1美金的權利金。此時可以考慮先付1美金給授權人A，兩年後 (當BCDE都找上門時)，再付2美金給專利池P。

這邊主要的困難點，在於兩年後取得專利池P的授權時，兩年以來已經付給這個授權人A的權利金到底要怎麼處理。這必須在與這個授權人A簽署的合約中，事先約定好才行。實務上在跟專利池P協商時，專利池P通常會要求被授權人就合約生效日前的出貨，支付一定金額的lump-sum payment (其金額是可以談的) 以取得release。這個就這兩年出貨付給專利池P的lump-sum payment，跟兩年以來已經付給授權人A的權利金的關係要怎麼設計，就 ... 必須發揮一點想像力了。

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就三個部份小小總整理一下：

當有人拿著工業標準基礎專利出現，要求支付授權金時：

(1) 調查上游是否有授權，讓自己可以主張專利耗盡。

(2) 調查是否有專利共有的問題，讓自己可以主張對方當事人不適格。

(3) 調查是否有相關的專利池。

以上希望對大家有幫助。好歹MPT這幾年來也是歷盡艱辛，三種狀況都打過官司給大家看了，大家可別浪費了喔。^__^

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CAFC新見解：沒有直接侵權，卻有間接侵權 (我真的不懂 orz)

2012年8月31日CAFC在Akamai Tech. v. Limelight Networks與Mckesson Tech. v. Epic Systems兩案中，改變了長久以來關於 "引誘侵權 (Induce Infringement)" 的判斷標準。

這個案子上意見書給法院的單位，列到判決文第9頁才列完，然後連法官們自己都吵成一團 (6比5通過的，兩份不同意見書)，可見它多具有爭議，多重要啊。建議大家有空的話請務必要看喔。

直接講重點。

如果是方法專利，以前關於美國專利法271條 (b) 的引誘侵權，成立的要件如下：

(1) 引誘人知道專利內容 ("actively")，
(2) 有引誘的行為 ("induces")，
(3) 存在實施方法專利的全部步驟的單一直接侵權人。("infringement of a patent")

從本案以後，關於方法專利，改成這樣：

(1) 引誘人知道專利內容 ("actively")，
(2) 有引誘的行為 ("induces")，
(3) 存在實施方法專利的全部步驟的人 (可能是數個人，重點是這數個人沒有一個直接侵權，因為沒有一個實施全部步驟)。("infringement of a patent")

比如說，假設有一個方法專利，claim 1有ABCDE五個步驟，以下這兩種狀況，以前都不成立引誘侵權，因為沒有單一一個人實施了全部的步驟而直接侵權。但依新的要件來判斷，以後引誘侵權都會成立：

(1)  某甲在明知專利內容的情況下，自己實施步驟AB，並引誘某乙實施了步驟CDE，則某甲成立引誘侵權。(這就是Akamai Tech. v. Limelight Networks 案的狀況。)

(2)  某甲在明知專利內容的情況下，引誘某乙實施步驟AB，並引誘某丙實施了步驟CDE，則某甲成立引誘侵權。(這就是Mckesson Tech. v. Epic Systems案的狀況。)

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可能是被舊的成立要件洗腦太久了吧，我個人覺得這新的要件有點怪。怎麼會沒有直接侵權人，卻有間接侵權人呢？美國專利法271 (b) 的原文很簡單：

“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

我了解關於網路技術，舊的要件確實有漏洞，很多網路技術的方法專利，各個步驟其實是在不同伺服器上實施，所以找不到直接侵權者。但是要補這個漏洞，是不是應該由國會修專利法，改掉 "infringement of a patent" 這個文字？依現行條文，如果沒有 "infringement of a patent" 存在，法院可以說這條還是成立嗎？

以前寫網路相關技術的方法專利時，為了避免抓不到單一直接侵權人，都會儘量在方法項中，只放同一個人實施的步驟，避免同一項裡的不同步驟由不同人實施，日後沒有人直接侵權。但有時候真的很難寫 (因為有些技術真的就是兩個伺服器的互動啊，硬寫成一台很怪)。看來如果這個案子上訴失敗確定的話，以後方法項就比較好寫一點了。

最後，專利法間接侵權的概念，台灣現行法沒有。之前嘗試修法進去，但沒修成。看來甚至連美國，這個觀念都還沒完全搞定。我們就看看關於這個問題，未來的發展會如何吧。

工業標準基礎專利的侵權攻防 三之二：搞半天你沒有資格起訴啊？

繼上一篇之後，再來談談另一個工業標準基礎專利的防禦方法吧。

工業標準的基礎專利，多半是當年參與制定工業標準的人申請的。由於工業標準制定不易，所以可能會有制定者共同開發，或專利授權的特別約定。而這些特別約定，以及當年發生的事情，除非在美國被告後，請律師在Discovery過程中想辦法去看，否則有些外人根本就不會知道。

以下MPT涉入的這個訴訟就是一個例子：搞到後來Lucent有個專利根本當事人不適格 (lack of standing to sue)。

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2002年Lucent告Gateway與Dell侵害其MP3相關的專利權。後來兩個案子都移到南加州，而且Microsoft本來沒被告，應該是因為要力挺它的大客戶 (或者是要盡合約的擔保義務 ...... )，2003年時決定自己跳進去參加這個訴訟，而且看起來還公親變事主，成為被告方的主角。

MPT在2006年成立之後，也跳進去跟Lucent一起成為原告，以及一起被上訴。

這個案子在當年非常有名，因為後來陪審團在2007年時，判Microsoft要賠15億美金的天價，而且這還是沒有故意侵權加倍賠償的結果。是的，Apple告Samsung的判賠金額已經算進故意侵權的加倍賠償了，都沒有打破這個紀錄喔。

事實上這個15億美金的損害賠償額，當年在post-hearing proceeding就被翻盤了。之後雙方都上訴，CAFC也在2008年9月25日作出了判決，支持地方法院的翻盤決定。

Microsoft的律師團當然不是省油的燈，訴訟過程中幾乎把該挖的歷史資料都挖出來了。

依據CAFC的判決文 (第5頁下半部開始)，Lucent的前身AT&T在1988年時，跟德國公司Fraunhofer簽署了Joint Development Agreement (“JDA”)，自1989年4月起，共同開發數位訊號的壓縮技術。這個JDA的架構很普遍：合約生效日之前雙方各自已開發的 "Existing Technology" 各自擁有，合約生效日之後共同開發的 "New Work" 則雙方共有，且雙方都可以非專屬授權給其它人。

後來這個技術被用在 ISO 11172-3 Audio Layer 3 這個工業標準裡。這個工業標準就是大家所知的 "MP3” 規格。

第一個問題來了：Lucent的5,627,938專利有四項claims，依JDA到底哪幾項屬於Lucent自己的 "Existing Technology"，哪幾個屬於 "New Work" 呢？Lucent主張四項應該都是 "Existing Technology"，所以專利權都是Lucent的，Lucent當然可以起訴。Microsoft則主張四項都是 "New Work"，所以Lucent應該要跟權利共有人Fraunhofer一起起訴才對。重點是Fraunhofer絕對不會起訴的 -- 因為Fraunhofer已經授權給Microsoft使用其MP3相關的專利了。

關於這個問題，CAFC支持地方法院法官的見解：四項Claim中，第1跟第3項是  "Existing Technology"，第2跟第4項是 "New Work"。這又引出了第二個更複雜的問題：

當專利權是A跟B共有，其中claim 1是A一個人開發的，claim 2是A+B兩個人開發的，那A可以不找B，自己拿整篇專利去告人，並且只主張自己開發的claim 1嗎？

這個問題很重要，CAFC說 "不可以! 因為B是整篇專利的共有人，所以要起訴就要一起起訴。"  詳細的推論從判決文第17頁的下半部開始，尤其是第18頁最後一行開始的這個概念：

有人可能會覺得這不太合理 -- Lucent也這樣覺得。CAFC關於這點，表示 "啊你爸爸AT&T當年可以選擇把  "Existing Technology" 跟 "New Work" 分兩個申請案分開申請，但你爸爸選擇不這樣作，所以你現在只好找共有人一起起訴啦" ：

Lucent 站起來告人，喔不，是單獨起訴的適格性，就這樣飛了。

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先順便提一下：如果公司有跟別人簽JDA，關於專利權的歸屬，可能要想一下怎麼約定。共有其實不是一個好約定，除了告人不方便之外，也不利於專利的金錢化。本案就是一個例子。當然這一切都要看合約的文字內容。法務審約時，這些點可能都要先想到。

回到正題上。通常下游的廠商，對工業標準的制定過程都不熟悉。尤其是實施在料件裡的工業標準，更是如此。而專利權人如果大家仔細觀察，有很多都只告不懂這些東西的下游廠商。這時就需要上游廠商的支援了。

所以當下游廠商被告，除了要求上游廠商擔保之外，另一個記得要作的，是詢問上游廠商跟標準制定有關的資訊，以作為律師擬定防禦策略的參考。然後在Discovery過程中，一定要記得跟律師說，想辦法儘早去Discover當年工業標準制定時，曾經發生過的事情的相關文件。尤其當你自己，或是你的上游廠商，已經為了同一個工業標準付過錢給另一個人之後，一定要看看當年有沒有類似本案中的共同開發合約存在。

本案就是這個狀況。我想如果Microsoft不跳進去打，Dell跟Gateway可能需要花更多心力這個點。而且它最後簽涉到原告跟第三人簽的JDA的內容 ---- 律師還要能夠想到要去找看看有沒有這種東西才行。

另一個有名的例子，是Rambus主張DRAM相關的專利權，結果被Infinion挖出當年Rambus在JEDEC訂規格時作的事情，差點讓Rambus被認定是詐欺而無法主張專利。不過後來CAFC駁回了地方法院關於詐欺的認定，不過Rambus應該是嚇出一身冷汗了吧。這個案子相關的資料網路上很多，有興趣者可以自己找一找喔。

有時候情況會變的很複雜。以代工廠商為例，說不定工業標準相關的料件，根本不是自己買，而是品牌客戶 Consign或Buy-Sell來的。因此自己跟上游料件商之間，還沒有直接的合約關係。這就看被告時，負責處理這個訴訟的法務的操盤能力，以及跟自家業務與採購配合的夠不夠緊密了。

台灣的下游系統代工廠商或品牌廠商，很多都不熟悉工業標準制定這一塊。就算加入Forum或標準組織，也只是單純為了能早點取得其它人定好的規格書，以便開發產品而已。真的在訂工業標準的，有，但是不多。把工業標準的制定連結到專利策略的，就更少了 (但不是沒有喔)。在這種情況下，法務也只能靠看判決文，了解一下別人是怎麼打的，並儘量吸收業界關於標準制定的狀況，來作為自己的參考了。

無論如何，只要有基本的防禦方法概念，實務怎麼運作，就看個案吧。沒有概念也沒關係 -- 花錢找個夠強的美國律師來cover也行。這個案子Microsoft找的Fish & Richardson就很不錯 (也很貴......) ，可以列入考慮喔。


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敬請期待後續的 Part III  !

工業標準基礎專利的侵權攻防 三之一：到底專利耗盡了沒啊？

2012年8月29日Apple的專利訴訟又多了一件：Multimedia Patent Trust (MPT) 在南加州地院告Apple侵害其與影像編碼技術相關的美國第5,500,678號專利。事實上MPT之前在2010年就告過Apple專利侵權，不過當年那個案子裡，MPT並沒有對Apple主張這個美國專利，僅對同案的其它被告 (Cannon、LG、TiVo) 主張。也許是因為今年7月MPT嘗試藉由修改訴狀來對Apple追加這個專利被法院拒絕，MPT才另起一個新的訴訟吧。

MPT是2006年Luncent跟Alcatel合併的時候所成立的公司。當年Lucent把它的專利不可撤銷信託(Irrevocable Trust) 給MPT，方便專利的金錢化 ...... 簡單來講就是信託成立一個專利公司收錢就對了。這些專利與早期Bell Labs研發出來的影像編碼解碼技術相關，MPT聲稱這些技術現在被運用在MPEG-2, MPEG-4, H.263 跟 MPEG-4, Part 10 (H.264) 這些工業標準裡。也就是說它所有的專利，是這些工業標準的基礎專利。

工業標準基礎專利的特色，是因為它跟工業標準相關，所以只要產品跟工業標準相關，專利權人 (或有權起訴之人) 就可以提起訴訟。因此被告往往是一票公司。而且，如果專利真的夠好，被告很難用不侵權來防禦。如果當初申請時有用心，主張專利無效也不容易。

茲利用MPT這家公司在過去的訴訟中，被告用了哪些防禦方法，分三次整理一下內容，以及其分別需要注意的事項。

第一篇先介紹跟專利耗盡有關的攻防。這個應該最常見。

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2009年2月13日，MPT在南加州地院告了包括DirecTV, Proview, Visio等一堆公司專利侵權。上面提到的美國專利第5,500,678號專利，在這個案子也有出現。

面對MPT的訴訟，DirecTV在2011年7月29日請求部份即決判決，主張部份的被控侵權產品，上游製造廠商已經取得MPEG LA的授權，所以MPT的專利權對該些產品已經耗盡。法院在2011年9月26日作出了Order，部份同意了DirectTV的主張。

 (關於MPT跟MPEG LA的關係很有趣，詳見之後第三部份的說明) 

這邊值得注意的，是所謂 "製造廠商已經有授權" 的那個授權內容到底是什麼。根據Order，DirecTV的製造商分別於2002年跟2009年跟MPEG LA簽了兩份專利授權合約，在Order的第9頁到第10頁，節錄了製造商於2002年所簽的合約中，關於 "Sale" 這個字的定義：

MPT主張，DirecTV並不是所謂 "end user"，而且製造商賣給DirectTV再賣給消費者，也不算是 "through a chain of distribution"，所以製造商依其合約銷售MPEG-2 STB給DirecTV，不算是依其授權合約的 "Sale"，專利權也因此尚未耗盡。

這個主張並不被法官接受。法官認為，由於 "end user" 跟 "through a chain of distribution" 在合約本身沒有定義，所以它們應該依一般的意義來被解讀，並表示由於所謂 "chain of distribution" 並不限於 "Licensee's chain of distribution"，所以 "through a chain of distribution" 應該不僅限於製造商自己品牌產品的經銷商，而是還包括製造商賣給DirectTV再賣給消費者這種狀況才對。

此外，關於授權產品的定義，MPT主張製造商於2002年所簽的合約是一個有限制使用領域 (field-of-use restriction) 的合約：它只涵蓋MPEG-2的產品。如果產品同時涵蓋MPEG-2跟MPEG-4，是不被該合約涵蓋的。

這個主張也不被法官接受。依據合約的內容，所謂 "Licensed Product" 的定義很簡單，就是 “any product . . . licensed under Article 2”，而Article 2是一般授權條款：“the Licensing Administrator hereby grants to Licensee a . . . sublicense . . . to make, have made, use, and sell, offer for sale or otherwise distribute MPEG-2 Decoding Products.”   "MPEG-2 Decoding Products"  的定義想必也沒什麼特別，所以法官連提都沒提。基於這些內容，法官認為只要產品有MPEG-2 功能，那個這整個產品就被授權。這個授權合約並不是有限制使用領域的合約。

值得一提的是，2009年的授權合約內容就不一樣了。比如Article 2這個授權條款就被修改過，必須是Licensee自有品牌產品，或是Licensee自己決定不放品牌的產品：

而DirecTV跟其製造商在 "STBs Development Agreement" 中，約定賣給DirecTV的產品必須放DirecTV的品牌，如果不放也必須由DirecTV決定，而非製造商能自己決定：

所以上面基於2002年的授權合約可以主張的專利耗盡，依2009年的授權合約就不能主張了。

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從上面的內容，很明顯的可以看出，DirecTV是否能夠主張專利耗盡，跟其製造商簽的授權合約的文字內容有關。2002年的版本就讓DirecTV可以主張，2009年的版本就不行。

從代工廠商的觀點來看，由於其被告機率比品牌廠商低，所以代工廠會簽專利授權合約，多半是為了保護品牌客戶。這時一定要確保其所簽署的合約能達到目的才行。否則如果代工廠自己沒有品牌產品，卻簽了一份類似上面2009年版本的授權合約，只會害到客戶，又害到自己而已。

代工廠的法務在審專利授權合約的文字時，關於這點真的要特別注意。從這個案子學到的，是包括授權產品的定義、授權的範圍、是否限於自有品牌產品、是否須直接賣給end user或限於經由自己配合的通路賣給end user，有沒有限制使用領域條款等等，都需要注意。

從品牌廠商的觀點來看，如果自己不取得授權，而是要倚靠別人 (比如代工廠) 簽的合約來保護自己，最直接的問題是別人會基於合約的保密義務，拒絕揭露具體合約的文字內容，這讓品牌廠無法確定到底哪些被保護，哪些沒有。

這時品牌廠就冒著一個不確定的風險。即使跟代工廠的合約，約定代工廠必須Represent and Warrant其所簽的合約可以保護客戶，且當出錯時代工廠需擔保，品牌廠還是要冒著產品被禁止銷售、被海關擋貨、在展場產品被搜索扣押、品牌形象受損等難以用金錢擔保的風險。而這些當品牌廠跟多個代工廠配合時，會更複雜。

基於品牌廠商被告的機率比代工廠商高 (像MPT告的就都是品牌廠商)，關於這一點的控管，品牌廠商需要花更多心思才行。不然訴訟光律師費就幾百萬美金，誰受的了啊。

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DirecTV還有其它的防禦方法，比如waiver、estoppel、以及substantial performance等等，值得看一下雙方的主張。

比如DirecTV說 "就算依2009年的合約，製造商對我的出貨其實沒被授權好了，但我的製造商還是有付授權金，MPEG LA也默默的收了啊，所以你現在不能再來告我了。" (我想如果履約付錢時不細看合約內容，就不管什麼都付錢的公司，應該會常發生這種事吧 ...。)

 MPT則說 "拍謝，我是2010年才加入MPEG LA，所以就算你講的對，我也只能針對2010年以後的產品不找你。而且，你付給MPEG LA的錢，根本無合約依據，所以也不算是在實質履行合約。"

雖然法官沒有就自己的推論多著墨，不過法官就這部份是駁回DirecTV的請求喔。所以以後審合約的人或是負責履行授權合約付權利金的人，就授權合約的履約，真的是要看清楚，不然錢付了還被告，或是害客戶被告，那就太慘了。

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其它兩點敬請期待後續的Part II 跟 Part III  !

給一般民眾的專利訴訟教科書來了：Jury Instructions of the Apple-Samsung Case

經過三個星期激烈的法庭攻防之後，雙方律師收工，現在就看陪審團的了。陪審團的作決定時，法官給的Jury Instructions是非常重要的文件。這個案子的Jury Instructions在雙方一陣攻防之後，最終版本終於在美國時間8月21日出來了。

強烈建議大家有空去看一下這份長達109頁的Jury Instructions (連Verdict Form都有22頁...我的天啊，陪審團好可憐)。由於這個案件雙方爭點很多，所以這份Jury Instruction內容很完整，一般專利訴訟會碰到的攻防點，這裡面幾乎都有了。此外，基於陪審團都是一般民眾，不見得懂專利，寫太多又恐怕陪審團看不懂或來不及看，所以法官用很精簡扼要的白話文，一步一步教陪審團許多基本概念，以作為陪審團判斷的依據。

所以這份Jury Instructions是完整又易讀，大家絕對都看的懂的，而且重點是它就是陪審團作決定的依據。對學打美國專利訴訟的人而言，幾乎是必讀啊。

在這109頁的文件中，謹針對之前提過的 "抄 (Copy)" 這點，摘錄部份內容給大家參考。

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之前我曾經對Apple強調Samsung是"抄" 的覺得奇怪，因為要證明侵權，除非要證明 "惡意" ，否則只需要證明客觀上兩者相同就好了。

隨著訴訟的進展，大家應該也看的出來，Apple好像真的卯起來想證明Samsung是抄的。Samsung也卯起來澄清它沒有抄。不過這真的跟willfulness才有關，跟infringement沒有關係。法官大概是為了怕陪審團搞混，在Jury Instruction No. 24，關於 "UTILITY PATENTS—DIRECT INFRINGEMENT" 裡加上這一段澄清這個觀念：

Whether or not Samsung or Apple knew its products or methods infringed or even knew of the other side’s patents does not matter in determining direct infringement.

關於Willfulness，法官在Jury Instruction No. 59的指示，是除了有侵權之外，當事人還必須說服陪審團另一方是  "acted with reckless disregard"：

In addition, to prove willful infringement, the patent holder must persuade you by clear and convincing evidence that the other side acted with reckless disregard of the patent it infringed.

至於 "reckless disregard"，Jury Instruction No. 59裡要求陪審團判斷的，剛好就是之前CAFC在Bard Peripheral v. W.L.Gore (Fed. Cir. 2012) 這個案子裡，提到的由陪審團判斷的事實部份的問題喔：

To demonstrate such “reckless disregard,” the patent holder must persuade you that the other side actually knew, or it was so obvious that the other side should have known, that its actions constituted infringement of a valid and enforceable patent.

最後，關於Willfulness，法官說陪審團可以考量兩個因素，這兩個大家仔細看看，剛好第一個是Samsung的主張，第二個是Apple的主張喔 !

A factor that may be considered as evidence that Samsung or Apple was not willful is whether it acted in a manner consistent with the standards of commerce for its industry.

A factor that may be considered as evidence that Samsung or Apple was willful is whether it intentionally copied a product of the other side that is covered by a patent.

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其它內容大家請自行看原文吧! 真期待陪審團早日作出決定。不管誰贏，另一方想必都會上訴吧我想。看來和解是遙遙無期，這官司真的有的打了。

可惜我化學生物都學的太差，不然我應該看的懂為什麼CAFC說基因序列是可專利標的。

2012年8月16日，美國聯邦巡迴上訴法院就Myriad案作出了一個爭議很大的判決：獨立的基因序列是可專利標的。

光看判決文前幾頁，一堆人發表意見書，三位法官也吵成一團 (一位部份協同意見書，一位部份不同意見書)，就知道這案子多難判了。

由於小的我化學生物都學的非常差 (泣)，看不太懂技術內容，所以恕我沒有能力作進一步介紹了。僅將重點節錄在下面給大家參考。詳細內容請大家看判決文原文，裡面可是從 "什麼是DNA" 開始介紹喔。


(1) 獨立的DNA序列是可專利標的，因為它不存在於自然中，而是人造的產物。


Myriad寫的其中一個獨立的DNA序列的claim如下：

1. An isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide, said polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2. 

CAFC主要的論點，在判決文第38頁跟第49頁可以找到。首先，CAFC說獨立的DNA分子並不存在於自然界，而是從實驗室取得的，是人造的產物。雖然它是從自然物取得的，但CAFC說所有的組合物都是啊：所有新的化學或生物分子，不論是用合成或分解而來，都是從自然物製作出來的。(意思是說如果 "從自然物取得就不是人造" ，那大概不會有人造製品了。)

至於到底基因序列在專利法下應不應該是可專利標的，CAFC說這是政策問題，應該由國會修法解決，而不是由法院解決。

CAFC會這樣說的原因，是現行美國專利法101條是明列四種可專利標的：機器 (Machine)、製品 (Manufacture)、程序 (Process)、以及組合物 (Composition of Matter)。獨立的DNA分子，依現行法怎麼看都像是組合物，沒辦法排除。所以除非修法，不然法院只好雙手一攤，無奈的說它是組合物，所以是法定可專利標的。


(2) 單純比對DNA序列的方法不是可專利標的，因為它是抽象心智活動


關於Myriad申請的兩項DNA序列比對方法：

1.  A method for detecting a germline alteration in a BRCA1 gene, said alteration selected from the group consisting of the alterations set forth in Tables 12A, 14, 18 or 19 in a human which comprises

analyzing a sequence of a BRCA1 gene or BRCA1 RNA from a human sample or analyzing a sequence of BRCA1 cDNA made from mRNA from said human sample with the proviso that said germline alteration is not a deletion of 4 nucleotides corresponding to base numbers 4184-4187 of SEQ ID NO:1.

1.  A method for screening a tumor sample from a human subject for a somatic alteration in a BRCA1 gene in said tumor which comprises

comparing a first sequence selected from the group consisting of a BRCA1 gene from said tumor sample, BRCA1 RNA from said tumor sample and BRCA1 cDNA made from mRNA from said tumor sample with a second sequence selected from the group consisting of BRCA1 gene from a nontumor sample of said subject, BRCA1 RNA from said nontumor sample and BRCA1 cDNA made from mRNA from said nontumor sample,

wherein a difference in the sequence of the BRCA1 gene, BRCA1 RNA or BRCA1 cDNA from said tumor sample from the sequence of the BRCA1 gene, BRCA1 RNA or BRCA1 cDNA from said nontumor sample indicates a somatic alteration in the BRCA1 gene in said tumor sample.

CAFC認為這裡的 "analyzing" 跟 "comparing" 都只是在比較兩個序列一不一樣而已。這是抽象的心智活動步驟，依美國聯邦最高法院的見解，不是可專利的標的。

(3) 篩選潛在癌症療法的方法是可專利標的，因為它有人為製品的轉換步驟


Myriad還申請了一個藉由比較細胞生長速率來篩選潛在癌症療法的方法：

20. A method for screening potential cancer therapeutics which comprises:

growing a transformed eukaryotic host cell containing an altered BRCA1 gene causing cancer in the presence of a compound suspected of being a cancer therapeutic, 

growing said transformed eukaryotic host cell in the absence of said compound, 

determining the rate of growth of said host cell in the presence of said compound and the rate of growth of said host cell in the absence of said compound and comparing the growth rate of said host cells, 

wherein a slower rate of growth of said host cell in the presence of said compound is indicative of a cancer therapeutic.

這個方法CAFC認為是可專利標的，原因是它的核心是一個人為轉換的細胞，而它是人為製造的，所以對它進行的各種程序都不再只是抽象的心智活動步驟。下面這兩段分別在原文的第56頁跟第61頁：

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最後，如果問我個人的想法，我想的其實跟Bryson法官在他的不同意見書裡講的一樣：樹葉不會因為被人摘下來就不是自然產物，腎臟也不會因為被人工摘除就變成人工產物，那DNA分子為什麼被從人體獨立出來就變成可專利的人工製品？

其實這個問題在判決文裡有回答 (在第52頁中間)，不過可能是我化學生物真的都學的不好吧，我看不是很懂，感覺不是很直接的回答。希望原告會再上訴一次! 加油!

借FTC 2011年的報告非常粗淺地簡介一下新的專利商業模式

根據新聞報導，柯達的專利拍賣，似乎沒有拍到好價錢。看來前去競標的兩大陣營 (1) Apple + Miscrosoft + Intellectual Ventures 跟 (2) Google + Samsung + LG + HTC + RPX都沒有用力地去競標。這對破產了的柯達來講，真是個壞消息。

值得注意的是，兩個競標的陣營都是 "有產品的公司 + NPE (Non-Practicing Entity) " 的組合。這兩個NPE可不是普通的NPE喔!

看來專利市場的商業模式，真的是在改變。如果對新的商業模式沒有一些基本概念，幾年後可能就看不懂別的公司的專利策略了呢。以下就借用2011年3月FTC的報告 "THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION" 第62-67頁的內容，非常非常粗淺地介紹一下近幾年來出現的，一些比較新的專利商業模式。

1. 專利主張與授權公司 (Patent enforcement and licensing companies)

這種公司是最原始的NPE：自己沒有產品，不作研發，其主要業務為買專利、賣專利、授權專利、以及提專利訴訟，並藉此獲利。

鼎鼎大名的Acacia就屬於這種公司。如果你是個小小發明人或小小公司，握有好專利，但沒錢也沒能力請律師跟大公司訴訟或談授權，你可以選擇把專利賣給Acacia。Acacia如果評估後決定買，可能會成立一個子公司買你的專利，並約定如果它收到錢，你可以抽成。然後Acacia就會開始發函給大公司或起訴了。藉由這種模式，Acacia聲稱其幫助了很多小小發明人或小小公司。


2. 訴訟投資公司 (Litigation finance firms)

如果不想把專利賣掉，小小發明人或小小公司的另一個選擇，是找一個願意資助你的金主，讓你去請律師跟大公司訴訟或談授權。這個金主除了錢，可能還會提供給你許多資源來幫助你。當然，如果成功收到錢，金主是要抽成的。這種公司就是所謂 Litigation finance firms。

Altitude Capital Partners就屬於這種公司。這個公司的網站很低調，只簡單講說 "我們有2億5千萬美金用來投資智慧財產權"。不過如果Google這個公司，就會找到它的一些故事，比如它如何間接告了包括Google、Facebook、Netflix、Macfee等等。故事挺精彩的喔。


3. 專利累積者 (Patent aggregators)

這最有名的當然是Intellectual Venture啦! 自2000年成立以來，它號稱累積了三萬多件專利，而且還在持續累積中。它大部份的專利都是買來的，買專利的錢都是從有賣產品的大公司收來的。

據了解Intellectual Venture的模式，簡單來講就是 "如果你投資我，我就不用我買來的專利告你，而去告別人；而且如果我告人或是授權收到錢，我還讓你分紅 (廢話因為你是投資者啊)。"  藉由這種模式，Intellectual Venture籌到了50億美金，並聲稱已經回饋了10億美金給它的投資者。

從2010年開始，Intellectual Venture開始提專利訴訟。(其實聽說更之前它就透過一千多個空殼公司在提訴訟了。) 由於它的專利太多了，被告很難說它 "一件Intellectual Venture的專利都沒用到"。也許這就是有那麼多人 (包括HTC跟緯創等) 付錢給它的原因吧。


4. 防禦型購買基金 (Defensive buying funds)

這種公司是由數家有賣產品的大公司為了抵抗NPE而出資組成的。其基本的商業模式，是買下專利，並授權給出資的會員。藉由這個模式，會員們就受到了保護。

這種公司比較有名的，是RPX跟AST。兩者最大的不同，是RPX買了專利之後，不會賣掉，而是累積起來，同時當會員被訴專利侵權時，可以借這些專利去反訴。AST則是買了專利，授權給會員之後，再把專利賣掉。買到AST賣的專利的專利權人，無法告AST的會員，因此只好去向其它公司收錢。

RPX跟AST的運作方式還有很多的不同，有興趣的人可以去它們的網站研究。要了解新的專利商業模式，這兩家公司的運作可是一定要了解的喔。


5. 中間人 (Intermediaries)

這包括專利仲介(比如ICAP Patent Brokerage)、專利拍賣商 (比如Ocean Tomo，後來被ICAP買下了)、專利顧問、專利授權代理人等等。這些中間人活化了各種專利交易，並讓專利交易更有效率。


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以上藉FTC的報告扯了一堆，都是一些很粗淺的概念。這些模式在國外，尤其美國，近幾年是如火如荼的在發展。其實台灣的IP Bank，也是一種新型態的專利商業模式，有興趣的話可以去了解一下，就近關心一下它的發展呦。

借用明基的案子再小談一下美國關稅法337條的 "Domestic Industry" 要件

繼上次的文章後，今天利用ITC在337-TA-741/749一案的Commission Opinion (part 1) (part 2)，小小談一下關於 "Domestic Industry" 要件，ITC在實務上是如何操作。

會選這個Opinion有三個理由：第一，它的原告Thomson Licensing是NPE (Non-Practicing Entity，之前俗稱的patent troll)；第二，它的被告全都是台灣廠商 (奇美、明基、佳士達、友達)；第三，它是比較新的Opinion (2012年7月6日)。這三個理由應該很充份了吧!

這個Opinion關於Domestic Industry的討論從108頁開始。我先把Commission考慮過的三個要點整理出來，大家一看應該就知道重點在哪了：

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1. Which of Thomson’s Activities Constitute Exploitation Through Licensing (p110)

關於這個要點，Commission考量了四點：

(1) Thomson LCD授權計畫相關的活動，包括員工的時間，使用的設備、出差、以及產品的採購等等；
(2)  Xerox/PARC專利資產的購買；
(3) 本件337調查，以及相關被暫停的地方法院的訴訟；以及
(4) 三件專利的舉發程序。

由於第一點雙方沒有爭議，Commission只針對後三點作出判斷。值得注意的，是Commission認為後三點都不足以構成所謂 "Exploitation Through Licensing"。(也許往後在其它的案子裡，這部份可以拿出來主張也不一定喔。)


2. What Did Thomson Invest in Licensing the Asserted Patents (p115)

關於這個要點，Commission重申它在Pioneer v. Garmin案 (就是"Navigation Devices" 這個案子，lnv. No. 337-TA-694) 的見解：對整個專利資產的投資，不一定就等同於對資產中幾個特定專利的投資。所以，Commission認為Thomson必須證明其投資的哪個部份可以被分配到被拿出來主張的專利才行。

這個要點Thomson過關了。主要的原因，是Thomson在跟被告談授權時，確實曾經把日後拿出來主張的專利拿出來談，而且看起來是大量聚焦在這些專利上 ( "heavily focused on the asserted patents among the group of patents in the portfolio") ，此外也確實簽了幾份涵蓋這幾個專利的授權合約。所以，Commission認為這幾件專利在Thomson的授權計畫中占有重要地位，進而認為Thomson已證明了它 "在這幾件專利上" 有投資。

可惜這部份的討論，很多內容被遮掉 ... 真想看看Thomson談判過程，或跟其它廠商簽署的授權合約的內容啊......。


3. Whether Thomson’s Investments in Licensing the Asserted Patents Are Substantial (p121)

這個要點的重點在 "Substantial"。Thomson也過關了。主要原因是Thomson就整個授權活動的投資不小 ( 它可是個大NPE啊)，所以既然依第2個要點的結論，其投資有一大部份可以關聯到現在主張的專利，那麼其規模當然是 "substantial" 了。

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整理以上，可以得到一個結論：

NPE 在ITC主張專利時，只證明對整個專利資產的授權活動有投資是不足以滿足 "Domestic Industry" 要件的，必須能夠證明其在 "拿出來主張的特定專利" 的授權活動上有實質的投資才行。

所以，比如說，我們的成大如果要去ITC告蘋果的Siri侵權，應該會直接被判定不滿足domestic industry這個要件吧。(也許就是因此，美國律師才帶成大去德州地方法院，沒去ITC。)

希望有人能把這點拿到上訴法院去，看看法院認不認同ITC的見解。Nokia沒這樣作真是可惜啊，只好等下個案子了。

Domestic Industry -- Nokia打錯方向?

CAFC在2012年8月1日針對Interdigital v. Nokia案的上訴作出了對Interdigital有利的判決。判決一出Interdigal第二天馬上就歡天喜地的發了新聞稿。這對Interdigital的股價，想必是有正面的影響吧。

除了產品是否侵權之外，這個判決文值得留意的，是與 "國內產業 (Domestic Industry)" 這個要件相關的內容。

依19 U.S.C. § 1337 條，專利權人聲請ITC展開調查時，必須滿足 "專利侵權對美國國內產業造成了傷害" 這個要件。其中所謂美國 "國內產業"，19 U.S.C. § 1337的規定如下：

Nokia在上訴時的主張，是Interdigital光證明它有授權活動 ("licensing activity") 是不夠的，還必須證明美國有 "與專利所保護的產品相關" 的產業才行。這個主張可以說是必輸無疑，因為這剛好跟1988年美國修法的立法理由背道而馳。搞不懂為什麼Nokia的律師為什麼堅持要往這方向去打。

真正可以打的方向，是主張Interdigital的授權活動與訴訟的專利之間沒有聯結 ("Nexus")。法官在判決文裡也說了：

"你沒有挑戰行政法官關於聯結的調查結果。你也沒有質疑行政法官作出很多正面調查結果的，Interdigial 的授權活動是否足夠構成國內授權產業。所以我駁回你關於這點的見解。"

我看了半天，感覺CAFC的這些話，似乎有點弦外之音呢。

所謂 "行政法官作出很多正面調查結果的，Interdigial 的授權活動是否足夠構成國內授權產業"，指的是現在已退休的Lukern法官當年在本案於ITC調查過程中，於2009年3月就Domestic Industry這個要件作出的Order No. 42。這個17頁的Order只講一件事：即使專利權人進行的是包裹式授權 (portfolio licensing)，沒有明確指出後來訴訟的專利，Domestic Industry這個要件還是可以滿足。

重點是這個見解並沒有經過Commission review。後來在2011年7月Pioneer v. Garmin案的Commission Order中，幾乎完全相同的狀況，Commission用了大概20多頁的篇幅，說明由於Pioneer採用包裹式授權，所以難以證明個別專利跟授權活動的聯結，進而無法證明Pioneer在用於訴訟的個別專利上，依法有 "substantial investment"。最後的結論，是Pioneer沒有滿足Domestic Industry這個要件。

這個見解幾乎是跟Judge Lukern在2009年的見解完全相反，對Nokia說不定是有利的呢。

所以，我個人覺得CAFC搞不好是在跟Nokia講說：

"阿你怎麼因為Judge Lukern法官2009年作過Order，就不針對 "聯結" 這點上訴咧？搞不好你提出2011年Commission的新見解，在我這邊就有機會贏了啊。你不提，我也就沒辦法了。唉。"

以上純屬小的我個人的想像跟猜測。大家就隨便聽聽看吧。

三星被法官因 "銷毀證據 (spoliation of evidence)" 處罰

蘋果與三星的訴訟，由於牽涉金額太大，所以雙方的律師可以看得出來是卯足了全力，能用的招幾乎都用了。其中有一件事，值得不熟悉美國訴訟的人注意：法官在7月25日作出Order，處罰三星 "銷毀證據 (spoilation of evidence)" 。以下整理法官Order的重點內容供參。

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三星在公司內部採用一個稱作 "mySingle" 的email系統。這個系統讓員工可以經由網頁存取郵件伺服器的電子郵件。員工如果覺得有需要，可以把email從郵件伺服器下載到自己電腦的硬碟裡備份。如果沒有備份，mySingle會每兩個星期自動刪除所有郵件伺服器裡的email，一但刪除，資料就沒了。

員工也被允許使用具有自動備份功能的Outlook來收發信件。不過如果要使用Outlook發信，須要主管批准才行。

在2010年8月4日蘋果對三星說明了三星的產品是如何侵害蘋果的專利之後，三星在2010年8月23日於公司內部發出了 "訴訟保存通知 (litigation hold notice)" ，要求員工保存所有跟合理可能預見的訴訟相關的文件。這個時間點發通知是對的。不過三星後續就沒有再follow-up，直到它被告。

在2011年4月15日蘋果起訴三星之後，三星於2011年4月21日又發了第二個 "訴訟保存通知" 給兩千三百位員工，而且在後續又發了幾次，給超過兩千七百位員工。除了發訴訟保存通知之外，三星內部的智財法務團隊連同外部律師還開了幾次說明會，教導員工如何保存文件。例如三星的IP Legal Team Director就在四月底開了四次說明會，並要求與會員工把學到的內容傳給他們的主管。

然而，三星沒有把mySingle的雙週自動刪除功能關掉。

在訴訟的過程中，幾位重要人士，比如設計Galaxy手機的部門最高主管，銷售Galaxy S產品的最高業務主管等等，他們都使用mySingle系統，且連一封email都沒有提供，或是只提供了幾封email。其它使用Outlook系統的員工，則每個人提供了六七千封的email。(哇! 光是檢視這些文件所燒的律師費就不得了了吧!)

法官考量以上狀況後，認為三星基於三個原因，應該因銷毀證據而被處罰：

(1) 三星沒有停掉mySingle的雙週自動刪除功能；

(2) 三星在自己也承認訴訟是合理可預見之後 (也就是在2010年8月那時候)，沒有充份地發出訴訟保存通知，並且長達七個月沒有跟催。然而三星後續的行動顯示他們明明知道該怎麼作；以及

(3) 三星沒有監控員工保存文件的狀況，以確保其遵循了訴訟保存通知。

處罰的方法是法官指示陪審團 (1) 相關的文件已被銷毀，以及 (2) 那些被銷毀的證據對蘋果有利。

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我想有些人可能會覺得，其實三星關於保留證據，已經作的蠻多的了。但是法官很明顯覺得 "還不夠"。發了訴訟保存通知，開了說明會之後，還要監控員工保存文件的狀況才行。

我在想，三星為什麼不把mySingle的那個 "雙週自動刪除功能" 關掉，而倚靠員工自己備份呢？我會這樣問是因為，這其實不是三星第一次出這個問題，七年前在Mosaid v. Samsung 案中，三星就已經基於同樣的原因被處罰過了。而且mySingle是三星自家的關係企業 "Samsung Data Systems" 在2000年作出來的，所以基於上次的教訓，三星應該可以特別客制化，強化它的文件保存功能才對。但是它卻沒有。

看看這究竟對三星會不會有什麼不良的影響吧!

蘋果真的很會說故事

蘋果跟三星在加州的專利侵權訴訟，7月30日就要開庭了。有媒體把這個開庭稱為 ''世紀開庭"，可見其受矚目的程度。

在開庭前，蘋果的Trial Brief跟三星的Trial Brief的公開版本也被人放上網路了。已經有媒體從這兩份文件裡挖出許多八卦，比如蘋果其實也是抄SONY的設計之類的。詳細內容大家有興趣的話可以自行參閱。

我想說的，是蘋果的訴訟律師 "真的很會跟民眾說故事"。

專利訴訟多半牽涉到複雜的法律爭點與技術內容，偏偏開庭面對的，是不一定懂 (而且多半不懂) 法律跟技術的陪審團。這時候訴訟律師的溝通能力就很重要了。律師必須能夠用最簡單的方法，讓陪審團了解發生了什麼事，並讓陪審團站在自己這邊。如果作不到這點，只會花時間解釋困難的論點，那官司大概會打的很辛苦。

蘋果在Trial Brief的一開頭，就用一句話把這個訴訟定調為 "Samsung被送上法庭，是因為他們抄我們的iPhone跟Pad。" 除了文字簡單清楚，蘋果的律師還用了一個很好懂的圖來輔助。

接著，蘋果才開始詳細陳述三星是如何侵害其設計專利、軟體專利跟商業表徵 (Trade Dress)。

我認為這真的很棒。很好的故事。

但是等一下。

其實蘋果只要說 "三星的產品跟我的權利範圍一樣" 就好，根本沒必要說三星 "抄"。所謂 "抄 (copy)" 通常會包括 (1) 實際上有接觸, (2) 主觀上有抄的意圖, 以及 (3) 客觀上兩者相同 (或極相似) 這三個部份。然而不論專利法下的設計專利或軟體專利，還是商標法下的商業表徵，要證明侵權，除非要證明 "惡意" ，否則只需要證明客觀上兩者相同就好了。相信懂專利的人，都會知道我在說什麼吧。

既然法律上怪怪的，那麼蘋果為什麼這樣作呢？

因為這樣講，陪審團最好懂。法律上的意涵，在此根本不是重點。"抄" 的概念很好理解，而且很容易把對方打成 "壞人"，是一個很好的故事。從這邊切入，最容易吸引陪審團注意，接著再解釋啥全要件原則啦，專利相對於前案是否無效啦之類的，陪審團就會聽了。

這也是為什麼三星的Trial Brief，一上來重點也是強調他們沒有抄，還扯到其實蘋果也是抄SONY的。我真的很想說，拜託，三星的律師真的是被蘋果牽著鼻子走。首先就算你們沒抄，只要兩者相同就侵權了好嗎？再者蘋果也是抄SONY的這點，關你三星是否侵權到底啥關係？扯來扯去只會越來越模糊，三星幹嘛順著蘋果的故事跟他們打？

看來蘋果不論賣產品，還是打官司，都很會說故事，而且是能讓一般人都能理解的，簡單好懂的故事。他們設計的產品也是簡單又好用。也許這也是蘋果成功的原因之一吧。

Samsung的平板沒有蘋果那麼酷

7月9日英國的法官作出了一個判決，指出Samsung的平板 "沒有蘋果那麼酷"。這個新聞馬上傳遍各大媒體，真不知道蘋果該笑還是該哭。

首先，很多人都搞錯了：法官並不是說Samsung的平板沒有蘋果的iPad那麼酷，而是說Samsung的平板沒有蘋果登記註冊的設計那麼酷。相信對專利略有概念的人，應該都知道這個基本觀念吧。

其次，從這個判決，可以整理出英國法官判斷設計侵權的流程如下：

1. "Informed User" (普通消費者，或者美國的一般觀察者)
2. "Design Corpus" (相關先前技藝)
3. Break down the design into features (將設計整體區分為幾個特徵)
4. For each feature, discuss: (就每個特徵討論：)
   4.1 Design Freedom (設計自由度)
   4.2 Occurrence in the design corpus (特徵在相關先前技藝中出現的狀況)
   4.3 Samsung Tablets’ similarity to this feature (被控產品與特徵的相似程度)
   4.4 Overall significance of this feature (特徵的整體重要度)
5. Overall impression of the design (設計的整體印象)
6. Overall impressions compared by Infromed user (普通消費者比對的整體印象)
7. Conclusion

可能有人已經看出來了，這個流程好像跟2004年智慧局函送各級法院的 "專利侵害鑑定要點" 的內容不太一樣，而是跟美國的流程比較相近。其原因很簡單：台灣2004年的鑑定流程，採早先美國的 "Ordinary Observor + Point of Novelty" 兩階段測試法，但這個兩階段測試法，美國自己已經在2008年的Egyptian Goddess案裡推翻了，改成只採 ''Ordinary Observor" 一階段測試法。英國用的方法，比較接近美國現在的 一階段測試法。所以當然會感覺不一樣。

過陣子有空的話，再去看看台灣智財法院實務上有沒有跟著改吧。

Guidelines for Examination in the European Patent Office (2012)

歐州專利局在2012年6月20日公告了新的2012歐洲專利局審查指南 (Guidelines for Examination in the European Patent Office (2012)。關於軟體專利的可專利性，在這個新版的指南中，於Part G新增了2010年版所沒有的兩個小節， 以下就來看看內容吧。


Part G, Ch. II, 3.7.1 User interfaces

這一節主要針對 "使用者介面" 的可專利性提出說明。其基本概念與所有的申請案一樣：先釐清申請的標的有沒有技術效果 (Technical effect)，如果沒有，就不是可專利的標的。如果有，就是可專利的標的，再進一步判斷有無實用性，新穎性跟進步性。

例如，在螢幕上擺放或安排物件的方式，通常不是使用者介面在技術方面的特徵。裝置顯示的訊息裡的內容，通常也不具技術性。

然而，如果這些特徵跟互動步驟或手段結合，或是跟機器內部的狀態相關，那就要看它們是不是達成某個技術效果所必要的，例如提升輸入裝置的精準度，或是降低使用者在與電腦互動時的認知負擔等等。它們所達到的技術效果，可能是一個更有效的人機介面。

以最近熱門的 "Apple滑動解鎖專利" 為例，它在歐洲的對應案是 EP 1964022B1 (Apple在歐洲也用這個專利提起訴訟)。在claim 1中，提到unlock image的滑動跟裝置的狀態 (lock state與unlock state) 相關，且這個unlock image是為了讓使用者可以解鎖裝置的一個圖形化的、互動式的使用者介面物件。藉由強調這些特徵，它就不僅僅是 "在螢幕上擺放或安排物件的方式"，而是具有技術效果的標的。可能這就是因此這個專利可以獲准，而沒有因為不符合EPC Article 52(2)(d) and (3) 而被核駁的原因吧。(有空再去EP Register看看能否調到當時的申請歷史檔案確認一下。)

Part G, Ch. II, 3.7.2 Data retrieval, formats and structures

這邊的重點是 "資料結構有可能具有技術效果，進而是可專利標的"，原因是某些功能性的資料在被電腦讀取之後，可能會產生如更有效率的資料處理、資料儲存、或是更高安全性的技術效果。

這邊如果有興趣，可以看一個之前BoA在2000年的判決 T 1194/97。當年Philips在其申請案的claim 4，申請一個 "record carrier for use in the system as claimed in claim 1"，其重點在這個record carrier 裡，"line synchronizations"、"line numbers" 、variable code length" 跟 "coded picture lines"  一起擺放。這個claim被BoA認定為有技術效果，因為這些資料具有功能性，機器讀取後可以以達到某種技術效果，所以其本身也具有技術效果。


如果大家有興趣，這邊有2010版跟2012版的內容對照表。看過2010版的人，可以直接看2012的新內容就好了喔。

Apple Granted Injunction Against Samsung Galaxy Nexus

繼上次針對Samsung Galaxy Tablet的禁制令之後，美國加州聖荷西法院於6月29日又針對Samsung Galaxy Nexus發出了另一份禁制令。這次這個禁制令的內容，基於以下兩點，個人覺得比上次重要的多。

首先是Apple主張的四篇專利內容。我個人感覺是Apple打了這麼多官司之後，看來 "夢幻專利組合" 終於出現了。

第一篇US 8,086,604跟 "使用單一介面搜尋多處資料" 有關，Apple主張這個技術就是Siri的搜尋功能，且Galaxy Nexus的 "Google Quick Search Box" 侵害了這個專利的claim 6跟19。這件專利是最重要的，因為最後Apple就是靠這個專利贏得禁制令。

第二篇US 5,946,647跟 "資料中如出現特定格式，就讓使用者可以直接執行特定動作" 的技術有關。比如在email裡如果有電話號碼，那個號碼就自動變成一個可以點擊的link，讓使用者可以直接點擊撥號。這個專利就是之前Apple在ITC告贏HTC的同一篇，此外它也在告Motorola的訴訟中出現，應該也算是重要專利吧。Apple主張 Ice Cream Sandwich裡的網頁瀏覽器侵害了這個專利的claim 1跟8。

第三篇US 8,046,721跟 "滑動解鎖" 有關，其重要性不用我多講了吧。Apple主張Galaxy Nexus侵害claim 7、8、12跟15。

第四篇US 8,074,172跟 "自動單字修正建議" 的功能有關。這個功能其實還蠻常見的，現在Apple主張它有這個功能的專利 (這個專利2011年12月6日才獲准)，且Galaxy Nexus侵害了claim 18、19跟27。

上面四篇專利的內容，跟目前Smartphone常見的功能有關，而且法官對四篇專利是否有侵權狀況，以及專利是否有效，都作了初步的分析。結論是都有侵權，而且Samsung提出的前案證據都不足以撼動這些專利的有效性。看來它們真的是夢幻組合。

再來是Apple拿到禁制令的原因。

在美國，其實要拿到禁制令不容易，因為在四個要件中，"不可修補的損害 (irreparable harm)" 這點很難證明。簡單來講，Apple必須說服法官，有些事不能用賠錢解決，如果現在不趕快禁止Galaxy Nexus的販賣，Apple會受到金錢難以彌補，而且無法回復原狀的損害。

在這個案子裡，Apple成功說服了法官，由於Apple跟Samsung是主要競爭對手，且Apple在自己的產品上也有實施四個專利的技術，如果不發禁制令，Apple會遭受 "長期的市場占有率流失跟不確定的下游銷售損失 (long-term loss of market share and unascertainable losses of downstream sales，這句話在第96頁)" 這個不可修補的傷害。而造成這個嚴重後果的原因，在於US 8,086,604跟Siri有關，而Siri是iPhone 4S及其後續產品的主打功能，所以如果被Samsung拿去用，後果很嚴重。其它三篇專利，法官都覺得後果沒有那麼嚴重。

講到這邊大家有沒有發現，咦，Apple說Galaxy Nexus侵害US 8,086,604的功能，不是 "Google Quick Search Box" 嗎？它跟Siri這個語音助理又沒關係，怎麼會推導出上面這個結論呢？ 就這個問題，相關內容在Order的第81到85頁，大家有空請自行參閱。

此外，所謂的 "長期的市場占有率流失跟不確定的下游銷售損失" 都是未來的事，而且都不確定，Apple要怎麼提出證明讓法官信服呢？關於這點可以參考一下第78頁下面的footnote 9及相關內容。

我只能說，Apple請的律師 (Morrison & Foerster的Harold McElhinny) 一定是很能言善道。往後大家如果有需要，可以考慮他們看看。 ^_^

Posner Dismissed Apple-Moto Lawsuit

Posner法官於美國時間6月22日正式駁回了Apple與Motorola的專利訴訟。他之前就已經打算駁回這個案子，不過後來還是針對是否核發禁制令的部份，給了兩造言詞陳述意見的機會。很明顯雙方陳述的意見，並沒有改變Posner法官的想法。

法官駁回這個訴訟的原因，是他認為雙方就其損害賠償與禁制令的主張都沒有提出足夠的證據。就專利訴訟我還真的是第一次看到打成這樣的。

關於損害賠償，Apple在提出了如下的論點："關於任何的侵權，即使沒有可衡量的損害賠償，也應該是個值得得到判決的損害 (any act of infringement, even if it gives rise to no measurable damages, is an injury entitling it to a judgment.) (請見判決文第9頁)"。這點應該是跟英美侵權法上的侵權行為與損害賠償的基本概念有關，超出我的能力範圍之外。不過法官提到專利侵權如果不能證明損害，有可能可以類比為 "無害的穿過你家草皮" 這類的案件，並獲判 nominal damages：

A patent is property too, and a suit to establish the validity or scope of a patent by means of a suit against an alleged infringer would be analogous to a “harmless trespass” suit, ... and could therefore justify an award of nominal damages if no injury were proved.

不過如果沒有損害，法官認為聯邦法院就nominal damages沒有管轄權 (判決文第10頁中間)：

I strongly doubt ... that a patentee can sue for nominal damages, at least not in a federal court given the meaning that the Supreme Court has given to the terms “Cases” and “Controversies” in Article III of the Constitution. Without an actual or prospective tangible injury, a federal court has no subject-matter jurisdiction.

這個判決文還有很多有趣的地方可以討論。比如關於Motorola向Apple請求售價2.25%的這個數字，連Motorola自己的律師都擺明說 "今天我沒法證明2.25%是個正確的數字" (判決文第17頁最下面到第18頁最上面)：

But the ultimate result would have to be, as a result of all the litigations, that Apple would pay Motorola whatever the standards-essential license negotiated fee would be.We say it’s 2.25 percent, but I'm not going to be able to prove to you that that’s the right number today.”

這實在是很妙。

我個人覺得法官好像不太喜歡Apple，有些話講的很酸。比如在第23頁，法官說Apple主張Motorola藉由侵權獲利，但儘管其有很多資源跟超棒的法律團隊，還用了三家事務所，卻仍然未能作到可被接受的最低標準 ... 也許是廚師太多搞砸了一鍋菜，或是這個侵權根本沒有剝奪Apple的獲利......：

Apple claims that Motorola profited from infringement by incorporating the desirable features of Apple’s patented technology into its own devices without either paying a royalty for a license to use the patents or incurring the cost of inventing around them. Apple has never contended that these benefits to Motorola of infringement cannot be quantified. It merely has failed, despite its vast resources and superb legal team, to do so in a minimally acceptable manner—failed whether because of mistakes in trial preparation (which even the best lawyers can make), or because too many cooks spoil the stew (Apple is represented by three law firms in this litigation), or maybe because the infringements did not deprive Apple of any profits (I’ll come back to this counterintuitive point).

其它部份有興趣者就自己看原文吧。想必Apple應該會上訴，藉時再看上訴法院怎麼說了。

CAFC: Objective Recklessness Is a Question of Law -- Bard Peripheral v. W.L.Gore (Fed. Cir. 2012)

美國聯邦巡迴上訴法院於2012年6月14日 (判決文首頁寫的是2011年.....那應該是寫錯了吧?)，在Bard Peripheral v. W.L.Gore一案中，作出判斷是否故意侵權時， "objective recklessness" (法律上我不確定怎麼翻，暫譯為 "客觀輕率") 這部份是法律問題的決定。

依美國專利法第284條，"法院可以將損害賠償的額度增加到最多三倍 (第二段第二句)"。實務上聯邦最高法院與聯邦巡迴上訴法院均認為，增加損害賠償必須有故意侵權。民事侵權是否有故意，基本上是事實問題，由陪審團決定。至於決定的方式，聯邦巡迴上訴法院在重要的 In re Seagate 一案中，將其界定為兩部份 (在判決文的第12頁中間可以找到)：

1. 儘管客觀上其行為有很高的可能會構成有效專利的侵害，侵權者還是作了 ("the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent")；以及
2. 這個客觀界定的風險被控侵權者已知悉，或是明顯到其應該知悉 ("this objectively-defined risk ... was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer")。

在Seagate案中，法院就曾講過，這標準如何適用，留到以後的案件再說。本案之所以重要，在於本案就是 "以後的案件" 。而且，本案中，聯邦巡迴上訴法院還說 "簡單地說故意是個事實問題把這個問題太簡化了 ("... we conclude that simply stating that willfulness is a question of fact over-simplifies the issue." 判決文第6頁的上面)" ，並把第1部份，也就是侵權者行為時是否有 "客觀上其行為有很高的可能會構成有效專利的侵害" 這點，認定為法律問題，而非事實問題。因此，此部份將由法官決定，而非由陪審團決定，上訴時上訴法院也可以從頭審理。

總之，從本案以後，關於故意的判定，大概變成這樣：

1. 先判斷是否客觀上侵權者的行為有很高的可能會構成有效專利的侵害：這是法律問題，由法官決定。
2. 再判斷這個客觀界定的風險是否被控侵權者已知悉，或是明顯到其應該知悉：這是事實問題，由陪審團決定。

舉發答辯與申請專利範圍解讀 -- 100民專上54號判決

智慧財產法院於2012年6月7日，在100民專上54號判決中，認為由於專利權人在舉發答辯的過程中，明示排除了某個原本可以被申請專利範圍的文字涵蓋的技術特徵，因此在解釋系爭專利申請專利範圍的文義時，該特徵不應被包括在文義範圍中。至於系爭專利曾經移轉過，而舉發答辯的過程，是前手所為，而非現在的原告所為這點，法院認為其效力亦及於受讓系爭專利之本件上訴人。

由於被告的產品，正好採用了被排除的技術特徵，因此這個文義解釋造成了侵權不成立，上訴被駁回的判決。

茲整理與申請專利範圍解讀相關的部份重點如下：

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1. 獨立項內容：

1.一種預鑄勾縫連續無縫接合建材，其主要係包括：依材料接合需要，經設計而能調整邊框曲線之軟性材料做為底材；及以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案；和舖灑其上之顆粒狀材料，所共同組成為其特徵者。

2. 被控侵權產品：

系爭產品主要係包括：依材料接合需要，經設計而能調整邊框曲線之網狀材料做為底材；及以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案；和舖灑其上之顆粒狀材料，所共同組成為其特徵者。

3. 爭點：

申請專利範圍第1項「軟性底材」之解釋有無包括設有網目之網狀底材？

4. 法院見解：

依92年1月11日公告系爭專利之說明書、圖式，以及98年3月21日公告更正之系爭專利申請專利範圍所示，其內容中就有關「軟性材料作底材」、「軟性底材」之內含並未明確界定其為「網狀材料作底材」、「網狀底材」，是以在解釋系爭專利申請專利範圍時，於審酌系爭專利說明書、圖式後，仍無法確定「軟性材料作底材」、「軟性底材」是否為「網狀材料作底材」、「網狀底材」，故就此部分文字之定義為何，即應參酌系爭專利申請時之歷史檔案。

而依系爭專利申請歷史檔案，系爭專利原專利權人楊美麟為因應第00000000N01 舉發案，在其所提出之專利舉發答辯理由書...答辯六、2.（第7 頁第2 至6 行）中明載：「因本案之底材為軟性材料，因此，本案可選擇預先於工廠將每一建材單元製作完成或於施工現場再製作，反觀，引證一之底材係為矩形網，該矩形網因設有網目，因此，碎石粒之粒徑需小於矩形網之網目，否則碎石將由網目掉落，故，只能於施工現場製作。」等語，足見系爭專利原專利權人楊美麟就系爭專利中所謂「軟性材料作為底材」、「軟性底材」等結構已明示排除設有網目之網狀底材實施形態。

準此，系爭專利申請專利範圍第1 項中所列之「軟性材料作為底材」... 應解釋為不包括設有網目之網狀底材，始符合原專利權人楊美麟於舉發答辯中之陳述意旨。而此一依據楊美麟答辯意旨所為之解釋，其效力亦及於受讓系爭專利之本件上訴人。

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