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2012年9月16日 星期日

專利在海關為什麼擋不到侵權產品?


關於S3在ITC告Apple專利侵權的第一件案子,之前ITC已經在2011年11月21日作出Apple不侵權的最終決定了。公開版本的Commission Opinion則稍晚才公佈。

這個案子淹沒在諸多更大的專利侵權訴訟中,所以大家可能沒有注意到它。不過在這個案子裡,ITC提出了一個值得注意的見解,在這邊跟大家介紹一下。

事情是這樣的:S3拿了4篇專利,共12個claims聲請ITC調查Apple的產品是否侵權。行政法官的初判認定Apple侵犯了3個claims,其中apparatus claim、method claim以及data structure claim剛好各一個。其它9個claims行政法官認為都無效。

到了終判,委員會認為3個claims中的apparatus claim也無效。剩下的兩個claims分別是US 6,658,146的claim 16,以及US 6,683,978的claim 11。


US 6,658,146的claim 16是一種圖形檔案的編碼方法:


US 6,683,978的claim 11是一種圖形檔案的格式:


重點在關於最後的這兩個claims,委員會作出的見解。

首先,委員會認為,要ITC發出排除令,在海關把侵權產品擋下來,依關稅法的規定,必須是產品在 "進口的當下" 就侵權。如果不是在這進口的當下侵權,那麼ITC無法依法就Apple進口的產品發出排除令。


這個見解其實很值得討論,不過它不是這篇文章的重點,若有興趣,請直接看Commission Opinion裡的內容。委員會花了很大的篇幅推出這個見解。

從此見解出發,關於 US 6,658,146的claim 16,委員會認為它主張的是 "方法",由於Apple在進口的時候,這個圖形檔案的編碼方法沒有被使用 (是進口之後,消費者打開電腦才有可能使用這個方法),所以在進口的當下沒有侵權:


至於 US 6,683,978的claim 11 ,委員會認為它主張的是一種 "資料格式",由於Apple在進口的時候,產品裡沒有這個格式 (是進口之後,使用這個格式存圖檔,電腦裡才有可能存了這個格式的資料結構), 所以沒有侵權:


就這樣,S3在ITC輸掉了。

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借用一下S3這個案子,介紹一下軟體專利的claim撰寫的特點。雖然S3的技術是實現在繪圖晶片的電路裡,但我從claim看,覺得這個圖形格式與編碼解碼方法,說不定也可以用軟體來完成吧。(不過這又是另一個技術問題了。)

在撰寫Claim的時候,必須寫到能抓到潛在的侵權者。這是基本概念。有的時候claim的標的,會跟抓不抓的到潛在的侵權者相關。關於軟體專利,依一般的claim撰寫方法,會有三種 (而不是兩種) 請求標的可以寫:方法 (這是一個方法)、裝置 (這是一個物)、以及紀錄媒體 (這也是一個物)。在不違反發明單一性的前提之下,這三種不同的請求標的,可以抓到三種不同的侵權者。

如果請求的標的是方法,可以抓到的是使用這個方法的人,在軟體專利領域就是也就是使用這個軟體的人。這個人往往不是賣手機的人,而是使用手機的人,也就是消費者,或是廠內的測試人員。

請求的標的是裝置與紀錄媒體,可能可以抓到不同的侵權者,端看claim怎麼寫。在大部份情況下,裝置可能會寫成包括了處理器與記憶體,紀錄媒體則單純只是儲存了軟體的載體 (可能是記憶體、光碟片或記憶卡之類的)。這樣寫的結果,是如果販賣安裝了軟體的手機,則兩項可能都可以抓到賣方;如果只賣有軟體的記憶卡之類的,可能就只有紀錄媒體項可以抓到賣方了。

想像一下,如果 S3的圖形處理技術,是可以用軟體完成的,那麼應該可以寫出一項claim,標的是儲存了軟體本身的紀錄媒體。如果是這樣,S3到終判時,裝置claim被幹掉了,方法進口時無人使用,資料結構在進口時也不存在,就只剩軟體本身的紀錄媒體claim還有希望了。

其實這個案子還有一個問題,就是到終判時還活著的那個方法項,好像沒有完全對應的裝置項。如果有的話,S3也許還有機會也說不定。不過這是另一個問題,在此就不討論了。

如果需要例子的話,前陣子很熱門的Apple跟Samsung的專利訴訟案,Apple拿出來的其中一項Claim (US 7,844,915的claim 8),就是一個紀錄媒體claim喔。有興趣者也可以去下載來看看Apple是怎麼寫的喔。(另外兩項US 7,864,163的claim 50US 7,469,381的Claim 19都是包括了處理器與記憶體的裝置項,也可以順便看看。)

總結一下:寫軟體專利,記得有三項可以寫,三項有不同目的,可以在不同情況下抓到不同人,千萬別漏了喔。




2012年9月9日 星期日

工業標準基礎專利的侵權攻防 三之三:有專利池 (patent pool) 可跳嗎?


工業標準多半是由多個單位共同制訂,因此基礎專利很可能是分別由多個公司或研究機構持有。基於授權管理的考量,目前已經有越來越多的 "專利池" (patent pool) 出現,收集多個公司或研究機構的工業標準基礎專利,統一進行授權。

因此當有人拿著工業標準基礎專利出現,要求支付授權金時,其中一種因應方法,是調查這個專利是否與某個專利池有關,然後主張已獲授權、專利耗盡、或者乾脆去取得該專利池的授權。

有的時候,情況會變的相當複雜。幸好這種情況不常發生 ... 我也只看過以下MPT這一件。

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MPEG LA是一個很有名的專利池,其第一個專利授權計畫,是關於 MPEG-2的基礎專利授權。依據美國司法部的核准函,在1997年這個授權計畫剛成立的時候,其原始成員只有9個單位。Lucent Technologies Inc.是其中一家。

前面的第一部份中提到,Multimedia Patent Trust ("MPT") 是2006年Luncent跟Alcatel合併成為Alcatel Lucent的時候所成立的公司。MPT現在沒有網站了,不過依其合作夥伴IPValue的描述,當年在合併時,Lucent是把它的專利信託 (irrevocable trust) 給MPT,以收取專利金。在信託的專利中,有跟MPEG-2相關。

這中間不知道是哪個環節出問題,導致2007年MPEG LA對MPT、Lucent Technoligies以及Lucent Alcatel提起了違約訴訟。依據MPEG LA的新聞稿,MPT成立的 "唯一原因",就是要迴避Alcatel Lucent跟MPEG LA的合約承諾,以便向MPEG LA的MPEG-2專利被授權人收取更多的專利授權金:

... the only purpose of the transfer was to avoid Alcatel’s contractual commitment in order to extract additional royalties from MPEG-2 patent pool Licensees....

這句話我個人覺得,算是說的很重的了。

MPEG LA v. MPT這個訴訟,在2010年3月和解。依MPEG LA在和解後發的新聞稿,MPT承諾將專利送交MPEG LA審查,如果是MPEG-2基礎專利,那麼MPT會加入MPEG LA的MPEG-2專利授權計畫,成為授權人之一。如此MPEG LA的被授權人就不須要擔心MPT再用這些專利去找它們了。

這個訴訟很重要的原因,是在2007年時,MPT已經在跟多家公司進行專利訴訟了。也因此MPT跟MPEG LA的關係究竟如何,變的相當重要。比如前面的第一部份提到的,2010年MPEGLA與MPT一和解,2011年DirecTV馬上提出專利耗盡的防禦方法,就是一個例子。如果不弄清楚,很多律師費可能會就這樣一直白白的燒下去吧。

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除了主張專利耗盡當事人不適格之外,當工業標準基礎專利的授權人找上門,還有兩點可以考量。

第一是釐清這個授權人與已知的專利池是不是有關。這在自己或上游已經取得專利池的授權的情況下,尤其重要。除了平常就需要收集相關的資訊之外,其實也可以直接問找上門的授權人,說不定可以得到最完整的第一手答案。通常授權人會說類似 "專利池並不禁止各授權人自己收取權利金,不過如果你已經取得專利池的授權,我就不能再跟你收了,所以你兩者擇一吧" 這種說法。

只不過,如果是2008年時問MPT,MPT搞不好會跟你說 "我們跟MPEG LA無關" 。由於不清楚MPT跟MPEG LA的關係究竟為何,也許可以採取拖延策略,等到關係釐清了再說。關於授權人與專利池的關係有爭議的狀況,都可以考慮採取這種方式處理。

第二是考慮要接受哪個授權。如果這個授權人與已知的專利池兩者擇一即可,而且上下游都沒有取得授權的話,可以考慮是否要先取得這個授權人的授權,日後再視情況取得專利池的授權。

比如ABCDE五個授權人,合組一個專利池P,收一台產品2美金的權利金。結果授權人A先找上門,要求1美金的權利金。此時可以考慮先付1美金給授權人A,兩年後 (當BCDE都找上門時),再付2美金給專利池P。

這邊主要的困難點,在於兩年後取得專利池P的授權時,兩年以來已經付給這個授權人A的權利金到底要怎麼處理。這必須在與這個授權人A簽署的合約中,事先約定好才行。實務上在跟專利池P協商時,專利池P通常會要求被授權人就合約生效日前的出貨,支付一定金額的lump-sum payment (其金額是可以談的) 以取得release。這個就這兩年出貨付給專利池P的lump-sum payment,跟兩年以來已經付給授權人A的權利金的關係要怎麼設計,就 ... 必須發揮一點想像力了。

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就三個部份小小總整理一下:

當有人拿著工業標準基礎專利出現,要求支付授權金時:

(1) 調查上游是否有授權,讓自己可以主張專利耗盡。

(2) 調查是否有專利共有的問題,讓自己可以主張對方當事人不適格。

(3) 調查是否有相關的專利池。

以上希望對大家有幫助。好歹MPT這幾年來也是歷盡艱辛,三種狀況都打過官司給大家看了,大家可別浪費了喔。^__^

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2012年9月3日 星期一

CAFC新見解:沒有直接侵權,卻有間接侵權 (我真的不懂 orz)


2012年8月31日CAFC在Akamai Tech. v. Limelight Networks與Mckesson Tech. v. Epic Systems兩案中,改變了長久以來關於 "引誘侵權 (Induce Infringement)" 的判斷標準。

這個案子上意見書給法院的單位,列到判決文第9頁才列完,然後連法官們自己都吵成一團 (6比5通過的,兩份不同意見書),可見它多具有爭議,多重要啊。建議大家有空的話請務必要看喔。

直接講重點。

如果是方法專利,以前關於美國專利法271條 (b) 的引誘侵權,成立的要件如下:

(1) 引誘人知道專利內容 ("actively"),
(2) 有引誘的行為 ("induces"),
(3) 存在實施方法專利的全部步驟的單一直接侵權人。("infringement of a patent")

從本案以後,關於方法專利,改成這樣:

(1) 引誘人知道專利內容 ("actively"),
(2) 有引誘的行為 ("induces"),
(3) 存在實施方法專利的全部步驟的 (可能是數個人,重點是這數個人沒有一個直接侵權,因為沒有一個實施全部步驟)。("infringement of a patent")

比如說,假設有一個方法專利,claim 1有ABCDE五個步驟,以下這兩種狀況,以前都不成立引誘侵權,因為沒有單一一個人實施了全部的步驟而直接侵權。但依新的要件來判斷,以後引誘侵權都會成立:

(1)  某甲在明知專利內容的情況下,自己實施步驟AB,並引誘某乙實施了步驟CDE,則某甲成立引誘侵權。(這就是Akamai Tech. v. Limelight Networks 案的狀況。)
(2)  某甲在明知專利內容的情況下,引誘某乙實施步驟AB,並引誘某丙實施了步驟CDE,則某甲成立引誘侵權。(這就是Mckesson Tech. v. Epic Systems案的狀況。)

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可能是被舊的成立要件洗腦太久了吧,我個人覺得這新的要件有點怪。怎麼會沒有直接侵權人,卻有間接侵權人呢?美國專利法271 (b) 的原文很簡單:

“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

我了解關於網路技術,舊的要件確實有漏洞,很多網路技術的方法專利,各個步驟其實是在不同伺服器上實施,所以找不到直接侵權者。但是要補這個漏洞,是不是應該由國會修專利法,改掉 "infringement of a patent" 這個文字?依現行條文,如果沒有 "infringement of a patent" 存在,法院可以說這條還是成立嗎?

以前寫網路相關技術的方法專利時,為了避免抓不到單一直接侵權人,都會儘量在方法項中,只放同一個人實施的步驟,避免同一項裡的不同步驟由不同人實施,日後沒有人直接侵權。但有時候真的很難寫 (因為有些技術真的就是兩個伺服器的互動啊,硬寫成一台很怪)。看來如果這個案子上訴失敗確定的話,以後方法項就比較好寫一點了。

最後,專利法間接侵權的概念,台灣現行法沒有。之前嘗試修法進去,但沒修成。看來甚至連美國,這個觀念都還沒完全搞定。我們就看看關於這個問題,未來的發展會如何吧。


2012年9月2日 星期日

工業標準基礎專利的侵權攻防 三之二:搞半天你沒有資格起訴啊?

上一篇之後,再來談談另一個工業標準基礎專利的防禦方法吧。

工業標準的基礎專利,多半是當年參與制定工業標準的人申請的。由於工業標準制定不易,所以可能會有制定者共同開發,或專利授權的特別約定。而這些特別約定,以及當年發生的事情,除非在美國被告後,請律師在Discovery過程中想辦法去看,否則有些外人根本就不會知道。

以下MPT涉入的這個訴訟就是一個例子:搞到後來Lucent有個專利根本當事人不適格 (lack of standing to sue)

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2002年Lucent告Gateway與Dell侵害其MP3相關的專利權。後來兩個案子都移到南加州,而且Microsoft本來沒被告,應該是因為要力挺它的大客戶 (或者是要盡合約的擔保義務 ...... ),2003年時決定自己跳進去參加這個訴訟,而且看起來還公親變事主,成為被告方的主角。

MPT在2006年成立之後,也跳進去跟Lucent一起成為原告,以及一起被上訴。

這個案子在當年非常有名,因為後來陪審團在2007年時,判Microsoft要賠15億美金的天價,而且這還是沒有故意侵權加倍賠償的結果。是的,Apple告Samsung的判賠金額已經算進故意侵權的加倍賠償了,都沒有打破這個紀錄喔。

事實上這個15億美金的損害賠償額,當年在post-hearing proceeding就被翻盤了。之後雙方都上訴,CAFC也在2008年9月25日作出了判決,支持地方法院的翻盤決定。

Microsoft的律師團當然不是省油的燈,訴訟過程中幾乎把該挖的歷史資料都挖出來了。

依據CAFC的判決文 (第5頁下半部開始),Lucent的前身AT&T在1988年時,跟德國公司Fraunhofer簽署了Joint Development Agreement (“JDA”),自1989年4月起,共同開發數位訊號的壓縮技術。這個JDA的架構很普遍:合約生效日之前雙方各自已開發的 "Existing Technology" 各自擁有,合約生效日之後共同開發的 "New Work" 則雙方共有,且雙方都可以非專屬授權給其它人。

後來這個技術被用在 ISO 11172-3 Audio Layer 3 這個工業標準裡。這個工業標準就是大家所知的 "MP3” 規格。

第一個問題來了:Lucent的5,627,938專利有四項claims,依JDA到底哪幾項屬於Lucent自己的 "Existing Technology",哪幾個屬於 "New Work" 呢?Lucent主張四項應該都是 "Existing Technology",所以專利權都是Lucent的,Lucent當然可以起訴。Microsoft則主張四項都是 "New Work",所以Lucent應該要跟權利共有人Fraunhofer一起起訴才對。重點是Fraunhofer絕對不會起訴的 -- 因為Fraunhofer已經授權給Microsoft使用其MP3相關的專利了。

關於這個問題,CAFC支持地方法院法官的見解:四項Claim中,第1跟第3項是  "Existing Technology",第2跟第4項是 "New Work"。這又引出了第二個更複雜的問題:

當專利權是A跟B共有,其中claim 1是A一個人開發的,claim 2是A+B兩個人開發的,那A可以不找B,自己拿整篇專利去告人,並且只主張自己開發的claim 1嗎?

這個問題很重要,CAFC說 "不可以! 因為B是整篇專利的共有人,所以要起訴就要一起起訴。"  詳細的推論從判決文第17頁的下半部開始,尤其是第18頁最後一行開始的這個概念:


有人可能會覺得這不太合理 -- Lucent也這樣覺得。CAFC關於這點,表示 "啊你爸爸AT&T當年可以選擇把  "Existing Technology" 跟 "New Work" 分兩個申請案分開申請,但你爸爸選擇不這樣作,所以你現在只好找共有人一起起訴啦" :


Lucent 站起來告人,喔不,是單獨起訴的適格性,就這樣飛了。

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先順便提一下:如果公司有跟別人簽JDA,關於專利權的歸屬,可能要想一下怎麼約定。共有其實不是一個好約定,除了告人不方便之外,也不利於專利的金錢化。本案就是一個例子。當然這一切都要看合約的文字內容。法務審約時,這些點可能都要先想到。

回到正題上。通常下游的廠商,對工業標準的制定過程都不熟悉。尤其是實施在料件裡的工業標準,更是如此。而專利權人如果大家仔細觀察,有很多都只告不懂這些東西的下游廠商。這時就需要上游廠商的支援了。

所以當下游廠商被告,除了要求上游廠商擔保之外,另一個記得要作的,是詢問上游廠商跟標準制定有關的資訊,以作為律師擬定防禦策略的參考。然後在Discovery過程中,一定要記得跟律師說,想辦法儘早去Discover當年工業標準制定時,曾經發生過的事情的相關文件。尤其當你自己,或是你的上游廠商,已經為了同一個工業標準付過錢給另一個人之後,一定要看看當年有沒有類似本案中的共同開發合約存在。

本案就是這個狀況。我想如果Microsoft不跳進去打,Dell跟Gateway可能需要花更多心力這個點。而且它最後簽涉到原告跟第三人簽的JDA的內容 ---- 律師還要能夠想到要去找看看有沒有這種東西才行。

另一個有名的例子,是Rambus主張DRAM相關的專利權,結果被Infinion挖出當年Rambus在JEDEC訂規格時作的事情,差點讓Rambus被認定是詐欺而無法主張專利。不過後來CAFC駁回了地方法院關於詐欺的認定,不過Rambus應該是嚇出一身冷汗了吧。這個案子相關的資料網路上很多,有興趣者可以自己找一找喔。

有時候情況會變的很複雜。以代工廠商為例,說不定工業標準相關的料件,根本不是自己買,而是品牌客戶 Consign或Buy-Sell來的。因此自己跟上游料件商之間,還沒有直接的合約關係。這就看被告時,負責處理這個訴訟的法務的操盤能力,以及跟自家業務與採購配合的夠不夠緊密了。

台灣的下游系統代工廠商或品牌廠商,很多都不熟悉工業標準制定這一塊。就算加入Forum或標準組織,也只是單純為了能早點取得其它人定好的規格書,以便開發產品而已。真的在訂工業標準的,有,但是不多。把工業標準的制定連結到專利策略的,就更少了 (但不是沒有喔)。在這種情況下,法務也只能靠看判決文,了解一下別人是怎麼打的,並儘量吸收業界關於標準制定的狀況,來作為自己的參考了。

無論如何,只要有基本的防禦方法概念,實務怎麼運作,就看個案吧。沒有概念也沒關係 -- 花錢找個夠強的美國律師來cover也行。這個案子Microsoft找的Fish & Richardson就很不錯 (也很貴......) ,可以列入考慮喔。


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敬請期待後續的 Part III  !




2012年9月1日 星期六

工業標準基礎專利的侵權攻防 三之一:到底專利耗盡了沒啊?


2012年8月29日Apple的專利訴訟又多了一件:Multimedia Patent Trust (MPT) 在南加州地院告Apple侵害其與影像編碼技術相關的美國第5,500,678號專利。事實上MPT之前在2010年就告過Apple專利侵權,不過當年那個案子裡,MPT並沒有對Apple主張這個美國專利,僅對同案的其它被告 (Cannon、LG、TiVo) 主張。也許是因為今年7月MPT嘗試藉由修改訴狀來對Apple追加這個專利被法院拒絕,MPT才另起一個新的訴訟吧。

MPT是2006年Luncent跟Alcatel合併的時候所成立的公司。當年Lucent把它的專利不可撤銷信託(Irrevocable Trust) 給MPT,方便專利的金錢化 ...... 簡單來講就是信託成立一個專利公司收錢就對了。這些專利與早期Bell Labs研發出來的影像編碼解碼技術相關,MPT聲稱這些技術現在被運用在MPEG-2, MPEG-4, H.263 跟 MPEG-4, Part 10 (H.264) 這些工業標準裡。也就是說它所有的專利,是這些工業標準的基礎專利。

工業標準基礎專利的特色,是因為它跟工業標準相關,所以只要產品跟工業標準相關,專利權人 (或有權起訴之人) 就可以提起訴訟。因此被告往往是一票公司。而且,如果專利真的夠好,被告很難用不侵權來防禦。如果當初申請時有用心,主張專利無效也不容易。

茲利用MPT這家公司在過去的訴訟中,被告用了哪些防禦方法,分三次整理一下內容,以及其分別需要注意的事項。

第一篇先介紹跟專利耗盡有關的攻防。這個應該最常見。

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2009年2月13日,MPT在南加州地院告了包括DirecTV, Proview, Visio等一堆公司專利侵權。上面提到的美國專利第5,500,678號專利,在這個案子也有出現。

面對MPT的訴訟,DirecTV在2011年7月29日請求部份即決判決,主張部份的被控侵權產品,上游製造廠商已經取得MPEG LA的授權,所以MPT的專利權對該些產品已經耗盡。法院在2011年9月26日作出了Order,部份同意了DirectTV的主張。

 (關於MPT跟MPEG LA的關係很有趣,詳見之後第三部份的說明) 

這邊值得注意的,是所謂 "製造廠商已經有授權" 的那個授權內容到底是什麼。根據Order,DirecTV的製造商分別於2002年跟2009年跟MPEG LA簽了兩份專利授權合約,在Order的第9頁到第10頁,節錄了製造商於2002年所簽的合約中,關於 "Sale" 這個字的定義:


MPT主張,DirecTV並不是所謂 "end user",而且製造商賣給DirectTV再賣給消費者,也不算是 "through a chain of distribution",所以製造商依其合約銷售MPEG-2 STB給DirecTV,不算是依其授權合約的 "Sale",專利權也因此尚未耗盡。

這個主張並不被法官接受。法官認為,由於 "end user" 跟 "through a chain of distribution" 在合約本身沒有定義,所以它們應該依一般的意義來被解讀,並表示由於所謂 "chain of distribution" 並不限於 "Licensee's chain of distribution",所以 "through a chain of distribution" 應該不僅限於製造商自己品牌產品的經銷商,而是還包括製造商賣給DirectTV再賣給消費者這種狀況才對。

此外,關於授權產品的定義,MPT主張製造商於2002年所簽的合約是一個有限制使用領域 (field-of-use restriction) 的合約:它只涵蓋MPEG-2的產品。如果產品同時涵蓋MPEG-2跟MPEG-4,是不被該合約涵蓋的。

這個主張也不被法官接受。依據合約的內容,所謂 "Licensed Product" 的定義很簡單,就是 “any product . . . licensed under Article 2”,而Article 2是一般授權條款:“the Licensing Administrator hereby grants to Licensee a . . . sublicense . . . to make, have made, use, and sell, offer for sale or otherwise distribute MPEG-2 Decoding Products.”   "MPEG-2 Decoding Products"  的定義想必也沒什麼特別,所以法官連提都沒提。基於這些內容,法官認為只要產品有MPEG-2 功能,那個這整個產品就被授權。這個授權合約並不是有限制使用領域的合約。

值得一提的是,2009年的授權合約內容就不一樣了。比如Article 2這個授權條款就被修改過,必須是Licensee自有品牌產品,或是Licensee自己決定不放品牌的產品:


而DirecTV跟其製造商在 "STBs Development Agreement" 中,約定賣給DirecTV的產品必須放DirecTV的品牌,如果不放也必須由DirecTV決定,而非製造商能自己決定:


所以上面基於2002年的授權合約可以主張的專利耗盡,依2009年的授權合約就不能主張了。

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從上面的內容,很明顯的可以看出,DirecTV是否能夠主張專利耗盡,跟其製造商簽的授權合約的文字內容有關。2002年的版本就讓DirecTV可以主張,2009年的版本就不行。

從代工廠商的觀點來看,由於其被告機率比品牌廠商低,所以代工廠會簽專利授權合約,多半是為了保護品牌客戶。這時一定要確保其所簽署的合約能達到目的才行。否則如果代工廠自己沒有品牌產品,卻簽了一份類似上面2009年版本的授權合約,只會害到客戶,又害到自己而已。

代工廠的法務在審專利授權合約的文字時,關於這點真的要特別注意。從這個案子學到的,是包括授權產品的定義、授權的範圍、是否限於自有品牌產品、是否須直接賣給end user或限於經由自己配合的通路賣給end user,有沒有限制使用領域條款等等,都需要注意。

從品牌廠商的觀點來看,如果自己不取得授權,而是要倚靠別人 (比如代工廠) 簽的合約來保護自己,最直接的問題是別人會基於合約的保密義務,拒絕揭露具體合約的文字內容,這讓品牌廠無法確定到底哪些被保護,哪些沒有。

這時品牌廠就冒著一個不確定的風險。即使跟代工廠的合約,約定代工廠必須Represent and Warrant其所簽的合約可以保護客戶,且當出錯時代工廠需擔保,品牌廠還是要冒著產品被禁止銷售、被海關擋貨、在展場產品被搜索扣押、品牌形象受損等難以用金錢擔保的風險。而這些當品牌廠跟多個代工廠配合時,會更複雜。

基於品牌廠商被告的機率比代工廠商高 (像MPT告的就都是品牌廠商),關於這一點的控管,品牌廠商需要花更多心思才行。不然訴訟光律師費就幾百萬美金,誰受的了啊。

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DirecTV還有其它的防禦方法,比如waiver、estoppel、以及substantial performance等等,值得看一下雙方的主張。

比如DirecTV說 "就算依2009年的合約,製造商對我的出貨其實沒被授權好了,但我的製造商還是有付授權金,MPEG LA也默默的收了啊,所以你現在不能再來告我了。" (我想如果履約付錢時不細看合約內容,就不管什麼都付錢的公司,應該會常發生這種事吧 ...。)

 MPT則說 "拍謝,我是2010年才加入MPEG LA,所以就算你講的對,我也只能針對2010年以後的產品不找你。而且,你付給MPEG LA的錢,根本無合約依據,所以也不算是在實質履行合約。"

雖然法官沒有就自己的推論多著墨,不過法官就這部份是駁回DirecTV的請求喔。所以以後審合約的人或是負責履行授權合約付權利金的人,就授權合約的履約,真的是要看清楚,不然錢付了還被告,或是害客戶被告,那就太慘了。

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其它兩點敬請期待後續的Part II 跟 Part III  !