美國多方複審 "請求時" 合理可提出的無效理由，最終書面決定後不能再提出

美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在2022年2月4日的Caltech v Broadcom案，確認了多方複審請求中已提出的以及合理可提出  (而非PTAB受理的) 的無效主張，若專利審理暨上訴委員會 (PTAB) 已做出最終書面決定，在地方法院跟國際貿易委員會就都不能再提出了。以下整理相關內容供參。

判決原文：THE CALIFORNIA INSTITUTE v. BROADCOM LIMITED (Fed. Cir.  February 4, 2022)

判決內容概述

美國專利法 35 USC 315(e) 規定，如果PTAB已經依318條作出了最終書面決定，那麼無效聲請人在多方複審中提出的，以及合理可以提出的 (reasonably could have raised) 無效主張，在地方法院跟國際貿易委員會都不能提出了。

之前有個問題，是甚麼叫做 "在多方複審中提出"。關於這個問題，2016年CAFC曾經在Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., 817 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2016) 一案中，認為多方複審程序是從PTAB同意受理開始，不是從遞交petition開始。所以要判斷35 USC 315(e) 的範圍，要看PTAB同意受理的範圍才行。

然而，Shaw有個重要背景，是當年PTAB可以只受理請求人的無效理由的一部份。也就是說，PTAB受理的無效理由，跟一開始petition提出的無效理由，有可能是不同的。最後PTAB的最終書面決定，只會針對其所受理的部分做出。所以當年35 USC 315(e) 的範圍，要看PTAB同意受理的範圍而定。

這個部份受理的做法，後來2018年被聯邦最高法院在重要的SAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018) 中推翻。聯邦最高法院認為，PTAB不能部份受理。如果受理，就必須審理請求人的全部無效理由才行。

因此，在本案中，CAFC推翻了自己之前Shaw案的見解。往後35 USC 315(e)的範圍，再也不是PTAB受理的範圍，而是多方複審的petition中提出的無效理由，以及合理可以提出 (而未提出)的無效理由：

Accordingly, we take this opportunity to overrule Shaw and clarify that estoppel applies not just to claims and grounds asserted in the petition and instituted for consideration by the Board, but to all claims and grounds not in the IPR but which reasonably could have been included in the petition. (判決文第23頁)

本案Broadcom跟Apple在地院的無效主張，被法院拒絕受理。原因是相關前案在Broadcom跟Apple於PTAB遞交多方複審的petition時就知道了，所以理論上，它們可以在PTAB的請求狀中提出這些無效理由，但卻沒提。法院認為這構成在多方複審請求狀(petition) 中 "合理可以提出而未提出" 的無效主張，因此不能在法院再主張了。CAFC維持了這個見解。

實務注意事項

CAFC的這個見解，其實是聯邦最高法院SAS案之後的必然結果。所以CAFC不需要全院庭審，就推翻了自己以前的見解。

在提出多方複審的petition之前，前案的內容與petition中的無效主張，必須再三確認。因為包括沒有在petition中提出，但是 "合理可提出" 的無效主張，也會在PTAB做出最終書面決定後，無法在法院及ITC提出。換言之，多方複審的petition一提出，就會形成一個重要的法律效果。

本案中，法院只是因為當事人在提出多方複審之前，就已經知道前案，就認定當事人可以在多方複審的petition中，提出這些前案相關的無效主張。因此這些未提出的前案與無效主張，就都成為 "合理可提出 (但未提出)" 的主張了。

請注意這個範圍非常廣。往後很可能是只有與在提出petition之後才知道的前案，才不會被認為是在petition中 "合理可提出 (但未提出)" 的無效主張了。這相關的訴訟策略，必須跟美國專利律師事先討論好，以免不當地放棄了原本可主張的無效理由。

如果針對系爭專利，做了多次前案檢索，往後請注意收到檢索報告的時間，跟提出petition的時間的關係。例如，後面的檢索報告，可以考慮安排在提出petition之後再收到，如此若找到更好的前案，不會被專利權人基於315(e)主張不可在法院再提出。如此可以降低訴訟與無效程序相關的不必要風險。