美國專利局長關於Fintiv Factors的備忘錄

近年來專利審理與上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, "PTAB") 就同時有地院訴訟中的專利，是否受理領證後無效程序的請求，近年來均採用Fintiv Factors做為考量依據。美國專利商標局長Katherine K. Vidal對此於6月21日發出備忘錄，改變了依據Fintiv Factors來判斷是否受理的做法。以下快速整理重點供參。

關於PTAB何時可基於當事人未主張的反對理由，來拒絕專利權人在多方複審程序中的修正："易於識別的證據例外"

針對多方複審程序中，若專利權人請求修正請求項，PTAB是否可以主動基於複審請求方未主張的反對修正理由，來拒絕專利權人的修正，CAFC在2022年3月的Hunting Titan v. DynaEnergetics一案中，提出了重要的 "易於識別的證據例外 (readily identifiable evidence exception)"。以下簡單整理重點內容，並附實務建議供大家參考。

美國多方複審 "請求時" 合理可提出的無效理由，最終書面決定後不能再提出

美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在2022年2月4日的Caltech v Broadcom案，確認了多方複審請求中已提出的以及合理可提出  (而非PTAB受理的) 的無效主張，若專利審理暨上訴委員會 (PTAB) 已做出最終書面決定，在地方法院跟國際貿易委員會就都不能再提出了。以下整理相關內容供參。

美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210701-20210710)

這次整理了原告操縱審判地 (venue) 以及多方複審的基本攻防流程，提供給大家參考。其中原告操縱審判地這個議題比較重要，值得留意。PTAB的多方複審過程中，專利權人提出contingent motion to amend的攻防也值得一看。

[重要] 美國聯邦最高法院：PTAB因超過法定一年期限而不受理多方複審的決定為不可上訴 (Thryv v. Click-to-Call, April 20, 2020)

美國聯邦最高法院在4月20日針對Thryv v. Click-to-Call案，以7:2作出重要判決，撤銷了CAFC之前關於 "PTAB因超過法定一年期限而不受理多方複審的決定為可上訴" 的見解，認為PTAB因超過美國專利法第315(b)條的一年期限而不受理多方複審的決定，依美國專利法第314(d)條為不可上訴。

CAFC全院庭審判決：送達後撤銷的訴狀可觸發一年的多方複審期限 (Click-to-call Tech LP v. Ingenio, Inc. (Fed. Cir. August 16, 2018))

在今年一月聯邦巡迴上訴法院作出CAFC全院庭審判決，認為美國專利商標局的專利審理暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, "PTAB") 依美國專利法第 315(b) 條拒絕開始多方複審的決定變成可上訴，以及今年四月與五月聯邦巡迴上訴法院認為負擔保義務的供應商可能是客戶的利害關係人，因而可能觸發315(b)的一年期限之後，本月聯邦巡迴上訴法院又針對送達後隨即撤銷的訴狀，是否可觸發一年的多方複審期限一事，做出全院庭審判決 (而且還罕見的是做在註腳裡)。以下整理本判決的重點，以及今年一連串相關判決對訴訟管理實務上所造成的影響。

CLICK-TO-CALL TECHNOLOGIES, LP v. INGENIO, INC. (Fed. Cir. August 16, 2018)
之前的Wi-Fi案與Westerngeco案整理 (Fairsky Patent Memo, May 15, 2018)

之前的Wi-Fi案整理 (Fairsky Patent Memo, January 9, 2018)

供應商擔保責任 v. 多方複審時限問題：Wi-Fi案與Westerngeco案整理

聯邦巡迴上訴法院近期連續在兩個判決中，討論供應商與客戶間的擔保責任約定，是否會引發多方複審需在訴狀送達後一年之內提起的時限問題，值得相關法務智財人員留意。以下快速整理兩個判決的重點，供大家參考。

CAFC全院庭審判決：PTAB依315條拒絕開始多方複審的決定變成可上訴 (Wi-Fi One v. Broadcom, CAFC January 8, 2018)

針對 "專利局因聲請人收到訴狀後已超過一年而拒絕開始多方複審程序的決定為不可上訴" 這點，2018年1月8日美國聯邦巡迴上訴法院作出重要的全院庭審判決，推翻了之前的見解，改為可上訴。以下整理重點供參。

判決文：Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp. (Fed. Cir., January 8, 2018) (en banc)
被推翻的Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc., 803 F. 3d 652 (Fed. Cir., 2015)

35 U.S.C. § 315(b) ("An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent....")

35 U.S.C. § 314(d) ("The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.")

CAFC en banc：多方複審程序中修改請求項，改由請求人證明其不具可專利性：Aqua Prod. v. Matal (Fed. Cir., October 4, 2017) (en banc)

10月4日美國聯邦巡迴上訴法院以全院庭審判決，針對 "在多方複審程序中修改的請求項，究竟是誰就其有效與否負舉證責任" 此一問題做出見解，推翻了之前 "應由專利權人舉證證明修改的請求項有效" 的見解，改為 "應由無效程序的請求人舉證證明修改的請求項無效"。

此一見解關係重大，而且是個值得上訴到聯邦最高法院的議題。光看法官們吵成一團，就知道這議題有多複雜了吧。


判決文：AQUA PRODUCTS, INC. v. MATAL (Fed. Cir., October 4, 2017) (en banc)