聯邦最高法院判決
Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. (Supreme Court, June 13, 2016)
專利權人的移審請求
Petition for a writ of certiorari (June 22, 2015) (Represented by Fish and Richardson)
聯邦巡迴上訴法院判決
Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F. 3d 1371 (Fed. Cir., October 22, 2014)
Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F. 3d 649 (Fed. Cir., March 23, 2015)
之前Fairsky Patent Memo的相關文章
Supreme Court to review willful infringement (Halo and Stryker)
CAFC: Objective Recklessness Is a Question of Law -- Bard Peripheral v. W.L.Gore (Fed. Cir. 2012)
關於美國專利法第284條的三倍賠償，成立要件究竟為何一事，美國聯邦最高法院在Halo案中作出重要判決：(1) 推翻了聯邦巡迴上訴法院2007年在Seagate案中建立的兩步測試法，(2) 降低了原告的舉證責任，並且 (3) 改變了上訴法院的審理範圍。
案件背景
原告Halo Electronics, Inc. ("Halo") 是電路板上的表面安裝元件 (surface mount package) 的供應商，被告Pulse Electronics Corp. ("Pulse")是其在亞洲的競爭對手。Pulse出貨的主要客戶之一，是美國公司Cisco在亞洲的製造商。
交易模式很常見：Cisco會先跟Pulse簽一份主約，約定製造能量、保證最低價格、以及出貨前置時間等。主約簽了之後，針對特定的元件，Cisco日後會再用訂單來跟Pulse確定具體的價格跟出貨量，以便Pulse出貨給Cisco的亞洲的製造商。Cisco的亞洲的製造商將Pulse的元件組裝成網路路由器，再出貨給Cisco。
2002年時，Halo發函給Pulse，詢問Pulse是否要取得Halo包括US 5,656,985 ("985專利"，訴訟中的代表請求項是claim 6) 在內等專利的專利授權。Halo收到信之後，找了一個工程師看了約兩小時，然後認定Halo的專利無效。就這樣。沒有尋求專家意見，沒有律師意見，甚麼都沒有。後來Pulse的證人在法庭作證時，也明白表示，他並沒有察覺到，公司內部有任何人有意識地做出了 "可以繼續賣這些產品" 這個結論。
2007年Halo受不了了，起訴Pulse專利侵權。地方法院的陪審團最後做出四點結論：
地方法院的這個見解，聯邦巡迴上訴法院支持。這中間其實有個奇怪的地方，是Pulse所主張的，專利為顯而易見的防禦方法，其實是被告之後才提出來的，而非當初賣產品時就有這個信念。然而，這點並沒有被聯邦巡迴上訴法院接受，因為上訴法院認為 "行為人主觀的想法，在判斷objective inquiry時是不重要的"。這一點其實是後來最高法院覺得最有問題的地方。
2007年Seagate兩步測試法
關於之前聯邦巡迴上訴法院2007年在Seagate案中建立的兩步測試法，請參考這邊的整理。所謂的兩步，是指：
以上兩步必須都成立，才成立故意侵權。
2016年聯邦最高法院見解
在本案中，聯邦最高法院幾乎是把2014年Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.以及Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc.這兩個案子的論理架構 (這兩個案子是關於美國專利法285條，被告可向原告請求律師費的問題) 整個搬過來。對該兩案有印象的話，看本案判決文就會很快。
聯邦巡迴上訴法院2007年在Seagate案中建立的兩步測試法被推翻
首先，聯邦最高法院認為，Seagate的兩步測試法最大的問題，是它要求一定要有objective recklessness。這阻卻了某些惡意的侵權人，為了奪取專利權人的生意，在不懷疑專利有效性，也沒有注意到任何防禦方法的情況下侵權的裁量處罰：
這個問題在於，侵權人只要在訴訟時提出防禦方法，就可以免於懲罰性賠償 -- 即使當時侵權時，侵權人並非基於，或甚至可能根本就沒有察覺到這個他後來才提出的防禦方法。一般而言，惡意是基於行為人行為時的認識來判斷的：
Pulse的狀況就是如此。Pulse的專利無效，是在訴訟中提出的。在2002年收到Halo發的函之後，其實他並沒有怎麼處理，也沒有真的產生專利無效的信念。然而，Pulse後來才提出的防禦方法，卻變成可以阻卻Pulse之前行為時 "客觀上" 的高風險成立。這點現在不被聯邦最高法院接受
討論到最後，聯邦最高法院的結論是，美國專利法284條允許地方法院懲罰各種惡意的行為。法院應該考量各個案件中的獨特狀況來決定損害賠償，不受Seagate測試的限制。不過，經過約兩世紀發展，通常專利法的懲罰性賠償是保留給 "egregious cases typified by willful misconduct" (這我保留原文，不敢亂翻譯)：
到這邊大家可以思考一下：聯邦最高法院的話，有講得很清楚嗎？我是認為沒有。它說的是 "看看兩百年來的發展，然後個案判斷吧。" 這真的是很不明確啊。以後在地方法院，真的要找個能言善道的律師了。
舉證標準降低
這很簡單：Seagate案關於objective recklessness的舉證標準，原本是clear and convincing standard。現在聯邦最高法院認為，專利侵權訴訟一直都是preponderance of evidence standard，懲罰性賠償沒有例外：
上訴法院的審理範圍改變
原本Seagate案關於上訴審理的架構很複雜：第一步是法律問題，上訴法院可重新審理；第二步是事實問題，上訴法院只能審理地方法院是否有濫用裁量；整體有無故意也是事實問題，上訴法院也是只能審理地方法院是否有濫用裁量。
現在聯邦最高法院說：關於懲罰性賠償，上訴法院只能審理地方法院是否有濫用裁量：
結論
由於兩步測試法被推翻，舉證責任降低，上訴審理的空間也變小，這個案子整體而言，放鬆了故意侵權懲罰性賠償的認定標準，而且大部分都交由地方法院個案裁量。
這個案子實務上造成的影響甚鉅。首先，台灣廠商在接到美國專利權人的警告函之後，就必須想辦法找出防禦方法，確實建立專利不侵權、專利無效、或其他的防禦方法的主觀信念。往後將沒有辦法用訴訟發生後，美國律師後來建立的防禦方法，來阻卻先前的行為所造成的懲罰性賠償。這點值得注意。
其次，這個案子其實還涉及引誘侵權的問題，因為Pulse其實是出貨給亞洲的組裝廠。台灣廠商應該順便注意一下這個問題。關於這點，除了本案的聯邦巡迴上訴法院判決文之外，建議大家也看看另一個案子裡，被告律師是怎麼做的，比較一下。該案的原告跟被告都是台灣廠商喔。
再者，在評估訴訟風險時，可能金額要拉高。原本倚靠訴訟後美國律師進來阻卻懲罰性賠償的做法，已變得不可行。因此，如果一開始沒有處理好，那麼往後可能要預估的賠償風險，必須是以往預估額的三倍，才是最差狀況了。
最後，以上兩點都會影響到公司日常的管理，而非訴訟發生了才來處理。訴訟發生之後，再回頭嘗試解釋過去發生過的事實，往往都為時已晚。所以，諸如收到警告函後應該怎麼處理，跨國供應鏈如何管理以降低侵權風險等等，可能都要再思考一下，有什麼要注意的地方喔。
2002年時，Halo發函給Pulse，詢問Pulse是否要取得Halo包括US 5,656,985 ("985專利"，訴訟中的代表請求項是claim 6) 在內等專利的專利授權。Halo收到信之後，找了一個工程師看了約兩小時，然後認定Halo的專利無效。就這樣。沒有尋求專家意見，沒有律師意見，甚麼都沒有。後來Pulse的證人在法庭作證時，也明白表示，他並沒有察覺到，公司內部有任何人有意識地做出了 "可以繼續賣這些產品" 這個結論。
2007年Halo受不了了，起訴Pulse專利侵權。地方法院的陪審團最後做出四點結論：
- 就直接出貨到美國的產品，Pulse成立直接侵權；
- 就出貨到海外，但最終以終端產品型態進口到美國給Cisco的產品，Pulse成立引誘侵權；
- "有很高的可能" Pulse成立故意侵權；以及
- Halo專利有效。
地方法院的這個見解，聯邦巡迴上訴法院支持。這中間其實有個奇怪的地方，是Pulse所主張的，專利為顯而易見的防禦方法，其實是被告之後才提出來的，而非當初賣產品時就有這個信念。然而，這點並沒有被聯邦巡迴上訴法院接受，因為上訴法院認為 "行為人主觀的想法，在判斷objective inquiry時是不重要的"。這一點其實是後來最高法院覺得最有問題的地方。
2007年Seagate兩步測試法
關於之前聯邦巡迴上訴法院2007年在Seagate案中建立的兩步測試法，請參考這邊的整理。所謂的兩步，是指：
- 儘管客觀上其行為有很高的可能會構成有效專利的侵害，侵權者還是作了 ("the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent")；以及
- 這個客觀界定的風險被控侵權者已知悉，或是明顯到其應該知悉 ("this objectively-defined risk ... was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer")。
以上兩步必須都成立，才成立故意侵權。
2016年聯邦最高法院見解
在本案中，聯邦最高法院幾乎是把2014年Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.以及Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc.這兩個案子的論理架構 (這兩個案子是關於美國專利法285條，被告可向原告請求律師費的問題) 整個搬過來。對該兩案有印象的話，看本案判決文就會很快。
聯邦巡迴上訴法院2007年在Seagate案中建立的兩步測試法被推翻
首先，聯邦最高法院認為，Seagate的兩步測試法最大的問題，是它要求一定要有objective recklessness。這阻卻了某些惡意的侵權人，為了奪取專利權人的生意，在不懷疑專利有效性，也沒有注意到任何防禦方法的情況下侵權的裁量處罰：
The principal problem with Seagate’s two-part test is that it requires a finding of objective recklessness in every case before district courts may award enhanced damages. Such a threshold requirement excludes from discretionary punishment many of the most culpable offenders, such as the “wanton and malicious pirate” who intentionally infringes another’s patent—with no doubts about its validity or any notion of a defense—for no purpose other than to steal the patentee’s business.(判決文第9頁)
這個問題在於，侵權人只要在訴訟時提出防禦方法，就可以免於懲罰性賠償 -- 即使當時侵權時，侵權人並非基於，或甚至可能根本就沒有察覺到這個他後來才提出的防禦方法。一般而言，惡意是基於行為人行為時的認識來判斷的：
The Seagate test aggravates the problem by making dispositive the ability of the infringer to muster a reasonable (even though unsuccessful) defense at the infringement trial. The existence of such a defense insulates the infringer from enhanced damages, even if he did not act on the basis of the defense or was even aware of it. Under that standard, someone who plunders a patent—infringing it without any reason to suppose his conduct is arguably defensible—can nevertheless escape any comeuppance under §284 solely on the strength of his attorney’s ingenuity.
But culpability is generally measured against the knowledge of the actor at the time of the challenged conduct....(判決文第10頁)
Pulse的狀況就是如此。Pulse的專利無效，是在訴訟中提出的。在2002年收到Halo發的函之後，其實他並沒有怎麼處理，也沒有真的產生專利無效的信念。然而，Pulse後來才提出的防禦方法，卻變成可以阻卻Pulse之前行為時 "客觀上" 的高風險成立。這點現在不被聯邦最高法院接受
討論到最後，聯邦最高法院的結論是，美國專利法284條允許地方法院懲罰各種惡意的行為。法院應該考量各個案件中的獨特狀況來決定損害賠償，不受Seagate測試的限制。不過，經過約兩世紀發展，通常專利法的懲罰性賠償是保留給 "egregious cases typified by willful misconduct" (這我保留原文，不敢亂翻譯)：
Section 284 allows district courts to punish the full range of culpable behavior. Yet none of this is to say that enhanced damages must follow a finding of egregious misconduct. As with any exercise of discretion, courts should continue to take into account the particular circumstances of each case in deciding whether to award damages, and in what amount. Section 284 permits district courts to exercise their discretion in a manner free from the inelastic constraints of the Seagate test. Consistent with nearly two centuries of enhanced damages under patent law, however, such punishment should generally be reserved for egregious cases typified by willful misconduct.(判決文第11頁)
到這邊大家可以思考一下：聯邦最高法院的話，有講得很清楚嗎？我是認為沒有。它說的是 "看看兩百年來的發展，然後個案判斷吧。" 這真的是很不明確啊。以後在地方法院，真的要找個能言善道的律師了。
舉證標準降低
這很簡單：Seagate案關於objective recklessness的舉證標準，原本是clear and convincing standard。現在聯邦最高法院認為，專利侵權訴訟一直都是preponderance of evidence standard，懲罰性賠償沒有例外：
As we explained in Octane Fitness, “patent-infringement litigation has always been governed by a preponderance of the evidence standard.” 572 U. S., at ___ (slip op., at 11). Enhanced damages are no exception.(判決文第12頁)
上訴法院的審理範圍改變
原本Seagate案關於上訴審理的架構很複雜：第一步是法律問題，上訴法院可重新審理；第二步是事實問題，上訴法院只能審理地方法院是否有濫用裁量；整體有無故意也是事實問題，上訴法院也是只能審理地方法院是否有濫用裁量。
現在聯邦最高法院說：關於懲罰性賠償，上訴法院只能審理地方法院是否有濫用裁量：
Section 284 gives district courts discretion in meting out enhanced damages. It “commits the determination” whether enhanced damages are appropriate “to the discretion of the district court” and “that decision is to be reviewed on appeal for abuse of discretion.”(判決文第12-13頁)
結論
由於兩步測試法被推翻，舉證責任降低，上訴審理的空間也變小，這個案子整體而言，放鬆了故意侵權懲罰性賠償的認定標準，而且大部分都交由地方法院個案裁量。
這個案子實務上造成的影響甚鉅。首先，台灣廠商在接到美國專利權人的警告函之後，就必須想辦法找出防禦方法，確實建立專利不侵權、專利無效、或其他的防禦方法的主觀信念。往後將沒有辦法用訴訟發生後，美國律師後來建立的防禦方法，來阻卻先前的行為所造成的懲罰性賠償。這點值得注意。
其次，這個案子其實還涉及引誘侵權的問題，因為Pulse其實是出貨給亞洲的組裝廠。台灣廠商應該順便注意一下這個問題。關於這點，除了本案的聯邦巡迴上訴法院判決文之外，建議大家也看看另一個案子裡，被告律師是怎麼做的，比較一下。該案的原告跟被告都是台灣廠商喔。
再者，在評估訴訟風險時，可能金額要拉高。原本倚靠訴訟後美國律師進來阻卻懲罰性賠償的做法，已變得不可行。因此，如果一開始沒有處理好，那麼往後可能要預估的賠償風險，必須是以往預估額的三倍，才是最差狀況了。
最後，以上兩點都會影響到公司日常的管理，而非訴訟發生了才來處理。訴訟發生之後，再回頭嘗試解釋過去發生過的事實，往往都為時已晚。所以，諸如收到警告函後應該怎麼處理，跨國供應鏈如何管理以降低侵權風險等等，可能都要再思考一下，有什麼要注意的地方喔。
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