緯創與Mondis Technology於2009年就電腦顯示器的技術，簽署了專利授權合約。後來履約時，關於特定客戶產品的權利金，雙方出現爭議，於是緯創依合約提請仲裁。嗣後依仲裁結果履約時，雙方又因為預扣稅的問題起爭議，於是Mondis Technology訴請南紐約地方法院確認仲裁結果。
專利授權合約的履約管理，資料相對較少。以下簡單整理案件的背景事實、南紐約地方法院的判決重點、以及從這個案件整理的心得，供大家參考。
背景事實
October 2009
Mondis與Wistron簽署了專利授權合約。
October 2011
雙方修改了專利授權合約，修改之後，針對直接出貨給HP的產品、間接透過Hub出貨的產品、以及直接出給非HP的產品，是否應該支付權利金，雙方出現爭議。
July 30, 2013
雙方無法解決上述的爭議。Wistron對Mondis發出仲裁通知。
January 30, 2014
Wistron要求返還之前針對HP的產品支付的權利金，以及確認往後都不用針對HP的產品支付權利金。
February 28, 2014
Mondis否認Wistron的請求，並要求Wistron支付未付的權利金與稽核費用。
December 17, 2014
仲裁人做出最終決定 ("Final Award")：針對非HP的出貨，Wistron需支付1,060,000美金；針對HP的出貨，Wistron需支付1,040,553美金；Wistron還需支付稽核費用403,926美金，以及Mondis的部分仲裁費用782,059.5美金。
仲裁人並未針對稅的部分做出決定。
January 26, 2015
Wistron依仲裁最終決定付錢給Mondis，不過依台灣所得稅法代扣繳了20%的所得稅。Mondis請求仲裁人命Wistron支付全額。
March 1, 2015
仲裁人做出 "最終決定後的程序裁定 (procedural order post-final award)" ，認為其就Mondis的請求 "沒有權限或管轄權"。
此外，仲裁人指出，沒有人在整個仲裁過程中，就扣稅的問題提出過請求。現在才提，仲裁人已經沒有就此爭點做決定的基礎了。
March 27, 2015
Mondis請求南紐約地方法院確認仲裁的最終決定。Wistron反對。
南紐約地方法院的判決重點
在南紐約地方法院訴訟時，緯創提出三個理由，認為其預扣所得稅有道理。
首先，執行仲裁結果違反 "公共政策 (public policy)"。緯創主張，本案落入New York Convention的例外：執行仲裁結果會違反公共政策，因此仲裁結果不應被執行。
關於這點，南紐約地方法院訴訟認為沒有違反。法院認為，關於緯創依台灣法律，其義務究竟為何，包括為什麼一定要預扣而不能直接繳交，以及仲裁結果是否適用相關法規等等，緯創都沒有說清楚。而且，依合約本身的文字，似乎是約定 "預扣稅是由緯創負擔"：
"Wistron will bear and pay all duties, levies and taxes (including, without limitation, withholding, sales and value added taxes ... ) imposed by the government." PLA § 6.3.
因此，在不清楚的情況下，法院依合約的文字，無法做出執行仲裁結果會違反公共政策的判斷。
其次，仲裁程序不合法。緯創主張，其在仲裁過程中，無法呈現與台灣稅法相關的權利，因此程序不合法。
這個主張不被法院所採。主要的原因，是依仲裁的最後決定書，法官覺得是緯創自己沒有在仲裁過程中提出過有關於預扣稅的主張，緯創並沒有被誤導而未提出，也沒有被拒絕提出，所以沒有程序不合法的問題。
最後，過去預扣過所得稅，Mondis沒有反對。緯創主張，之前支付權利金時都有扣稅，因此這次也可以扣。
法院不認同這個主張。法院認為，仲裁結果很清楚，緯創必須支付全額，不能減少。至於 "過去有預扣稅，現在就可以扣"，法院找不到任何基礎可以這樣做。所以，緯創必須依仲裁結果支付全額。
重點整理
1. 專利授權合約中，關於所得稅的預扣，必須約定清楚，且符合台灣稅法的規定。
關於這點，網路上可以找到一些範本參考，比如這份的4.9條，關於預扣稅有特別約定。
2. 專利授權合約中，那些狀況應支付權利金，哪些不用，必須先設想好。本案中代工廠碰到的爭議，包括特定客戶的權利金支付問題 (可能客戶也有授權，或客戶仍在協商中等等)，以及透過中轉倉間接出貨的問題等等。
除了本案碰到的問題之外，其他問題諸如上游廠商有些取得授權、有些沒有；公司併購或分拆時，哪些授權合約的哪些部分應支付權利金、哪些不用等等。這些問題除了在合約中事先想到，妥善約定外，還涉及整個公司的履約管理應如何運作，不可不慎。
3. 履行專利授權合約時，應注意包括權利金報表與權利金的支付的問題。
真正的問題，是合約究竟是如何約定，以及當授權人依合約來稽核時，如何妥善應對處理，以避免需額外負擔遲延利息與稽核費用。當稽核者發現疑似有履約的問題時，如何合理地協商並解決問題，達成共識，也是關鍵。這些講起來都簡單，實際執行起來絕不簡單，沒有第一線操盤過，絕不知個中的繁雜與辛酸。
4. 仲裁進行中，所有爭點都必須提出，並清楚說明。
本案當事人可能是因為之前都有預扣所得稅，所以沒想到這會是個爭點，被授權人抓到。在訴訟過程中，又讓法官覺得沒有清楚說明，以至於結果對被授權人不利。
由於20%的比例很高，往後在針對專利授權合約進行仲裁時，關於所得稅的預扣這點，務必事先想到並多加留意。
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