歐洲申請案的優先權主張問題

本案涉及主張國際優先權時，首次申請案的申請人與後續案申請人不同時，優先權主張是否會成功的問題。這問題連帶與產學合作案的專利申請權移轉相關，值得大家參考。

(判決文原文) Accord Healthcare Ltd v Research Corporation Technologies, Inc [2017] EWHC 2711 (Pat) (07 November 2017)

Birss J in Accord v Research Corporation Technologies attempts to cut the red tape on the right to claim priority (IPKat, November 17, 2017)

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Kohn是休士頓大學的教授。休士頓大學的教職員都負合約義務，將發明相關的權利移轉給休士頓大學。長久以來都如此運作，沒有甚麼問題。

遠在1966年，休士頓大學跟RCT (本案被告Research Corporation Technologies) 的前身就簽署了一份合約，約定與RCT合作的計畫，休士頓大學同意會移轉發明相關權利給RCT。這一點也沒有甚麼問題。

1996年時，休士頓大學、RCT、以及加拿大的Queens University of Kingston簽署了一份共同研發協議，協議中約定RCT就休士頓大學的研發成果擁有專利申請的權利。基於這個共同研發協議，Kohn教授與RCT展開了一個 "FAA" 計畫，計畫的成果找到了許多新的成分，其中一個新的抗癲癇成分，後來變成新藥lacosamide。

雖然整個FAA計畫的研發過程中，Kohn教授都與RCT密切溝通聯絡，但關於lacosmide，並沒有具體的，專利相關權利的移轉文件。

1996年3月15日Kohn教授就lacosamide的成分申請了一個美國申請案。然後，Kohn教授在1997年2月4日簽署了一份讓渡書，將相關的權利讓渡給RCT，讓RCT在1997年3月17日提出PCT申請，並主張之前美國案的優先權。這個PCT申請案，後來成為EP 0888289。

本案原告Accord質疑這個優先權的主張有問題。Accord認為，首先，與Kohn教授的研發成果的相關權利，已經依照他與學校的合約，移轉給休士頓大學了。所以，當1997年Kohn教授簽署RCT的讓渡書時，他其實並沒有權利可移轉。而休士頓大學關於lacosamide的成分，也沒有跟RCT簽署具體的權利移轉文件。因此，RCT在1997年3月17日提出PCT申請案時，並無權主張1996年美國申請案的優先權，因為主張優先權的權利，其實根本就沒有移轉給RCT。

整個案子的關鍵，在RCT申請PCT專利之前，到底是否已經取得了完整的專利申請權利。這個權利的移轉，日後不能補正，必須在PCT專利申請時就取得。

英國法院的法官審酌整個狀況後，認為即使針對lacosamide沒有具體的移轉文件，RCT也已經取得了完整的權利。整個推論的過程很長，結論在判決文第123段：

123.          ......  All the indications available to RCT were that the university was aware of what was going on and that Professor Kohn was executing the assignment because he was obliged to do so pursuant to his obligations to the university.  Those indications do not only derive from Professor Kohn but also from the university itself, by Dr Vailas’ signature on the Queen’s University contract in mid 1996.  While that document does not name lacosamide, it is concerned with the FAA project for which the patents were being prosecuted by RCT and, from RCT’s point of view, by then that included lacosamide. I find that on 4th February 1997 RCT was not on notice of any possible conflicting interest held by the university. Therefore RCT acquired good title to the invention including any priority right.  Any equitable interest in the invention which the university did hold prior to the assignment was destroyed or overridden by the assignment to RCT. 

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這個案子有兩個觀察的重點。

首先當然是申請歐洲專利的優先權主張問題。這個問題通常會出在首次申請案是美國案的狀況，因為美國專利法的觀念，是專利一開始的申請人，一定是發明人，所以簽署轉讓文件，一定一開始是由發明人轉讓。這跟台灣專利法規定的，職務上發明的專利申請權由雇用人原始取得的觀念不同。

連RCT這個專業的專利管理公司都會有這個風險，台灣的申請人在基於美國申請案申請歐洲專利時，更必須多加留意。為避免美國專利代理人跟歐洲專利代理人都沒有注意到這個問題，如果兩地的申請人不同，申請人自己最好就此問題，跟歐洲專利代理人多確認。如果主張優先權如果需要另一份讓渡書，必須在歐洲案申請之前就簽署，以免優先權主張產生瑕疵，需要日後花大錢來解決。 (能解決還算好的，就怕不能解決。)

另外，從判決文可以看出RCT運作的基本模式。RCT是一個專門投資生醫醫藥相關先進技術的公司，其RCT Ventures Program專門資助學校、研發機構跟新創企業。從本案判決文，其實可以看到RCT Venture Program運作的方式：

1. 先跟學校產學合作，出資給學校進行研發，合約中約定若有研發成果，專利申請案由RCT出資提出申請；(本案是1996年簽約)
2. 持續參與研發計畫，保持溝通；
3. 一旦真有研發成果，就提出多國專利申請；(本案RCT是1997年申請PCT專利)
4. 將專利授權給其他公司。(FAA的研發成果RCT有授權給Eli Lilly。)

如果大家注意一下日期，就會發現這個Ventures Program會是非常長期的投資。1996年申請的美國專利，2017年 (專利都到期了) 還在爭執專利申請時的問題。

這個在國外其實已行之有年的模式，在台灣似乎規模一直不大。這中間有許多環節有問題，也許大家可以思考看看。