原文:Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law (C.D.Cal, December 21, 2017)
訴訟過程簡介
March 2014:TCL與Ericsson的2G專利授權合約到期。
March 5, 2014:TCL在中加州地院起訴,請法院確認Ericsson未提出FRAND權利金,並請法院決定FRAND權利金為何。
June 3, 2014:Ericsson在東德州地院起訴TCL專利侵權。這個案子後來移轉到中加州,並跟TCL起訴的案件合併審理。
May 7, 2015:TCL請法院在FRAND權利金決定之前,禁止Ericsson另外起訴專利侵權。法院准了。
December 21, 2017:法院算出了FRAND權利金。
Ericsson的原始權利金提案
Option A:
$30 million for its first $3 billion in sales.
Running royalty rates:
0.8% of the net selling price for phones with 2G GSM/GPRS,
1.1 % for phones with 2G EDGE,
1.5% for 3G devices, and
2.0% for 4G devices,
with a 50% discount for sales in China.
Option B:
Running royalty rates:
0.8% of the net selling price for 2G GSM/GPRS,
1.0% for 2G EDGE,
1.2% for 3G , and
1.5% for 4G
with a $2.00 floor and a $4.50 cap.
TCL的計算方法:Top-Down Approach
TCL先估算所有工業標準專利的件數,然後再計算Ericsson的專利所佔比例。整個過程除了專家證人之外,還需要耗費大量的人力產生大量數據,比如 "4G標準專利究竟有幾件" 等等。
法院雖然認為TCL計算的過程有瑕疵,但後續在作自己的分析時,法院採納了大部分TCL在計算過程中所產生的數據。而且法院在自己分析時,基於可以避免權利金堆疊的問題,也採用了Top-Down分析方法。
TCL的分析方法重點如下:
Step 1:專家證人先估算出總權利金
由Dr. Gregory K. Leonard估算出工業標準的總權利金如下:
6% of the price of a 4G handset, and
5% of the price for a 2G/3G handset.
Step 2:決定所有的SEP (工業標準專利) 件數
由Dr. Zhi Ding、Dr. Apostolos Kakaes、Concur IP與Ernst & Young印度團隊看過所有的相關專利,決定所有的工業標準專利有幾件。 (對,他們全看完了,真了不起。平均一篇專利花20分鐘,成本為100美金。)
Step 3:決定Ericsson的192件專利的基礎性
由Dr. Kakaes與Dr. Nikil Jayant判斷Ericsson的192個專利家族相對於工業標準的基礎性,以1-3排名。
Step 4:決定基礎專利對工業標準的貢獻度 (法院認為這步的分析有瑕疵)
由Dr. Kakaes與Dr. Jayant評估被判斷為基礎的專利對工業標準的貢獻度。
Step 5:調整權利金 (法院認為這步的分析有瑕疵)
由Dr. Leonard基於Dr. Kakaes與Dr. Jayant的評估結果來調整權利金。
Step 6:確認專利價值 (法院認為這步的分析有瑕疵)
由Dr. Leonard基於美國專利被引用的狀況來確認Ericsson專利的價值。
Step 7:整理專利組合
由Dr. Leonard把已經賣掉的跟已經到期的Ericsson專利剔除。
Step 8:區別不同國家
由Dr. Leonard估算Ericsson的專利在不同國家的強度。
Step 9:計算單一全球權利金 (法院認為這步的分析有瑕疵)
由Dr. Leonard依據TCL的營業額,估算Ericsson的專利的全球單一權利金。
Ericsson的計算方法:Ex Standard Approach
Ericsson先將整個通訊技術拆成幾個領域 (比如電池省電、傳輸加速等等)、估算每個領域的價值 (比如電池省電技術的價值是15.90美金)、再估算Ericsson佔的比例 (比如電池省電技術,Ericsson佔2.32美金)、最後把各領域Ericsson佔的價值加總 (電池省電與傳輸加速這兩個技術,加起來是6.15到7.14美金)。
這個計算方法法院不採。主要的原因,是這個計算方法會有權利金堆疊 (royalty stacking) 的問題。其他的問題包括,Ericsson自己的專家證人都承認,Ericsson之前在談授權時,並不是用這個方法計算等等。
可比較授權分析 (comparable license analysis)
法院嘗試拆解 (unpack) Ericsson之前跟其他廠商,比如Apple與Samsung等簽署的專利授權合約,以得到Ericsson專利的單向 (one-way) 權利金。這個拆解的過程非常複雜,基本上是運用了下面這個公式:
雙方的專家證人針對公式中的每個參數應該怎麼計算,進行了激烈的攻防。讓我們跳過數萬字的分析過程,直接講結論吧:在拆解了Apple、Samsung等幾家廠商的授權合約之後,法院也用相同的方法,拆解了Ericsson提出給TCL的兩個授權邀約。然後,法院發現,相較於可以與TCL相比較的廠商,Ericsson給TLC的授權要約金額過高,形成歧視:
中加州地院就Ericsson的FRAND權利金計算結果
這是重點了。首先,法院參考TCL的Top-Down分析方法,先用以下的公式計算出一個權利金比例。在長篇大論的分析過程中,法院參考了TCL的數據,我將這些數據用黑字放在數據周圍供參考:
接著法院比較了上面Ericsson提出給TCL的要約、Ericsson跟其他廠商簽的合約的拆解結果、以及Top-Down分析的結果,全部放在一起,得到下面這些圖:
基於上面這些數據,法院掐指一算,拍板得出以下的FRAND權利金 (呼!終於!):
好了終於結束了。很明顯,中加州法院這次的計算方法,跟之前其他法院的幾個案子又不一樣,然後跟英國法院又不一樣。簡言之,沒有兩個法院的計算方法是相同的。所以我們看這個memorandum的目的,並不是以後都要用這個分析方法計算,而是過程雙方考量了甚麼、爭執了甚麼、法院覺得那些合理、那些不合理。這些東西通通都是日後我們自己談專利授權時,可以拿出來談的東西喔。
最後,本案Ericsson主張其提給TCL的要約是FRAND,但法院分析後,發現這個要約跟Ericsson之前與別人簽署的授權內容,差距很大,非常歧視,一點都不FRAND喔。所以在談判時,請堅持客觀分析方法與數據,別相信專利權人說的話。當然很多數據談判時是看不到的,我猜這就是為什麼TCL要花大錢去法院打官司吧。
March 2014:TCL與Ericsson的2G專利授權合約到期。
March 5, 2014:TCL在中加州地院起訴,請法院確認Ericsson未提出FRAND權利金,並請法院決定FRAND權利金為何。
June 3, 2014:Ericsson在東德州地院起訴TCL專利侵權。這個案子後來移轉到中加州,並跟TCL起訴的案件合併審理。
May 7, 2015:TCL請法院在FRAND權利金決定之前,禁止Ericsson另外起訴專利侵權。法院准了。
December 21, 2017:法院算出了FRAND權利金。
Ericsson的原始權利金提案
Option A:
$30 million for its first $3 billion in sales.
Running royalty rates:
0.8% of the net selling price for phones with 2G GSM/GPRS,
1.1 % for phones with 2G EDGE,
1.5% for 3G devices, and
2.0% for 4G devices,
with a 50% discount for sales in China.
Option B:
Running royalty rates:
0.8% of the net selling price for 2G GSM/GPRS,
1.0% for 2G EDGE,
1.2% for 3G , and
1.5% for 4G
with a $2.00 floor and a $4.50 cap.
TCL的計算方法:Top-Down Approach
TCL先估算所有工業標準專利的件數,然後再計算Ericsson的專利所佔比例。整個過程除了專家證人之外,還需要耗費大量的人力產生大量數據,比如 "4G標準專利究竟有幾件" 等等。
法院雖然認為TCL計算的過程有瑕疵,但後續在作自己的分析時,法院採納了大部分TCL在計算過程中所產生的數據。而且法院在自己分析時,基於可以避免權利金堆疊的問題,也採用了Top-Down分析方法。
TCL的分析方法重點如下:
Step 1:專家證人先估算出總權利金
由Dr. Gregory K. Leonard估算出工業標準的總權利金如下:
6% of the price of a 4G handset, and
5% of the price for a 2G/3G handset.
Step 2:決定所有的SEP (工業標準專利) 件數
由Dr. Zhi Ding、Dr. Apostolos Kakaes、Concur IP與Ernst & Young印度團隊看過所有的相關專利,決定所有的工業標準專利有幾件。 (對,他們全看完了,真了不起。平均一篇專利花20分鐘,成本為100美金。)
Step 3:決定Ericsson的192件專利的基礎性
由Dr. Kakaes與Dr. Nikil Jayant判斷Ericsson的192個專利家族相對於工業標準的基礎性,以1-3排名。
Step 4:決定基礎專利對工業標準的貢獻度 (法院認為這步的分析有瑕疵)
由Dr. Kakaes與Dr. Jayant評估被判斷為基礎的專利對工業標準的貢獻度。
Step 5:調整權利金 (法院認為這步的分析有瑕疵)
由Dr. Leonard基於Dr. Kakaes與Dr. Jayant的評估結果來調整權利金。
Step 6:確認專利價值 (法院認為這步的分析有瑕疵)
由Dr. Leonard基於美國專利被引用的狀況來確認Ericsson專利的價值。
Step 7:整理專利組合
由Dr. Leonard把已經賣掉的跟已經到期的Ericsson專利剔除。
Step 8:區別不同國家
由Dr. Leonard估算Ericsson的專利在不同國家的強度。
Step 9:計算單一全球權利金 (法院認為這步的分析有瑕疵)
由Dr. Leonard依據TCL的營業額,估算Ericsson的專利的全球單一權利金。
Ericsson的計算方法:Ex Standard Approach
Ericsson先將整個通訊技術拆成幾個領域 (比如電池省電、傳輸加速等等)、估算每個領域的價值 (比如電池省電技術的價值是15.90美金)、再估算Ericsson佔的比例 (比如電池省電技術,Ericsson佔2.32美金)、最後把各領域Ericsson佔的價值加總 (電池省電與傳輸加速這兩個技術,加起來是6.15到7.14美金)。
這個計算方法法院不採。主要的原因,是這個計算方法會有權利金堆疊 (royalty stacking) 的問題。其他的問題包括,Ericsson自己的專家證人都承認,Ericsson之前在談授權時,並不是用這個方法計算等等。
可比較授權分析 (comparable license analysis)
法院嘗試拆解 (unpack) Ericsson之前跟其他廠商,比如Apple與Samsung等簽署的專利授權合約,以得到Ericsson專利的單向 (one-way) 權利金。這個拆解的過程非常複雜,基本上是運用了下面這個公式:
雙方的專家證人針對公式中的每個參數應該怎麼計算,進行了激烈的攻防。讓我們跳過數萬字的分析過程,直接講結論吧:在拆解了Apple、Samsung等幾家廠商的授權合約之後,法院也用相同的方法,拆解了Ericsson提出給TCL的兩個授權邀約。然後,法院發現,相較於可以與TCL相比較的廠商,Ericsson給TLC的授權要約金額過高,形成歧視:
中加州地院就Ericsson的FRAND權利金計算結果
這是重點了。首先,法院參考TCL的Top-Down分析方法,先用以下的公式計算出一個權利金比例。在長篇大論的分析過程中,法院參考了TCL的數據,我將這些數據用黑字放在數據周圍供參考:
接著法院比較了上面Ericsson提出給TCL的要約、Ericsson跟其他廠商簽的合約的拆解結果、以及Top-Down分析的結果,全部放在一起,得到下面這些圖:
基於上面這些數據,法院掐指一算,拍板得出以下的FRAND權利金 (呼!終於!):
好了終於結束了。很明顯,中加州法院這次的計算方法,跟之前其他法院的幾個案子又不一樣,然後跟英國法院又不一樣。簡言之,沒有兩個法院的計算方法是相同的。所以我們看這個memorandum的目的,並不是以後都要用這個分析方法計算,而是過程雙方考量了甚麼、爭執了甚麼、法院覺得那些合理、那些不合理。這些東西通通都是日後我們自己談專利授權時,可以拿出來談的東西喔。
最後,本案Ericsson主張其提給TCL的要約是FRAND,但法院分析後,發現這個要約跟Ericsson之前與別人簽署的授權內容,差距很大,非常歧視,一點都不FRAND喔。所以在談判時,請堅持客觀分析方法與數據,別相信專利權人說的話。當然很多數據談判時是看不到的,我猜這就是為什麼TCL要花大錢去法院打官司吧。
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