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2019年7月25日 星期四

近期美國聯邦巡迴上訴法院專利判決整理 (0709-0719)

對工業標準相關專利的攻防實務有興趣的,可以看一下這次判決整理,中間涉及上訴當事人適格性跟前案公開與否的認定問題。其他包括生化案件的書面描述要件,ANDA訴訟的複雜攻防等,都值得參考。至於合理律師費的問題,上周五有來參加講座的朋友,應該記憶猶新吧。有空的話可以用相關案件為例來複習一下喔!


QUAKE v. LO [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-07-10)


美國專利商標局的專利審理與上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, "PTAB") 認為Quake的 US 8,008,018與另一件尚在申請中的申請案不符合書面描述 (written description) 要件。聯邦巡迴上訴法院維持了PTAB的決定。

這個案子的背後,是史丹福大學的教授Stephen Quake和香港中文大學的教授Dennis Lo在爭執誰先發明了透過大規模平行測序(MPS)從母親的血液測定胎兒染色體異常的技術。有興趣者可以研究一下。(我化學跟生物都不好,就別勉強我了...。)

PTAB在經過多方複審 (Inter partes review, "IPR") 之後,認為TQ Delta的US 8,611,404的請求項第1–5、7–10、12–15、以及17–19項並非無效。Cisco上訴。上訴法院撤銷原決定並發回更審。

本案重點在請求項用語 “Synchronization Signal” 應該怎麼解釋,有興趣者可以參考判決原文。

PTAB在經過IPR之後,認為TQ Delta的US 8,611,404 (對,跟上個判決是同個專利) 的請求項第6、11、16與20項因顯而易見而無效。上訴法院維持了PTAB的決定。


GENERAL ELECTRIC COMPANY v. UNITED TECHNOLOGIES CORP. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-07-10)

PTAB在經過IPR之後,認為United Tech的US  8,511,605的請求項第7-11項並非顯而易見。IPR聲請人General Electric不服上訴。上訴法院認為General Electric依憲法第三條當事人不適格,撤銷了上訴。

關於就IPR的書面最終決定上訴的當事人適格性問題,請參考我們之前在AVX v. Presidio案的整理

本案是從德拉瓦州地院上訴的,多件跟戒癮藥舌下含片Suboxone film相關的ANDA訴訟。判決內容很長,謹整理上訴法院的判決內容如下:
  1. 維持Dr. Reddy’s Lab未侵害US 8,603,514的判決。
  2. 維持Watson侵害US 8,603,514的判決。
    (註:Watson跟Dr. Reddy’s Lab針對相同請求項的不侵權主張不同,導致一勝一敗。有興趣者可以對照一下。)
  3. 維持US 8,603,514並未因不明確而無效的判決。
  4. 維持US 8,603,514並未因顯而易見確而無效的判決。
    (這點Mayer法官有不同意見。)
  5. 維持Dr. Reddy’s Lab未侵害US 8,017,150的判決。
    (註:這裡涉及貢獻公眾原則阻卻了均等論的適用,有興趣者可參考。)
  6. 維持US 8,017,150並未因顯而易見確而無效的判決。
    (這邊有個主張國內優先權的問題可以看一下。)
    (關於國內優先權這點,Mayer法官有不同意見。)
  7. 撤銷地院關於US 8,475,832的請求項無效的判決 (因為相同的請求項在USPTO的IPR程序後已經無效,且已經上訴到上訴法院過了。)


SRI INTERNATIONAL, INC. v. CISCO SYSTEMS, INC. [MODIFIED OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-07-12)

之前2019年3月20日的判決相比,這個判決修改了Section V,關於依美國專利法285條判敗訴方應給付勝訴方律師費的部分。判決的實質內容沒有改變:Cisco應支付SRI合理律師費,不過支付多少要重算,所以發回地院更審。

關於合理律師費的問題,上周五有來參加講座的朋友,應該記憶猶新吧。有空的話可以用這個案子為例來複習一下喔!


IN RE: GREENSTEIN [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-07-12)

PTAB認為申請人的請求項 (一種在網路上提供推薦的方法) 非法定適格專利標的,維持了審查委員的最終核駁。上訴法院維持了PTAB的決定。


SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. v. INFOBRIDGE PTE. LTD. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-07-12)

Samsung以H.265標準規格的第四版草案 (Working Draft 4,以下簡稱WD4) 為前案,向PTAB對Infobridge的專利提起多方複審。PTAB認為Samsung沒有證明WD4在專利申請日前公開,因此維持專利有效。Samsung上訴,上訴法院撤銷PTAB的決定並將本案發回PTAB。

本案有個有趣的上訴當事人適格問題。Samsung跟Infobridge加入了同一個H.265基礎專利的專利池。專利池收到授權金後,會依比例分給各專利權人。所以,如果Infobridge的專利被無效,Samsung分配的比例就會變高。Samsung因此主張維持Infobridge的專利有效會造成其損害,所以Samsung具備尋求司法救濟的當事人適格性。上訴法院支持了Samsung的見解。

至於WD4的公開日認定,Samsung提出三個主張,只有最後一個成功:WD4的連結曾經被Dr. Bross以電子郵件發到JCT-VC Listserv (一個email group,有254個JCT-VC的會員跟一些個人加入),那一天應該被認定為公開日。上訴法院接受了這個說法。關於公開日認定的基本觀念 ("public accessibility"),為什麼發電子郵件到email group會被認定為公開,以及PTAB是錯在哪裡,相關邏輯請參考判決文第17-20頁。


IN RE: RUDY [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-07-18)

PTAB維持了審查委員基於欠缺新穎性的最終核駁。申請人Rudy不服上訴。上訴法院部分維持,部分撤銷了PTAB的決定。


CCS TECHNOLOGY, INC. v. PANDUIT CORP. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-07-19)

PTAB在多方複審程序後,認為CCS的專利分別因欠缺新穎性與顯而易見而無效。CCS上訴,上訴法院維持了PTAB的決定。(本案關鍵在請求項用語 "optical ribbon" 怎麼解釋,又是個一詞定輸贏的案件。)

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