近期美國聯邦巡迴上訴法院專利判決整理 (0723-0807)

這次的判決整理包括系統廠商針對零件的外型申請設計專利的策略、生物相似製劑的aBLA訴訟、多方複審程序是否違憲、多方重審的阻卻問題、以及禁反言三種抗辯中的tangential relation exception。


AUTOMOTIVE BODY PARTS ASS'N v. FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-07-23)

福特針對車頂與車頭燈等零件的形狀，申請了設計專利。美國車體零件協會 (Automotive
Body Parts Association (ABPA) ) 請求法院將廣達案 (Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)) 的專利耗盡原則及Aro I案 (Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961)) 的修理原則擴張到本案，讓福特無法對零件製造商主張其設計專利權。地院不採ABPA的見解，判福特勝訴，上訴法院維持了地院見解。

首先，上面廣達案的專利耗盡原則及Aro案的修理原則很基本，為公司管理美國專利風險者必須熟悉，也是我們的Casebook選出的經典案例喔。其次，系統廠商針對零件的外型，分別申請設計專利的策略，在本案完全奏效，非常值得國內廠商參考。


AMGEN INC. v. COHERUS BIOSCIENCES INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-07-29)

這是一個aBLA (abbreviated Biologic License Application) 訴訟。Coherus向美國FDA申請Amgen的Neulasta的生物相似製劑，Amgen於是起訴Coherus專利侵權。Coherus依美國聯邦民事訴訟法第12(b)(6)條聲請法院撤訴 (這是答辯前聲請)，理由是依專利申請歷史檔案，Amgen的均等論主張明顯受禁反言阻卻，不可能主張其專利權受侵害。地院准許了Coherus的聲請，Amgen不服上訴。上訴法院維持地院的決定。


CELGENE CORPORATION v. PETER [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-07-30)

在多方複審 (Inter partes review) 後，美國專利商標局的專利審理暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 認為Celgene的專利因顯而易見而無效。Celgene上訴，上訴法院維持了PTAB的決定。

本案特別之處在於，上訴法院還順便處理了 "對美國發明人法案生效前獲准的專利，進行多方複審程序是否違憲" 這個爭點。(這個爭點Celgene根本沒提，上訴法院罕見地自行裁量後進行審理。) 上訴法院認為對美國發明人法案生效前獲准的專利，進行多方複審程序沒有違憲。


SOLUTRAN, INC. v. ELAVON, INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-07-30)

上訴法院認為Solutran的專利US 8,311,945的請求項1-5不具適格性，撤銷了明尼蘇達地方法院認為原告專利有效且被告侵權的即決判決。

本案跟用電腦處理紙本支票的機制相關。想在美國申請所謂金融科技相關專利者，可以將本案當成練習，再操作一次基本觀念。


VIRNETX INC. v. APPLE INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-08-01)

VirnetX在2010年於地方法院訴Apple專利侵權。Apple在2011年10月對VirnetX的專利申請多方重審 (inter partes reexamination)。2012年地院認定VirentX專利有效、Apple侵權、並判賠3億6千8百萬美金。Apple上訴，2014年上訴法院維持專利有效的見解，將其他部分發回地院更審。Apple針對上訴法院關於專利有效部分的判決沒有再上訴

同時期美國專利局的審查委員在經過多方重審程序後，認為VirnetX的專利無效，在2014年5月發出上訴權利通知 (Right of Appeal Notices)。VirentX上訴到PTAB，同時依美國專利法第317(b)條請求撤銷這個多方重審程序。PTAB維持了審查委員認為專利無效的見解，同時拒絕撤銷這個多方複審程序。

在美國發明人法案修法之前，原本的317(b)規定，如果在法院的最終判決認為專利有效，訴訟當事人不能再提多方重審：

Once a final decision has been entered against a party in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28, that the party has not sustained its burden of proving the invalidity of any patent claim in suit . . . then neither that party nor its privies may thereafter request an inter partes reexamination of any such patent claim on the basis of issues which that party or its privies raised or could have raised in such civil action or inter partes reexamination proceeding, and an inter partes reexamination requested by that party or its privies on the basis of such issues may not thereafter be maintained by the Office, notwithstanding any other provision of this chapter.

Apple主張這個案子關於專利有效性的部分還不是最終判決，理由時如果Apple再次上訴到最高法院，在最高法院還可以爭執專利有效性的問題。然而上訴法院引用Fairchild (Taiwan) Corp. v. Power Integrations, Inc., 854 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2017)，認為由於Apple在第一次上訴時，針對專利有效性的部分沒有再上訴，所以關於專利有效性的部分已經是最終判決了。

請注意關於這點，Reyna法官有不同意見。他認為多數意見錯誤地援引了Fairchild案的見解。看來這又有可能上訴到聯邦最高法院了。

有趣的是，Cisco也針對VirnetX的專利申請多方重審。這件就沒有Apple碰到的317(b)的問題了。PTAB認為VirnetX的專利因顯而易見而無效，上訴法院維持了PTAB的見解。如果Cisco這件最後確定，那麼Apple的3億多還要不要賠，看來還有得打。

COLLABO INNOVATIONS, INC. v. SONY CORPORATION [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-08-05)

在多方複審後，PTAB認為Collabo的US 5,952,714無效。上訴法院維持了PTAB的決定。


ATEN INTERNATIONAL CO., LTD. v. UNICLASS TECHNOLOGY CO., LTD. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-08-06)

地方法院認為被告Uniclass並未侵害ATEN (應該是台灣的宏正自動科技) 的專利權，且ATEN的專利無效。Uniclass遂請求法院宣告本案為美國專利法285條的例外案件，要求ATEN支付其合理律師費。這個請求被地方法院拒絕，Uniclass上訴，上訴法院維持了地院的決定。

關於285條的問題，以及實務上如何管理相關風險，有參加過我們講座的朋友，應該很熟悉了。以這個案子為例，再練習一次吧。


ATEN INTERNATIONAL CO., LTD. v. UNICLASS TECHNOLOGY CO., LTD. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-08-06)

中加州地方法院認為被告Uniclass並未侵害ATEN的US 8,589,141，且ATEN的專利因欠缺新穎性而無效。ATEN不服上訴，上訴法院部分撤銷 (專利無效的部分被撤銷)，部分維持 (不侵權的部分被維持) 了地院判決。

這案子ATEN關於不侵權的部分，有個很基本的程序問題：ATEN的律師在法院解釋請求項用語之後，才嘗試在陪審團前面爭執專家證人Mr. Dezmelyk關於請求項解釋的證詞有問題，進而影響侵權比對。這是一定輸的。這可能也跟ATEN在地院時更換律師有關吧。

AJINOMOTO CO., INC. v. ITC [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-08-06)

原告Ajinomoto的US 7,666,655與採用基因改良的大腸桿菌生產芳香族L-胺基酸的技術有關。ITC在調查後，認為專利有效，且CJ CheilJedang Corp的部分產品侵權，部分產品不侵權。上訴法院維持了ITC的決定。

本案值得一看。聯邦最高法院在Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 740 (2002)  (這個案子也是我們的Casebook選出的經典案例) 中，確立了禁反言的三種抗辯方法。三種之中比較為人知的是不可預見 (unforeseeable) ，本案則涉及其中一種 “tangential relation exception”。多數意見認為專利權人成功地援引了tangential relation exception，使得被控侵權產品落入了請求項均等範圍。Dyk法官對此則持不同意見。有興趣者可以研究一下。

NUVO PHARMACEUTICALS v. DR. REDDY'S LABORATORIES INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-08-07)

這判決文只有兩頁：由於專利已經在另一件訴訟中無效，所以本案撤銷原判決。