心得筆記：美國發明人法案之專利審理與上訴委員會實務

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Knowledge Repository的心得筆記
Fairsky's Patent Memo之前關於Inter Partes Review與訴訟關聯性的相關文章

Adam R. Hess

Steven J. Schwarz

Annette K. Kwok

2015年10月12日Venable LLP、工研院技轉中心與陳家駿律師在新竹市工研院的中興院區舉辦了一場座談會，主題為「美國專利審理與上訴委員會實務 (Practice before the U.S. Patent, Trial, and Appeal Board)」。這場座談會將領證後審理的概念、實務的統計數據與趨勢、美國專利商標局的規則修改，以及策略面的各種考量都整理了一遍，輔以最新的法院實務見解，內容非常的豐富。現場陳家駿律師也從台灣廠商的觀點，提出許多問題，美國律師也一一地答覆，令人獲益良多，印象深刻。

座談會中，美國律師提到了幾個重點。關於多方復審 (Inter Partes Review，IPR) 與訴訟的關聯性問題，Venable的專利律師給了許多策略上的建議。例如，基於數據顯示，在提出IPR之後，法院的法官准予中止訴訟的比例超過六成，因此訴訟的被告可以考慮對專利審理與上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，PTAB) 提出IPR，以請求地院中止訴訟。但，實務上這個中止訴訟的請求，是在一提出IPR時就向法院提出，還是等到確定開案後再向法院提出，會有不同策略考量。Venable的專利律師建議，實務上在提出IPR之後，可以先詢問地院的法官，看其是比較偏向被告立刻提出中止訴訟的請求以免浪費訴訟資源，還是等到確定開案後再提出以免不必要的中止。如果法官比較傾向確定開案後再向提出中止請求，那麼在訴訟初期的訴訟程序就可以不需要進行的太快。

此外，IPR是否不在訴訟一開始提出，而是等到12個月的法定期限到期前才提出，也會影響到整體的訴訟策略。例如，IPR的證據發現程序的範圍很有限，不像訴訟的發現程序廣泛，因此被告可以考慮在法院先進行一部份的訴訟證據發現程序，以便先釐清比如原告的侵權主張，然後再提出IPR。當然，如果延後提出IPR，法院同意中止訴訟的可能性就大幅降低了，這是要考量的風險。

延後提出IPR也可以就某些進行較快訴訟，保留在法院爭執專利無效失敗後，於PTAB再次主張專利無效的機會。可以這樣作的原因，是法院與PTAB所採用的請求項解釋標準比法院寬，舉證責任也較低，因此無效成功的機會較大。這也是策略上須考量的地方。

Venable的專利律師也介紹了最新的IPR相關實務案例。值得注意的，是當事人就PTAB開案與否的決定，是否能夠上訴到聯邦巡迴上訴法院。目前的實務見解，是如果僅涉及實務問題，則不能上訴 (如Cuozzo案與Achates案)，如果涉及實體問題，則可以上訴 (如Versata案)。這個問題在將來開案決定由三位行政法官改為由一位行政法官作出後，相信會更重要。目前已有當事人就這個問題嘗試上訴到聯邦最高法院了，實務發展究竟會是如何，值得觀察。

最後，Venable的專利律師與陳家駿律師也討論了大家最關心的成本問題。IPR目前的成本，大約是美金30萬左右。由於一開始的請求內容非常重要，因此在開案前就會花掉整體成本的三分之一，後續約一年的證據發現與口頭審理則佔三分之二。不過即使如此，IPR與一年會花掉約一百萬美金的訴訟相比，還是划算太多，因此在被告之後，當事人提出IPR並嘗試先中止訴訟，確實是一個節省整體訴訟成本的好方法。

以上整理的僅為整個座談會內容的一小部份。在Knowledge Repository中，我將座談會的內容整理成清單供大家參考。若有任何問題或業務需求，歡迎隨時洽詢Venable的律師或陳家駿律師。