新的工業標準專利授權問題

Speech by Margrethe Vestager at 19th IBA Competition Conference, Florence (September 11, 2015)

Fairsky Patent Memo 之前關於歐盟最高法院華為案判決的相關文章 (July 17, 2015)

歐盟委員會關於競爭法的專家Margrethe Vestager日前在IBA的競爭法研討會中，就最新的競爭法議題提出了看法。整個演講分兩部份，第一部份與工業標準專利的授權問題相關，第二部份與電子商務有關。就工業標準專利的授權問題，Margrethe Vestager提到了兩個月前，歐盟最高法院就華為案的判決，並認為該案相當重要。關於該案的重點整理，請參考這邊。

這個演講值得注意的，是Margrethe Vestager提出了她所觀察到的，關於工業標準專利授權的最新問題：工業標準專利權人針對供應鍊中的其它人，比如電信營運商聲請禁制令，而非針對手機製造商：

Neither our decisions nor the Huawei judgment mark the end of the story. We are already seeing attempts to circumvent the principle established in our decisions and confirmed by the Court.  The most apparent example is when injunctions are being sought against companies active at other levels of the distribution chain, for example telecoms operators selling phones rather than the phone manufacturer.

我們想像一個狀況：工業標準專利權人選擇發函給歐洲的電信營運商，而不發函給產品的製造商或品牌商。在函中，工業標準專利權人主張電信營運商所銷售的產品，侵害其工業標準專利，並提出授權的要約，要求電信營運商就授權進行談判。由於電信營運商會認為專利授權問題應該由品牌商或製造商處理，而不應由它們處理，因此在收到專利權人的來函後，並不會積極的處理，而是再轉通知產品的製造商或品牌商。

這時會產生一個狀況：這個歐洲的零售商會因此不符合華為案中所提到的， "expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms" 的條件，所以華為案不會適用。其結果是，專利權人可以到法院去聲請禁制令，禁止該電信營運商販賣相關產品，而不會有上面歐盟最高法院在其判決中提到的競爭法問題。

在此同時，電信營運商會把這個狀況，通知產品對應的品牌商或製造商。這時情況會變的複雜。即使品牌商依其與零售商所簽訂的合約，或者依當地的法規，僅就終局的損害賠償負擔保義務，由於產品被禁止銷售，品牌商或製造商還是有可能在嗣後專利權人起訴零售商侵權時，參加該專利侵權訴訟。也就是說，到最後品牌商或製造商產品被禁售，且仍變成訴訟的當事人。

關於這點，台灣的品牌商或製造商需要預先想好因應的措施。例如，在收到當地零售商的通知函後，如果內部研判風險高於一個程度，則可以考慮主動聯絡工業標準相關專利的授權人，要求其以FRAND條件展開談判。當然，這牽涉到諸多問題，比如公司是否有足夠的人力可以對專利授權採取主動洽談，而非被動因應等等。

台灣廠商還需要考慮其與各地電信營運商的合約內容，重新考慮專利侵權瑕疵擔保的風險，以及對應的擔保條款應如何修改。比如，如果台灣廠商在合約中，承諾就工業標準相關專利的爭議，擔保下游電信營運商的律師費，由於風險升高，應該把基本的條件放進合約：需要即時通知、需有律師的選擇權、需有訴訟的控制權、需有和解與取得授權的決定權等等。

最後，以上這些運作，包括主動聯絡取得工業標準相關專利的授權、訴訟管理、以及合約內容的管理等等，都應該轉換成公司內部的日常管理機制，而非個案發生才來管理。畢竟有些事情，等到發生才處理，往往都來不及了。以前有位我很敬重的某公司高層主管，曾說過 "這些問題其實都是內部管理問題。" 偉哉此言!