近期聯邦巡迴上訴法院判決整理

這次的CAFC判決整理值得注意的，是依285條給付對方律師費的議題。其他還包括了適格性與顯而易見的判斷等等，有興趣者可以參考。


NEPTUNE GENERICS, LLC v. ELI LILLY & COMPANY [OPINION - PRECEDENTIAL] (April 26, 2019)

PTAB在多方複審程序後，認為Eli Lilly的培美曲塞二鈉 (pemetrexed disodium，一種癌症化療藥物，商品名是愛寧達) 注射方法專利 US 7,772,209 (請求項的重點在施打培美曲塞後，施打葉酸跟維生素B12) 有效，並未如原告所主張的顯而易見。原告上訴。CAFC維持PTAB的決定。

中間有個議題，是Eli Lilly在申請FDA核准培美曲塞時的陳述，是否會讓請求項顯而易見。當時FDA質疑施打葉酸跟維生素B12是否有用，Eli Lilly回應說，施打葉酸跟維生素B12 是降低培美曲塞致命性的可預測方法 ("predictable way to lower pemetrexed-induced fatalities")。原告認為這足以證明請求項顯而易見。然而CAFC認為，FDA的質疑屬於 "產業懷疑 (industry skepticism)" ，剛好證明了請求項並非顯而易見。相關論述請參考判決原文第8-10頁。


POLYCOM, INC. v. FULLVIEW, INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (April 29. 2019)

PTAB在多方重審程序 (Inter partes reexamination) 之後，認為Fullview的US 6,700,711的請求項並非顯而易見。Polycom上訴，CAFC維持PTAB的決定。

本案相關的多方重審程序很漫長。其中有個值得注意的點：是PTAB做出決定之後，Polycom策略上沒有選擇直接上訴到CAFC，而是先請求PTAB重新審理 (request rehearing)，然後在請求重新審理時，沒有提到新穎性的爭點。CAFC認為這表示Polycom已經放棄 (waived) 了該爭點，導致該爭點無法上訴。這也是為什麼CAFC只考慮了顯而易見性這個爭點。若對此程序問題有興趣，請看判決原文第15-16頁。


IN RE: MORINVILLE [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (April 29. 2019)

Morinville申請了一種運用電腦動態產生階層功能結構的方法 (其實就是產生公司組織圖的方法)。CAFC維持了PTAB認為該請求項不適格的決定。


TRADING TECHNOLOGIES INTL v. IBG LLC [OPINION - PRECEDENTIAL] (April 30. 2019)

被告針對原告的三件電子交易使用者介面專利提出CBM複審。PTAB認為：(1) 原告的專利是CBM複審的適格標的，以及 (2) 原告的專利因不具專利適格性而無效。

這個判決跟上次的CAFC判決整理中，相同當事人的判決內容很像，只是不同專利而已。


THERMOLIFE INTERNATIONAL LLC v. GNC CORPORATION [OPINION - PRECEDENTIAL] (May 1, 2019)

本案值得注意。史丹佛大學在2013年將使用精氨酸和賴氨酸來增強血管功能和身體表現的方法相關專利獨家授權給Thermolife，並與Thermolife一起作為共同原告，起訴包括GNC在內的多個被告專利侵權。在那之前，也就是2012年9月以前，史丹佛大學曾經獨家授權給別的公司，也曾經提起過專利侵權訴訟。

Thermolife的訴訟程序，從discovery到trial都分成兩階段：專利有效性爭點先處理，若有需要再處理專利侵權爭點。關於專利有效性，法院在2016年8月開庭審理，認為專利無效。

在法院認為專利無效後，被告於2016年10月依美國專利法第285條，聲請法院裁定本案是 "例外案件 (exceptional case)"，命原告給付被告律師費。然而，其理由並不是基於專利有效性，也不是基於原告訴訟的方式，而是基於連discovery都沒進行的專利侵權這個爭點。被告認為：(1) 原告沒有針對被告侵權與否做訴前調查，以及 (2) 原告自己的專家證人都作證說，在起訴之前就有公開文獻揭露精氨酸若少於一克會沒有效果 (被告產品的精氨酸劑量少於一克)。

地方法院認同被告見解，而且話講得很重，認為原告根本沒做訴前調查，造成客觀上不合理的濫訴侵權主張，其動機看起來只是想要從大量的訴訟中獲取騷擾式的和解：

The court summarized its conclusions: Plaintiffs’ “prefiling investigation was severely lacking, thus resulting in frivolous claims and the objective unreasonableness of certain infringement contentions”; plaintiffs’ “motivation was seemingly to extract nuisance-value settlements from a large number of defendants”; and “awarding fees here will advance compensation- and deterrence-oriented goals.”

(判決文第13頁)

CAFC維持了地院見解。這個案子的重點在，在訴訟過程中根本沒審理過的爭點，也可以被原告拿來作為請求對方給付律師費的主要依據。CAFC去年才曾經說過，如果要依285條給付律師費，有無儘早告知 (early notice) 是法院考量的因素之一 (Stone Basket Innovations, LLC v. Cook Med. LLC, 892 F.3d 1175, 1181 (Fed. Cir. 2018)) 。但在本案中，CAFC表示，儘早告知不是絕對要素。地院可以考量全部情況作出決定 -- 本案結果就是如此。

所以以後若要在美國起訴專利侵權，請妥善做好訴前調查。訴訟過程中，即使是尚未審理的爭點，也必須小心處理，以免日後部分證詞突然被被告拿來作為原告應給付律師費的依據。


IN RE: COHEN [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (May 1, 2019)

CAFC維持了PTAB關於Cohen的專利申請案是顯而易見的決定。


ENDO PHARMACEUTICALS INC. v. ACTAVIS LLC [OPINION - PRECEDENTIAL] (May 3, 2019)

地方法院認為Actavis沒有證明Endo的專利請求項相較於前案是顯而易見。CAFC維持了地院判決。這又是個跟藥有關的ANDA Litigation，有興趣者可以參考。