近期美國聯邦巡迴上訴法院專利判決整理 (1116- 1130)

這次判決整理包括多方複審的時效爭議、軟體專利紀錄媒體項的侵權判斷、手段附加功能用語如何一個字決定訴訟結果、以及顯而易見性的論理缺乏實質證據支持等議題。


GAME AND TECHNOㄕLOGY CO., LTD. v. WARGAMING GROUP LIMITED [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-11-19)

原告Game And Technology ("GAT") 在2015年7月9日在地院遞交訴狀，主張被告Wargaming侵害其US 7,682,243的專利權 (這專利跟線上遊戲有關喔! 玩家可參考)，然後雇人在2015年12月10日把訴狀送到英格蘭給Wargaming。

然而，送到英格蘭的文件沒有美國地院人員簽名，也沒有地院的封印。後來在2016年2月11日，Wargaming的律師打電話給原告律師討論此訴訟，並在後續的email中表明被告願意放棄正式被送達 (這樣可以比較晚答辯)。

Wargaming在2017年3月13日向美國專利商標局對GAT的專利請求IPR。GAT主張Wargaming已經罹於美國專利法315(b)的一年時效，因此不能請求IPR。Wargaming則認為它從來沒被送達過，所以沒有一年時效的問題。

PTAB認為Wargaming有道理，展開了IPR程序，並認為GAT的專利因顯而易見而無效。(其中一份前案，是龍與地下城玩家手冊 (Dungeons & Dragons Player’s Handbook)。) GAT不服上訴，上訴法院維持了PTAB的決定。

這個案子原告GAT的律師犯了一個嚴重錯誤，導致原告敗訴：原告本來有機會可以在PTAB主張，被告Wargaming的律師在2016年2月11日發的 email， 符合美國聯邦民事訴訟法第 4(d) 條放棄正式送達的規定 (這樣可以延展答辯期限)。但他卻沒有在PTAB這樣主張。這導致上訴法院認為，原告自己已經放棄了這個主張，上訴才提已經來不及了。關於這點請見判決文第13-14頁。


SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND v. MYLAN PHARMACEUTICALS INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-11-19)

在經過IPR程序後，PTAB認為Sanofi的US 7,476,652以及US 7,713,930均因顯而易見而無效。Sanofi不服上訴，上訴法院維持了PTAB的決定。


FIBER, LLC v. CIENA CORPORATION [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-11-21)

在科羅拉多州地院作出US 7,095,917的請求項27與53中關於 "control" 這個字的解釋之後，雙方合意若照這個解釋，被告不侵權且專利無效。然後原告上訴，上訴法院維持了地院的請求項解釋。

本案又是一字定輸贏。原告Fiber LLC專利無效的原因，是control這個字被認定是手段附加功能用語，然後說明書沒有揭露 "control" 這個字的對應功能。撰寫美國專利者，應該對本案的論理邏輯倒背如流才對。若還不熟悉者，快看一下判決文第10-14頁吧。


VIRNETX INC. v. APPLE INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-11-22)

在本案處理的多個爭點中，有一個程序爭點跟一個實體爭點值得注意。

程序爭點是一事不再理的適用。在前一個訴訟中，Apple提出多個專利無效主張，雙方一陣激烈攻防。結果到開庭前，Apple才把多個無效主張刪到只剩一個。那這些攻防完之後，開庭前才被刪掉的無效主張，在下一個訴訟中還可以拿出來用嗎？

上訴法院說不行。核心觀念是，"一事不再理及於在訴狀中被建構且沒有撤回的爭點，即使該爭點在開庭時沒有被提出"：

“preclusion applies to any issue framed by the pleadings and not withdrawn, even though it has not been raised at trial in any way.” 

(判決文第12頁)

實體爭點是 "紀錄媒體項" 的侵權判斷。核心觀念是，方法請求項需要證明被告有執行方法的步驟才侵權，但記錄媒體項不用，只須證明被控產品中有執行功能的軟體存在就行：

Claim 13 requires a computer readable medium, not the underlying process itself, so infringement “do[es] not require the performance of any method steps.” Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197, 1204 (Fed. Cir. 2010). When it is “undisputed that software for performing the claimed functions existed in the products when sold,” infringement occurs when the party sells those products. Id. at 1205. 

所以，以後在美國申請軟體專利，請記得寫紀錄媒體項好嗎？如果不知道為什麼要寫的......還是不要寫美國軟體專利說明書比較好。


TQ DELTA, LLC v. CISCO SYSTEMS, INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-11-22)

經過IPR後，PTAB認為原告TQ Delta的專利US 9,014,243與US 8,718,158因顯而易見無效。TQ Delta上訴，上訴法院認為PTAB的論理缺乏實質證據支持，將本案發回PTAB。

上訴法院認為PTAB的論理缺乏實質證據支持的原因，是PTAB採信的Cisco專家證人Tellado博士的證詞有瑕疵。上訴法院認為，Tellado博士在其專家證詞中，僅提供了不受支持的結論性聲明，聲稱發明時的一般技術人員會有動機採用Stopler中公開的隨機化方法，作為降低Shively中功率峰均值比例 (peak-to-average power ratio, PAR) 的手段：

Dr. Tellado instead offers only unsupported and conclusory statements asserting that an ordinarily skilled artisan at the time of the invention would have been motivated to apply the randomization disclosed in Stopler as a means to reduce PAR in Shively. 

(判決文第16頁)

專家證詞的一個論點的瑕疵，會造成整個案子翻盤。這就是在美國打專利訴訟，專家收費很貴的原因。


PHARMA TECH SOLUTIONS, INC. v. LIFESCAN, INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-11-22)

內華達州地院認為本案禁反言阻卻了均等論的適用。上訴法院維持了地院見解。對禁反言阻卻均等論不熟悉者，可用本案為例子練習一下。


IN RE IPR LICENSING, INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-11-22)

PTAB前一次認為US 8,380,244的請求項8因顯而易見而無效，就被上訴法院基於缺乏實質證據支持而發回了。PTAB在被發回後，還是認為請求項8無效。專利權人再上訴，上訴法院基於同一個理由又撤銷了PTAB的決定。

唉，ZTE好可憐，為了同一個瑕疵，付錢給律師兩次，而且第二次還是失敗。

MERCK SHARP & DOHME CORP. v. WYETH LLC [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-11-26)

PTAB認為Wyeth的US 8,562,999的請求項18並未因顯而易見而無效。Merck不服上訴，上訴法院基於PTAB在其決定書中，並沒有釐清雙方對前案證據的爭議，撤銷了PTAB的決定並發回本案。

這次好幾個案子都跟 "顯而易見的論理要有實質證據支持" 相關。有興趣者可以一起研究一下。