關於PTAB何時可基於當事人未主張的反對理由，來拒絕專利權人在多方複審程序中的修正："易於識別的證據例外"

針對多方複審程序中，若專利權人請求修正請求項，PTAB是否可以主動基於複審請求方未主張的反對修正理由，來拒絕專利權人的修正，CAFC在2022年3月的Hunting Titan v. DynaEnergetics一案中，提出了重要的 "易於識別的證據例外 (readily identifiable evidence exception)"。以下簡單整理重點內容，並附實務建議供大家參考。

判決原文：HUNTING TITAN, INC. v. DYNAENERGETICS EUROPE GMBH, No. 20-2163 (Fed. Cir. March 24, 2022)

案件背景

Hunting Titan對DynaEnergetics的專利US 9,581,422於專利審理暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，PTAB) 提出多方複審，主張請求項1-15因前案 US 9,689,223 ("Schacherer") 而不具新穎性。DynaEnergetics在PTAB決定受理這個多方複審案之後，打算提出修正，新增請求項16-22，來克服新穎性的問題。Hunting Titan則反對DynaEnergetics的修正，理由是修正後的請求項仍然不具可專利性。

問題來了：其實修正後的請求項有可能基於原本的Schacherer前案，就不具新穎性。但Hunting Titan並沒有提出這個反對理由。Hunting Titan認為修正後的請求項顯而易見，這個理由不被PTAB採納。

不過，PTAB在認定原本的請求項1-15不具可專利性之後，還是拒絕了DynaEnergetics的修正。重點是PTAB拒絕修正的理由，是Hunting Titan沒有提出的理由：修正後的請求項16-22因Schacherer前案而不具新穎性。

DynaEnergetics因此請求先例判決庭 (Precedential Opinion Panel，POP) 重新審理。POP撤銷了PTAB拒絕修正的決定，認為Hunting Titan並未證明修正後的請求項16-22無效，同意了DynaEnergetics提出的修正。

POP的理由，是認為根據Nike案的見解 (Nike, Inc. v.Adidas AG, 955 F.3d 45, 51–52 (Fed. Cir. 2020))， PTAB可以基於當事人沒有主張的無效理由，拒絕專利權人對請求項的修正。但POP認為，PTAB只有在罕見的狀況下才可以這樣做：

And the Panel “conclude[d] that only under rare circumstances should the need arise for the Board to advance grounds of unpatentability to address proposed substitute claims that the petitioner did not advance, or insufficiently developed, in its opposition to the motion.”

(判決文第10頁)

POP並沒有定義甚麼叫做 "罕見的狀況"，只舉了幾個例子，比如無效請求人停止參與無效程序，或是沒有回覆專利權人的修正請求時，PTAB可以基於當事人沒有主張的無效理由，拒絕請求項的修正。POP經過一串分析之後，認為本案的狀況不算是 "罕見的狀況"，因此PTAB不應該基於當事人沒有主張的無效理由，拒絕專利權人對請求項的修正。

Hunting Titan因此上訴到聯邦巡迴上訴法院。

上訴法院見解

本案主要爭點，是多方複審程序中，若專利權人請求修正請求項，PTAB到底在甚麼情況下，可以基於當事人未主張的反對理由，來拒絕專利權人的修正？

CAFC並沒有直接正面回答這個問題。CAFC先認為POP那個 "罕見的狀況" 很有問題，但又說POP的見解，並沒有跟Nike案不一致。然後，CAFC特別注意到，POP採用了一個 "易於識別的證據例外 (readily identifiable evidence exception)"，作為PTAB判斷是否可基於當事人未主張的反對理由，來拒絕專利權人的修正的依據。這個 "readily identifiable evidence exception" 的意思，是無效證據並沒有被無效請求人提出，但是卻對PTAB而言，是 "易於識別和有說服力 (readily identifiable and persuasive)"。這個情況下，PTAB為了 "支持專利系統的完整的利益"，應該要主動提出：

本案中POP提出了一個readily identifiable evidence exception的例子，是 "修正後請求項的無效理由，跟原始請求項的無效理由一樣。" 然而，POP接著認為，本案因為跟這個例子的狀況不一樣，所以PTAB不應該主動提出這個理由來拒絕修正。

接下來是重點了：CAFC說，可是你Hunting Titan沒有針對這點上訴啊？也就是說，Hunting Titan沒有主張POP錯誤地適用了readily identifiable evidence exception。上訴人自己不針對這點上訴，所以這個爭點就沒了：

Hunting Titan這個錯誤真的很嚴重。本案的Schacherer前案，其實Hunting Titan是有針對原始請求項提出的，而且理由也是不具新穎性。因此，Hunting Titan其實很有機會主張，這個前案與無效理由，對於修正新增的請求項，是 "易於識別且有說服力"，符合readily identifiable evidence exception適用的狀況才對。但是，就因為上訴時沒提，這整個論述CAFC都無法處理。

無論如何，由於當事人自己沒有主張，因此CAFC只好維持POP的見解：本案不符合readily identifiable evidence exception，PTAB不能基於當事人自己沒有提的無效主張，來拒絕專利權人修改請求項。因此專利權人的修正請求被准許，且新增的請求項16-22有效。

實務建議

本案Hunting Titan連續犯了兩個嚴重錯誤：(1) 在專利權人修改請求項時，沒有提出正確的無效理由來反對修改，(2) 上訴到CAFC時，又沒有主張正確的上訴理由。

實務上要避免類似情況發生，首先在多方複審程序中，如果專利權人請求修正請求項，無效申請人必須主張正確的無效理由來反對修正。這涉及專業的專利有效性分析，務必要花一些時間與成本處理。

其次，如果不幸地，在修正時沒有主張正確的無效理由，那麼就必須倚賴PTAB能適用readily identifiable evidence exception來主動提出。這個readily identifiable evidence exception適用的條件，依目前見解，如果相同的無效理由曾經針對原始請求項出現過，那麼適用的機率就很高。因此，在一開始的請求書 (petition) 中，基於前案能夠提的無效理由應該要儘量提，以提高日後readily identifiable evidence exception適用的機率。