網頁

2022年4月5日 星期二

北依利諾州地院:影響適格性判斷框架的Berkheimer專利因不明確而無效

北依利諾州地方法院於2022年3月29日,對Steven E. Berkheimer的專利做出因不明確而無效的即決判決 (summary judgement)。我們簡單整理本案兩個值得注意的要點供大家參考。


MEMORANDUM Opinion and Order (N.D.Ill. March 29, 2022)

之前聯邦巡迴上訴法院拒絕全院庭審的裁定:Berkheimer v. HP INC., 890 F. 3d 1369 (Fed. Cir. 2018) (Petition for rehearing en banc denied)


北依利諾州地方法院於2022年3月29日,對Steven E. Berkheimer的專利US 7,447,713的請求項4-7,做出因不明確而無效的即決判決 (summary judgement)。至此這個打了快要十年,曾經上訴到二審法院又發回的訴訟,終於暫時告一段落。接下來看看原告是否會再上訴了。

這個案子值得觀察的要點有兩個。一個是這個訴訟在2018年影響了專利適格性的判斷框架。聯邦巡迴上訴法院在2018年,在這個訴訟的判決中,對專利適格性的判斷做出重要見解:Alice框架的第二步中,判斷請求項中的要件是否是 "眾所周知的、例行性的或傳統的 (well-understood, routine or conventional) 是事實問題。這後來大幅影響了訴訟策略。例如,這讓被告在答辯前就基於專利不適格,依美國聯邦民事訴訟法12(b)(6)聲請撤訴的成功率大幅降低。這點當時有很多律師撰文討論,比如這篇文章

為了這個Berkheimer案,美國專利商標局也曾經於2018年,對所有審查委員發出備忘錄,提醒大家以後Alice框架的第二步中,會有事實問題,以及整理其對專利審查程序的影響。由於這太重要,當時我們還立刻辦了講座,提醒大家這個實務發展。之後,美國專利商標局還修改了軟體專利的審查基準,調整了Alice框架中,第一步與第二步的內容,讓第二部只處理事實問題。關於這個重要修改,當時我們也立刻整理了重點供大家參考。

另一個是專利請求項的明確性判斷。在本案中,Berkheimer的專利請求項4-7之所以被法院認為不明確,是因為請求項用語 “without substantial redundancy”,在說明書中用了多個不一致的詞,比如 "minimiz[ing] redundant objects"、"eliminating redundancy"、"reducing redundancies"、以及 "zero redundancy" 等,申請歷史檔案也沒有解釋。這法官認為,這讓熟悉該項技藝者會無法合理確定 “without substantial redundancy” 這個用語的範圍,因此認為請求項不明確。

關於這點剛好呼應我們之前讀書會討論的內容。我們在讀書會時,曾經用實際案例整理過,為什麼之前有些美國律師會刻意這樣撰寫請求項與說明書,以及為什麼現在這樣做會大幅提升不明確的風險。這個案子就是一個例子:10年前在地方法院,HP的律師並沒有主張這個用語不明確,10年後才主張。有參加我們讀書會的朋友,應該完全明白是為什麼吧。

以上整理本案兩個值得觀察的要點。有興趣的朋友,可以把這個最新的判決,以及2018年上訴法院的判決再拿出來讀一遍,對專利申請與專利訴訟管理都會有幫助喔。

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。