北依利諾州地院：影響適格性判斷框架的Berkheimer專利因不明確而無效

北依利諾州地方法院於2022年3月29日，對Steven E. Berkheimer的專利做出因不明確而無效的即決判決 (summary judgement)。我們簡單整理本案兩個值得注意的要點供大家參考。

MEMORANDUM Opinion and Order (N.D.Ill. March 29, 2022)

之前聯邦巡迴上訴法院拒絕全院庭審的裁定：Berkheimer v. HP INC., 890 F. 3d 1369 (Fed. Cir. 2018) (Petition for rehearing en banc denied)

北依利諾州地方法院於2022年3月29日，對Steven E. Berkheimer的專利US 7,447,713的請求項4-7，做出因不明確而無效的即決判決 (summary judgement)。至此這個打了快要十年，曾經上訴到二審法院又發回的訴訟，終於暫時告一段落。接下來看看原告是否會再上訴了。

這個案子值得觀察的要點有兩個。一個是這個訴訟在2018年影響了專利適格性的判斷框架。聯邦巡迴上訴法院在2018年，在這個訴訟的判決中，對專利適格性的判斷做出重要見解：Alice框架的第二步中，判斷請求項中的要件是否是 "眾所周知的、例行性的或傳統的 (well-understood, routine or conventional) 是事實問題。這後來大幅影響了訴訟策略。例如，這讓被告在答辯前就基於專利不適格，依美國聯邦民事訴訟法12(b)(6)聲請撤訴的成功率大幅降低。這點當時有很多律師撰文討論，比如這篇文章。

為了這個Berkheimer案，美國專利商標局也曾經於2018年，對所有審查委員發出備忘錄，提醒大家以後Alice框架的第二步中，會有事實問題，以及整理其對專利審查程序的影響。由於這太重要，當時我們還立刻辦了講座，提醒大家這個實務發展。之後，美國專利商標局還修改了軟體專利的審查基準，調整了Alice框架中，第一步與第二步的內容，讓第二部只處理事實問題。關於這個重要修改，當時我們也立刻整理了重點供大家參考。

另一個是專利請求項的明確性判斷。在本案中，Berkheimer的專利請求項4-7之所以被法院認為不明確，是因為請求項用語 “without substantial redundancy”，在說明書中用了多個不一致的詞，比如 "minimiz[ing] redundant objects"、"eliminating redundancy"、"reducing redundancies"、以及 "zero redundancy" 等，申請歷史檔案也沒有解釋。這法官認為，這讓熟悉該項技藝者會無法合理確定 “without substantial redundancy” 這個用語的範圍，因此認為請求項不明確。

關於這點剛好呼應我們之前讀書會討論的內容。我們在讀書會時，曾經用實際案例整理過，為什麼之前有些美國律師會刻意這樣撰寫請求項與說明書，以及為什麼現在這樣做會大幅提升不明確的風險。這個案子就是一個例子：10年前在地方法院，HP的律師並沒有主張這個用語不明確，10年後才主張。有參加我們讀書會的朋友，應該完全明白是為什麼吧。

以上整理本案兩個值得觀察的要點。有興趣的朋友，可以把這個最新的判決，以及2018年上訴法院的判決再拿出來讀一遍，對專利申請與專利訴訟管理都會有幫助喔。