倚靠機構領域的可預測性，滿足書面描述要件

本案又是一個 "沒有描述也是一種書面描述" 的案件。相信有參加過我們之前群帆讀書會的朋友，應該可以更快地掌握重點了吧。以下簡單整理本案相關內容，並提供個人心得供參考。(群帆讀書會中，我提到過我不認同法院的判決。本案判決，我也不認同。)

判決原文：ASCION, LLC v. ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC., No. 2021-1857 (Fed. Cir. April 22, 2022)

案件重點

本案系爭專利US 9,451,833揭露一種模組化的床腳。在請求項1中，要求模組化床腳的第一床腳組件包括一個 "實質水平的底面"：

但是說明書中，完全沒有跟這個底面相關的說明。圖式中也沒有畫出這個底面：

地方法院於是認為系爭專利不滿足美國專利法的書面描述要件，專利無效。專利權人不服上訴。

上訴法院認為，機構發明是 "相當可預測的領域 (fairly predictable field)"，因此相較於不可預測的技藝，較低程度的細節就可以滿足書面描述要件。所以合理的事實發現者者可能會發現，熟悉該項技藝者會明白說明書揭露了具有實質水平下表面的床腳組件 (即使說明書沒有，圖式也沒畫)：

這個判決只有五頁，關於書面描述的實質論述，就只有上面這個段落。上級法院就依此撤銷了下級法院的判決，並發回更審。

實務心得

關於美國專利的說明書跟圖式都沒有描述，還是能夠滿足美國專利法的實質描述要件這點，我們已經在之前的群帆讀書會，詳細討論過了。讀書會討論的判決，內容比本案要困難得多，相信參加過我們讀書會的朋友，對這個案子應該比較能夠理解吧。

本案中上訴法院引用的兩個判決，其實都是在討論上下位概念，跟本案不一樣。在Bilstad案中，上訴法院討論的是較窄的下位概念的實施例，能否滿足較寬的上位概念請求項的書面描述。在該案中，法院認為，"如果相關技藝不可預測，那麼需要揭露更多的下位實施例，來適當地顯示整個上位概念有被掌握"：

[I]f the art is unpredictable, then disclosure of more species is necessary to adequately show possession of the entire genus.

Bilstad at 1125.

在Hologic案中，法院在論述可預測性時，引用了著名的Araid案。Araid案在論述可預測性與書面描述要件的關係時，也是在討論下位概念的實施例，能否滿足較寬的上位概念請求項的書面描述：

For generic claims, we have set forth a number of factors for evaluating the adequacy of the disclosure, including "the existing knowledge in the particular field, the extent and content of the prior art, the maturity of the science or technology, [and] the predictability of the aspect at issue."

Araid  at 1351。

而且Hologic案還討論了關於書面描述要件，圖式甚麼時候可以不畫出請求項的限制條件：如果是習知技術，而且在了解專利標的時並非必須的，那可以不畫出來：

The written description does not require that every claimed element be illustrated in the figures, particularly in predictable arts and where the element not depicted is conventional and not "necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented." 

Hologic at 1362.

本案的重點就在於床腳模組化。所以模組化之後，床腳的各組件要怎麼組在一起，對於了解發明標的很重要。這時圖式如果不畫出請求項相關的限制條件，還能滿足書面限制條件，依照上訴法院之前的判決先例，其實很有爭議。

本案不是在討論下位概念之間的可預測性。請求項的用語 "實質水平的底面" 並非說明書下位實施例的上位概念，事實上說明書跟圖式中，完全沒有說明床腳組件的底面到底是長甚麼樣子，才能跟另一個床腳組件的頂面結合。

所以本案所倚賴的可預測性，是熟悉技藝者是否可以從請求項跟說明書的其他內容，預測請求項特定的限制條件是否有被發明人掌握，而且這個特定的限制條件，還跟發明重點相關，而非習知技術。

最後，有興趣者可以再看看上面的圖，再看看完整的請求項內容，然後想一下，如果第一床腳組件的底面是平面，那到底跟第二床腳組件要怎麼結合？請求項對第二床腳組件的頂面形狀做了很多描述，相對應的第一床腳組件的底面卻只是一個平面，這兩個如果能穩固地組起來 (請求項還要求組好後，外表面必須連續)，那麼我覺得機構領域的可預測性......未免也太高了吧。

這根本是在說，我要用一個平的底面，跟一個複雜形狀的頂面結合，這跟發明標的相關，組好後外表面還必須連續，至於怎麼做自己想吧，反正機構領域可預測性高。如果這樣也能滿足書面描述要件，那以後機構案的請求項，乾脆就寫 "PHOSITA請自行預測" 算了。

建議不要太倚賴這個案子的見解。機構案的請求項，在說明書中還是每個限制條件都有相關敘述支持比較好。美國律師在書中，也是這樣建議的喔。