合約的文字影響專利的新穎性：SUNOCO PARTNERS MARKETING v. U.S. VENTURE, INC. (CAFC, April 29, 2022)

依本案見解，專利申請前與他人簽署的合約，即使發明人作證合約目的是實驗使用，文字內容仍然可能在日後影響專利的新穎性。這值得專利從業人員與審約法務們留意。以下整理本案關於此爭點的重點，並提供實務建議供參。

判決原文連結：SUNOCO PARTNERS MARKETING v. U.S. VENTURE, INC., No. 2020-1640 (Fed. Cir. April 29, 2022)

案件背景

原告Sunoco在北依利諾州訴被告US Venture侵害其丁烷混合系統相關的專利。然而，在專利申請前的367天，此技術發明人當時任職的公司MCE Blending ("MCE") 承諾將丁烷混合系統賣給Equilon Enterprise LLC (Equilon)，並在Equilon於底特律的工廠安裝丁烷混合系統。雙方因此簽署了合約。在合約中，MCE承諾銷售丁烷混合系統給Equilon，對價 (consideration) 包括 Equilon承諾五年內從MCE採購50萬桶的丁烷。

依當時的美國專利法第102(b)條，如果發明的內容在專利申請前的一年之前，已經 "on sale"，那麼就不能獲准專利。這在美國稱作一年的 "on-sale bar"。這個一年的on-sale bar有個例外：如果這個sale是為了實驗使用 (experimental use)，而非商業銷售，那就不會觸發。這個觀念可以參考美國聯邦最高法院在Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 US 55, 64 (1998) 一案中的見解：

Nevertheless, an inventor who seeks to perfect his discovery may conduct extensive testing without losing his right to obtain a patent for his invention—even if such testing occurs in the public eye. The law has long recognized the distinction between inventions put to experimental use and products sold commercially.

(這觀念還不是Ptaff這個案子建立的。最高法院早在1878年就是這個見解了。)

在本案中，被告US Venture主張這個合約的日期，剛好是專利申請日前的一年又兩天，因此觸發了on-sale bar，使Sunoco的專利因欠缺新穎性而無效。Sunoco則主張這個合約是 "實驗使用"，不會觸發102條的on-sale bar，因此專利仍然有效。

地方法院認為這個合約構成實驗使用，因此不會影響專利的新穎性。US Venture不服上訴。

上訴法院見解

上訴法院根據合約的文字，認定這個合約背後就是許諾銷售，不是實驗使用。首先，關於對價，合約文字用了 "agree to sell"、"agree to purchase"、以及 "in consideration for the purchase and sale" (法院特別用斜體字強調)：

其次，合約的前言 (whereas) 中，也明顯提到Equilon想採購 "Equipment"：

合約也提到 "Equipment" 的所有權會在安裝與訓練完成後，由MCE移轉給Equilon。雙方還約定好屆時會簽屬相關的銷售文件：

Sunoco主張合約中的安裝前測試條款，可以證明這個合約是為了實驗使用而簽：

這個主張也是地方法院認為這份合約的目的是實驗使用的主要原因。但是上訴法院不這樣認為。上訴法院認為，這個條款只是在確保MCE銷售出去的設備，可以符合MCE的最低運作標準而已。這個測試條款不能證明整份合約是為了實驗使用的目的。

合約還有一個安裝後測試條款：

上訴法院認為這個條款，就是驗收測試條款。這更證明這個合約是銷售合約，設備安裝的目的不是實驗使用。

最後，Sunoco傳喚了專利的發明人出來作證，說當時這個合約的主要目的是實驗使用。上訴法院不同意。上訴法院認為，發明人的主觀意圖，在合約文字的客觀證據面前，重要性很低，通常法院都看客觀證據：

基於以上，上訴法院撤銷了地方法院的見解，將全案發回地方法院更審。

實務建議

專利申請之前，如果要簽署任何合約，審約法務必須確保合約的文字內容，日後可以讓專利權人主張是實驗使用。合約中的測試條款，很可能會被認定為是銷售的測試或驗收，不能證明合約的目的是做實驗。

合約文字一旦確定，日後會是法院判斷的主要客觀證據。即使發明人出來作證，證明當年簽約的意圖，也無法推翻合約文字所構成的客觀證據。

更重要的是，即使依合約需要對發明內容保密，依照2019年聯邦最高法院見解，也會觸發on-sale bar。換言之，這份需要對專利內容保密的合約，會成為影響專利新穎性的前案：

因此，公司或法人機構針對自有研發技術，必須想辦法建立 "專利申請狀態" 與 "技術對應產品的合約狀態" 的交叉確認機制，研發部門與業務部門也必須有相關觀念的訓練，以避免本案狀況發生。