"借" 專利告人時，要特別注意的事項

今年6月8日ITC的行政法官針對HTC聲請調查Apple專利侵權乙案，就 "HTC從Google借來的五篇專利" 的部份，作出當事人不適格的第15號裁定 (Order No. 15)。這個裁定ITC予以支持，決定不review。

最近 "借專利" 這個話題，感覺好像越來越多人在討論。之前我的拙作，也有提到某些公司可以借專利來反訴。由於這個裁定跟 "借專利" 相關，所以我作了以下簡單整理供參。詳細內容還是請看原文喔。(可惜原文的公開版本遮掉了太多內容，不過還是可以稍微看出一點東西啦。)


1. 登記專利權移轉只是起點，不是終點

關於這幾篇專利，Google確實有去USPTO登記移轉給HTC。HTC因此覺得，專利權已經移轉了，一切都應該沒有問題才對。

然而，登記專利權移轉只是判斷當事人有無權起訴的起點而已。要判斷受讓人是否真的當事人適格，還必須了解雙方當事人的意圖，以及實質上究竟移轉了什麼才行：

2. 重點：受讓人必須受讓了所有實質的權利才當事人適格

關於這點，最有名的案子是1893年 (是的我沒打錯，一百多年前) 美國聯邦最高法院的Waterman案。這個案子在裁定裡也有引用。不過比較清楚點出 "必須受讓所有實質權利" 這個重點的，還是下面這段：

3. HTC不適格的五個原因

3.1 Google保留了不知什麼東西，讓法官覺得HTC受讓的right to sue是虛幻的 (第9頁第2段開始)

這邊重點內容都被遮掉，不知道確切的內容。不過法官引用了Speedplay這個案子作為例子來說明。

在Speedplay這個案子中，Speedplay是專屬被授權人，而且可以再授權。授權人自己則保留了right to sue infringement。然而，這個安排讓法院覺得，授權人自己保留的right to sue是虛幻的，因為被告只要取得Speedplay的授權給就好了。換言之，right to sue是實質上被Speedplay所掌控了。

雖然Speedplay的案件事實跟HTC案不一樣，但從法官舉的這個例子，小的我大膽猜測，Google關於轉讓給HTC的專利，自己保留了授權給別人的權利。這讓HTC被受讓的right to sue，被行政法官認定是虛幻的 -- Apple取得Google的授權，HTC就破功了。這是我猜的啦，不一定是真的。

3.2 HTC的ability to sue被限制  (第10頁第2段開始)

HTC受讓了專利，卻不能任意地起訴，只能在有限的狀況下起訴。雖然不知道這個有限的狀況是什麼，但很明顯這讓行政法官認為HTC並沒有受讓實質上的權利。

小的我大膽地猜測，HTC大概是答應Google在受讓專利後 "只能告Apple" 吧。

3.3 HTC專利再移轉的能力被限制   (第10頁倒數第三行開始)

如果HTC真的受讓了所有實質的權利，HTC應該可以把Google移轉給它的專利，任意地再移轉給別人。但很明顯不是這樣。

當然重點內容又再次被遮掉了，不過行政法官認為依Google與HTC的合約，HTC不可以把Google移轉給它的專利任意再移轉給別人，這讓他覺得HTC並沒有真的受讓了所有實質的權利。

3.4  HTC授權給別人的能力被限制 (第12頁倒數第三行開始)

Google不知道跟HTC作了什麼安排，使得行政法官覺得HTC's right to free license是虛幻的。我猜，大概是如果HTC要把Google移轉給它的專利授權給別人，要取得Google同意之類的吧。

3.5 無法證明雙方有轉讓的真意 (第13頁第2段開始)

關於這點，首先，HTC在Discovery過程中，關於HTC與Google之間的email，關於專利轉讓這部份，雙方的討論全部遮掉，因此連行政法官都無法看到HTC與Google之間就專利轉讓這個事的談判過程。行政法官大概覺得，如果雙方有專利實質轉讓的真意，這應該不會發生才對。

其次，行政法官發現了某件奇怪的事 (不知是什麼事)，然後拒絕判斷 "Google的當事人適格" 這個問題，因為它 "還不成熟"。關於這點，我猜應該HTC想說如果它自己當事人不適格，那就把Google加進來當共同被告吧。然而這一點行政法官拒絕回答，所以也不確定後續會怎麼發展。


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這個案子還有一些值得討論的地方。比如在Google與HTC的Assignment中，明白寫出了如果這份Assignment與另一份合約衝突，以另一份合約為準，但HTC卻只揭露Assignment，遲遲不願意揭露那個 "另一份合約"，直到Apple提出要求後的五個月後才提出。這應該讓行政法官覺得有問題吧。不過這些事都跟訴訟戰術有關，這邊就不討論了。

總之，這份裁定點出了 "受讓人必須受讓了所有實質的權利才當事人適格" 這個重點，並整理了各種讓專利受讓人在起訴時，可能會被認定為當事人不適格的態樣：

• 讓與人有所保留，讓受讓人的right to sue變的虛幻
• 受讓人的ability to sue被限制
• 受讓人專利再移轉的能力被限制 
• 受讓人授權給別人的能力被限制
• 無法證明雙方有轉讓的真意  (比如不揭露能證明真意的文件)

大家以後要 "借" 專利時，要特別注意啊。