專利在海關為什麼擋不到侵權產品?

關於S3在ITC告Apple專利侵權的第一件案子，之前ITC已經在2011年11月21日作出Apple不侵權的最終決定了。公開版本的Commission Opinion則稍晚才公佈。

這個案子淹沒在諸多更大的專利侵權訴訟中，所以大家可能沒有注意到它。不過在這個案子裡，ITC提出了一個值得注意的見解，在這邊跟大家介紹一下。

事情是這樣的：S3拿了4篇專利，共12個claims聲請ITC調查Apple的產品是否侵權。行政法官的初判認定Apple侵犯了3個claims，其中apparatus claim、method claim以及data structure claim剛好各一個。其它9個claims行政法官認為都無效。

到了終判，委員會認為3個claims中的apparatus claim也無效。剩下的兩個claims分別是US 6,658,146的claim 16，以及US 6,683,978的claim 11。

US 6,658,146的claim 16是一種圖形檔案的編碼方法：

US 6,683,978的claim 11是一種圖形檔案的格式：

重點在關於最後的這兩個claims，委員會作出的見解。

首先，委員會認為，要ITC發出排除令，在海關把侵權產品擋下來，依關稅法的規定，必須是產品在 "進口的當下" 就侵權。如果不是在這進口的當下侵權，那麼ITC無法依法就Apple進口的產品發出排除令。

這個見解其實很值得討論，不過它不是這篇文章的重點，若有興趣，請直接看Commission Opinion裡的內容。委員會花了很大的篇幅推出這個見解。

從此見解出發，關於 US 6,658,146的claim 16，委員會認為它主張的是 "方法"，由於Apple在進口的時候，這個圖形檔案的編碼方法沒有被使用 (是進口之後，消費者打開電腦才有可能使用這個方法)，所以在進口的當下沒有侵權：

至於 US 6,683,978的claim 11 ，委員會認為它主張的是一種 "資料格式"，由於Apple在進口的時候，產品裡沒有這個格式 (是進口之後，使用這個格式存圖檔，電腦裡才有可能存了這個格式的資料結構)， 所以沒有侵權：

就這樣，S3在ITC輸掉了。

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借用一下S3這個案子，介紹一下軟體專利的claim撰寫的特點。雖然S3的技術是實現在繪圖晶片的電路裡，但我從claim看，覺得這個圖形格式與編碼解碼方法，說不定也可以用軟體來完成吧。(不過這又是另一個技術問題了。)

在撰寫Claim的時候，必須寫到能抓到潛在的侵權者。這是基本概念。有的時候claim的標的，會跟抓不抓的到潛在的侵權者相關。關於軟體專利，依一般的claim撰寫方法，會有三種 (而不是兩種) 請求標的可以寫：方法 (這是一個方法)、裝置 (這是一個物)、以及紀錄媒體 (這也是一個物)。在不違反發明單一性的前提之下，這三種不同的請求標的，可以抓到三種不同的侵權者。

如果請求的標的是方法，可以抓到的是使用這個方法的人，在軟體專利領域就是也就是使用這個軟體的人。這個人往往不是賣手機的人，而是使用手機的人，也就是消費者，或是廠內的測試人員。

請求的標的是裝置與紀錄媒體，可能可以抓到不同的侵權者，端看claim怎麼寫。在大部份情況下，裝置可能會寫成包括了處理器與記憶體，紀錄媒體則單純只是儲存了軟體的載體 (可能是記憶體、光碟片或記憶卡之類的)。這樣寫的結果，是如果販賣安裝了軟體的手機，則兩項可能都可以抓到賣方；如果只賣有軟體的記憶卡之類的，可能就只有紀錄媒體項可以抓到賣方了。

想像一下，如果 S3的圖形處理技術，是可以用軟體完成的，那麼應該可以寫出一項claim，標的是儲存了軟體本身的紀錄媒體。如果是這樣，S3到終判時，裝置claim被幹掉了，方法進口時無人使用，資料結構在進口時也不存在，就只剩軟體本身的紀錄媒體claim還有希望了。

其實這個案子還有一個問題，就是到終判時還活著的那個方法項，好像沒有完全對應的裝置項。如果有的話，S3也許還有機會也說不定。不過這是另一個問題，在此就不討論了。

如果需要例子的話，前陣子很熱門的Apple跟Samsung的專利訴訟案，Apple拿出來的其中一項Claim (US 7,844,915的claim 8)，就是一個紀錄媒體claim喔。有興趣者也可以去下載來看看Apple是怎麼寫的喔。(另外兩項US 7,864,163的claim 50跟US 7,469,381的Claim 19都是包括了處理器與記憶體的裝置項，也可以順便看看。)

總結一下：寫軟體專利，記得有三項可以寫，三項有不同目的，可以在不同情況下抓到不同人，千萬別漏了喔。