2021年8月15日 星期日
美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210801-20210810)
這次的判決整理有充滿爭議的skinny label案重審結果，以及合約文字解釋相關的判決。其中skinny label案連當年Hatch-Waxman法案的立法者Henry A. Waxman遞交了法院之友意見書都沒用。看來這個案子又是一個值得打到聯邦最高法院的案件了。
2018年1月18日 星期四
"Will Assign" Is NOT Assign: AVT v. HTC (Fed. Cir. 2018)
本案重點在聘僱合約中的文字 "will assign"，是否發生專利權移轉的法律效果。法院認為沒有，因此原告因當事人不適格而敗訴。本案值得所有的合約審閱人員注意。本文順便討論如果 "will assign" 不行，那合約中要用甚麼用語會比較好，以及其風險為何。
判決文：Advanced Audio Technologies v. HTC (Fed. Cir., January 11, 2018)
判決文：Advanced Audio Technologies v. HTC (Fed. Cir., January 11, 2018)
2012年10月31日 星期三
"借" 專利告人時，要特別注意的事項
今年6月8日ITC的行政法官針對HTC聲請調查Apple專利侵權乙案，就 "HTC從Google借來的五篇專利" 的部份，作出當事人不適格的第15號裁定 (Order No. 15)。這個裁定ITC予以支持，決定不review。
最近 "借專利" 這個話題，感覺好像越來越多人在討論。之前我的拙作，也有提到某些公司可以借專利來反訴。由於這個裁定跟 "借專利" 相關，所以我作了以下簡單整理供參。詳細內容還是請看原文喔。(可惜原文的公開版本遮掉了太多內容，不過還是可以稍微看出一點東西啦。)
1. 登記專利權移轉只是起點，不是終點
關於這幾篇專利，Google確實有去USPTO登記移轉給HTC。HTC因此覺得，專利權已經移轉了，一切都應該沒有問題才對。
然而，登記專利權移轉只是判斷當事人有無權起訴的起點而已。要判斷受讓人是否真的當事人適格，還必須了解雙方當事人的意圖，以及實質上究竟移轉了什麼才行：
2. 重點：受讓人必須受讓了所有實質的權利才當事人適格
關於這點，最有名的案子是1893年 (是的我沒打錯，一百多年前) 美國聯邦最高法院的Waterman案。這個案子在裁定裡也有引用。不過比較清楚點出 "必須受讓所有實質權利" 這個重點的，還是下面這段：
3. HTC不適格的五個原因
3.1 Google保留了不知什麼東西，讓法官覺得HTC受讓的right to sue是虛幻的 (第9頁第2段開始)
這邊重點內容都被遮掉，不知道確切的內容。不過法官引用了Speedplay這個案子作為例子來說明。
在Speedplay這個案子中，Speedplay是專屬被授權人，而且可以再授權。授權人自己則保留了right to sue infringement。然而，這個安排讓法院覺得，授權人自己保留的right to sue是虛幻的，因為被告只要取得Speedplay的授權給就好了。換言之，right to sue是實質上被Speedplay所掌控了。
雖然Speedplay的案件事實跟HTC案不一樣，但從法官舉的這個例子，小的我大膽猜測，Google關於轉讓給HTC的專利，自己保留了授權給別人的權利。這讓HTC被受讓的right to sue，被行政法官認定是虛幻的 -- Apple取得Google的授權，HTC就破功了。這是我猜的啦，不一定是真的。
3.2 HTC的ability to sue被限制 (第10頁第2段開始)
HTC受讓了專利，卻不能任意地起訴，只能在有限的狀況下起訴。雖然不知道這個有限的狀況是什麼，但很明顯這讓行政法官認為HTC並沒有受讓實質上的權利。
小的我大膽地猜測，HTC大概是答應Google在受讓專利後 "只能告Apple" 吧。
3.3 HTC專利再移轉的能力被限制 (第10頁倒數第三行開始)
如果HTC真的受讓了所有實質的權利，HTC應該可以把Google移轉給它的專利，任意地再移轉給別人。但很明顯不是這樣。
當然重點內容又再次被遮掉了，不過行政法官認為依Google與HTC的合約，HTC不可以把Google移轉給它的專利任意再移轉給別人，這讓他覺得HTC並沒有真的受讓了所有實質的權利。
3.4 HTC授權給別人的能力被限制 (第12頁倒數第三行開始)
Google不知道跟HTC作了什麼安排，使得行政法官覺得HTC's right to free license是虛幻的。我猜，大概是如果HTC要把Google移轉給它的專利授權給別人，要取得Google同意之類的吧。
3.5 無法證明雙方有轉讓的真意 (第13頁第2段開始)
關於這點，首先，HTC在Discovery過程中，關於HTC與Google之間的email，關於專利轉讓這部份，雙方的討論全部遮掉，因此連行政法官都無法看到HTC與Google之間就專利轉讓這個事的談判過程。行政法官大概覺得，如果雙方有專利實質轉讓的真意，這應該不會發生才對。
其次，行政法官發現了某件奇怪的事 (不知是什麼事)，然後拒絕判斷 "Google的當事人適格" 這個問題，因為它 "還不成熟"。關於這點，我猜應該HTC想說如果它自己當事人不適格，那就把Google加進來當共同被告吧。然而這一點行政法官拒絕回答，所以也不確定後續會怎麼發展。
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這個案子還有一些值得討論的地方。比如在Google與HTC的Assignment中，明白寫出了如果這份Assignment與另一份合約衝突，以另一份合約為準，但HTC卻只揭露Assignment，遲遲不願意揭露那個 "另一份合約"，直到Apple提出要求後的五個月後才提出。這應該讓行政法官覺得有問題吧。不過這些事都跟訴訟戰術有關，這邊就不討論了。
總之，這份裁定點出了 "受讓人必須受讓了所有實質的權利才當事人適格" 這個重點，並整理了各種讓專利受讓人在起訴時，可能會被認定為當事人不適格的態樣：
- 讓與人有所保留，讓受讓人的right to sue變的虛幻
- 受讓人的ability to sue被限制
- 受讓人專利再移轉的能力被限制
- 受讓人授權給別人的能力被限制
- 無法證明雙方有轉讓的真意 (比如不揭露能證明真意的文件)
大家以後要 "借" 專利時，要特別注意啊。
2012年9月2日 星期日
工業標準基礎專利的侵權攻防 三之二：搞半天你沒有資格起訴啊？
繼上一篇之後，再來談談另一個工業標準基礎專利的防禦方法吧。
工業標準的基礎專利，多半是當年參與制定工業標準的人申請的。由於工業標準制定不易，所以可能會有制定者共同開發，或專利授權的特別約定。而這些特別約定，以及當年發生的事情，除非在美國被告後，請律師在Discovery過程中想辦法去看，否則有些外人根本就不會知道。
以下MPT涉入的這個訴訟就是一個例子：搞到後來Lucent有個專利根本當事人不適格 (lack of standing to sue)。
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2002年Lucent告Gateway與Dell侵害其MP3相關的專利權。後來兩個案子都移到南加州，而且Microsoft本來沒被告，應該是因為要力挺它的大客戶 (或者是要盡合約的擔保義務 ...... )，2003年時決定自己跳進去參加這個訴訟，而且看起來還公親變事主，成為被告方的主角。
MPT在2006年成立之後，也跳進去跟Lucent一起成為原告，以及一起被上訴。
這個案子在當年非常有名，因為後來陪審團在2007年時，判Microsoft要賠15億美金的天價，而且這還是沒有故意侵權加倍賠償的結果。是的，Apple告Samsung的判賠金額已經算進故意侵權的加倍賠償了，都沒有打破這個紀錄喔。
事實上這個15億美金的損害賠償額，當年在post-hearing proceeding就被翻盤了。之後雙方都上訴，CAFC也在2008年9月25日作出了判決，支持地方法院的翻盤決定。
Microsoft的律師團當然不是省油的燈，訴訟過程中幾乎把該挖的歷史資料都挖出來了。
依據CAFC的判決文 (第5頁下半部開始)，Lucent的前身AT&T在1988年時，跟德國公司Fraunhofer簽署了Joint Development Agreement (“JDA”)，自1989年4月起，共同開發數位訊號的壓縮技術。這個JDA的架構很普遍：合約生效日之前雙方各自已開發的 "Existing Technology" 各自擁有，合約生效日之後共同開發的 "New Work" 則雙方共有，且雙方都可以非專屬授權給其它人。
後來這個技術被用在 ISO 11172-3 Audio Layer 3 這個工業標準裡。這個工業標準就是大家所知的 "MP3” 規格。
第一個問題來了：Lucent的5,627,938專利有四項claims，依JDA到底哪幾項屬於Lucent自己的 "Existing Technology"，哪幾個屬於 "New Work" 呢？Lucent主張四項應該都是 "Existing Technology"，所以專利權都是Lucent的，Lucent當然可以起訴。Microsoft則主張四項都是 "New Work"，所以Lucent應該要跟權利共有人Fraunhofer一起起訴才對。重點是Fraunhofer絕對不會起訴的 -- 因為Fraunhofer已經授權給Microsoft使用其MP3相關的專利了。
關於這個問題，CAFC支持地方法院法官的見解：四項Claim中，第1跟第3項是 "Existing Technology"，第2跟第4項是 "New Work"。這又引出了第二個更複雜的問題：
當專利權是A跟B共有，其中claim 1是A一個人開發的，claim 2是A+B兩個人開發的，那A可以不找B，自己拿整篇專利去告人，並且只主張自己開發的claim 1嗎？
這個問題很重要，CAFC說 "不可以! 因為B是整篇專利的共有人，所以要起訴就要一起起訴。" 詳細的推論從判決文第17頁的下半部開始，尤其是第18頁最後一行開始的這個概念：
有人可能會覺得這不太合理 -- Lucent也這樣覺得。CAFC關於這點，表示 "啊你爸爸AT&T當年可以選擇把 "Existing Technology" 跟 "New Work" 分兩個申請案分開申請，但你爸爸選擇不這樣作，所以你現在只好找共有人一起起訴啦" ：
Lucent 站起來告人，喔不，是單獨起訴的適格性，就這樣飛了。
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先順便提一下：如果公司有跟別人簽JDA，關於專利權的歸屬，可能要想一下怎麼約定。共有其實不是一個好約定，除了告人不方便之外，也不利於專利的金錢化。本案就是一個例子。當然這一切都要看合約的文字內容。法務審約時，這些點可能都要先想到。
回到正題上。通常下游的廠商，對工業標準的制定過程都不熟悉。尤其是實施在料件裡的工業標準，更是如此。而專利權人如果大家仔細觀察，有很多都只告不懂這些東西的下游廠商。這時就需要上游廠商的支援了。
所以當下游廠商被告，除了要求上游廠商擔保之外，另一個記得要作的，是詢問上游廠商跟標準制定有關的資訊，以作為律師擬定防禦策略的參考。然後在Discovery過程中，一定要記得跟律師說，想辦法儘早去Discover當年工業標準制定時，曾經發生過的事情的相關文件。尤其當你自己，或是你的上游廠商，已經為了同一個工業標準付過錢給另一個人之後，一定要看看當年有沒有類似本案中的共同開發合約存在。
本案就是這個狀況。我想如果Microsoft不跳進去打，Dell跟Gateway可能需要花更多心力這個點。而且它最後簽涉到原告跟第三人簽的JDA的內容 ---- 律師還要能夠想到要去找看看有沒有這種東西才行。
另一個有名的例子，是Rambus主張DRAM相關的專利權，結果被Infinion挖出當年Rambus在JEDEC訂規格時作的事情，差點讓Rambus被認定是詐欺而無法主張專利。不過後來CAFC駁回了地方法院關於詐欺的認定，不過Rambus應該是嚇出一身冷汗了吧。這個案子相關的資料網路上很多，有興趣者可以自己找一找喔。
有時候情況會變的很複雜。以代工廠商為例，說不定工業標準相關的料件，根本不是自己買，而是品牌客戶 Consign或Buy-Sell來的。因此自己跟上游料件商之間，還沒有直接的合約關係。這就看被告時，負責處理這個訴訟的法務的操盤能力，以及跟自家業務與採購配合的夠不夠緊密了。
台灣的下游系統代工廠商或品牌廠商，很多都不熟悉工業標準制定這一塊。就算加入Forum或標準組織，也只是單純為了能早點取得其它人定好的規格書，以便開發產品而已。真的在訂工業標準的，有，但是不多。把工業標準的制定連結到專利策略的，就更少了 (但不是沒有喔)。在這種情況下，法務也只能靠看判決文，了解一下別人是怎麼打的，並儘量吸收業界關於標準制定的狀況，來作為自己的參考了。
無論如何，只要有基本的防禦方法概念，實務怎麼運作，就看個案吧。沒有概念也沒關係 -- 花錢找個夠強的美國律師來cover也行。這個案子Microsoft找的Fish & Richardson就很不錯 (也很貴......) ，可以列入考慮喔。
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敬請期待後續的 Part III !
工業標準的基礎專利，多半是當年參與制定工業標準的人申請的。由於工業標準制定不易，所以可能會有制定者共同開發，或專利授權的特別約定。而這些特別約定，以及當年發生的事情，除非在美國被告後，請律師在Discovery過程中想辦法去看，否則有些外人根本就不會知道。
以下MPT涉入的這個訴訟就是一個例子：搞到後來Lucent有個專利根本當事人不適格 (lack of standing to sue)。
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2002年Lucent告Gateway與Dell侵害其MP3相關的專利權。後來兩個案子都移到南加州，而且Microsoft本來沒被告，應該是因為要力挺它的大客戶 (或者是要盡合約的擔保義務 ...... )，2003年時決定自己跳進去參加這個訴訟，而且看起來還公親變事主，成為被告方的主角。
MPT在2006年成立之後，也跳進去跟Lucent一起成為原告，以及一起被上訴。
這個案子在當年非常有名，因為後來陪審團在2007年時，判Microsoft要賠15億美金的天價，而且這還是沒有故意侵權加倍賠償的結果。是的，Apple告Samsung的判賠金額已經算進故意侵權的加倍賠償了，都沒有打破這個紀錄喔。
事實上這個15億美金的損害賠償額，當年在post-hearing proceeding就被翻盤了。之後雙方都上訴，CAFC也在2008年9月25日作出了判決，支持地方法院的翻盤決定。
Microsoft的律師團當然不是省油的燈，訴訟過程中幾乎把該挖的歷史資料都挖出來了。
依據CAFC的判決文 (第5頁下半部開始)，Lucent的前身AT&T在1988年時，跟德國公司Fraunhofer簽署了Joint Development Agreement (“JDA”)，自1989年4月起，共同開發數位訊號的壓縮技術。這個JDA的架構很普遍：合約生效日之前雙方各自已開發的 "Existing Technology" 各自擁有，合約生效日之後共同開發的 "New Work" 則雙方共有，且雙方都可以非專屬授權給其它人。
後來這個技術被用在 ISO 11172-3 Audio Layer 3 這個工業標準裡。這個工業標準就是大家所知的 "MP3” 規格。
第一個問題來了：Lucent的5,627,938專利有四項claims，依JDA到底哪幾項屬於Lucent自己的 "Existing Technology"，哪幾個屬於 "New Work" 呢？Lucent主張四項應該都是 "Existing Technology"，所以專利權都是Lucent的，Lucent當然可以起訴。Microsoft則主張四項都是 "New Work"，所以Lucent應該要跟權利共有人Fraunhofer一起起訴才對。重點是Fraunhofer絕對不會起訴的 -- 因為Fraunhofer已經授權給Microsoft使用其MP3相關的專利了。
關於這個問題，CAFC支持地方法院法官的見解：四項Claim中，第1跟第3項是 "Existing Technology"，第2跟第4項是 "New Work"。這又引出了第二個更複雜的問題：
當專利權是A跟B共有，其中claim 1是A一個人開發的，claim 2是A+B兩個人開發的，那A可以不找B，自己拿整篇專利去告人，並且只主張自己開發的claim 1嗎？
這個問題很重要，CAFC說 "不可以! 因為B是整篇專利的共有人，所以要起訴就要一起起訴。" 詳細的推論從判決文第17頁的下半部開始，尤其是第18頁最後一行開始的這個概念：
有人可能會覺得這不太合理 -- Lucent也這樣覺得。CAFC關於這點，表示 "啊你爸爸AT&T當年可以選擇把 "Existing Technology" 跟 "New Work" 分兩個申請案分開申請，但你爸爸選擇不這樣作，所以你現在只好找共有人一起起訴啦" ：
Lucent 站起來告人，喔不，是單獨起訴的適格性，就這樣飛了。
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先順便提一下：如果公司有跟別人簽JDA，關於專利權的歸屬，可能要想一下怎麼約定。共有其實不是一個好約定，除了告人不方便之外，也不利於專利的金錢化。本案就是一個例子。當然這一切都要看合約的文字內容。法務審約時，這些點可能都要先想到。
回到正題上。通常下游的廠商，對工業標準的制定過程都不熟悉。尤其是實施在料件裡的工業標準，更是如此。而專利權人如果大家仔細觀察，有很多都只告不懂這些東西的下游廠商。這時就需要上游廠商的支援了。
所以當下游廠商被告，除了要求上游廠商擔保之外，另一個記得要作的，是詢問上游廠商跟標準制定有關的資訊，以作為律師擬定防禦策略的參考。然後在Discovery過程中，一定要記得跟律師說，想辦法儘早去Discover當年工業標準制定時，曾經發生過的事情的相關文件。尤其當你自己，或是你的上游廠商，已經為了同一個工業標準付過錢給另一個人之後，一定要看看當年有沒有類似本案中的共同開發合約存在。
本案就是這個狀況。我想如果Microsoft不跳進去打，Dell跟Gateway可能需要花更多心力這個點。而且它最後簽涉到原告跟第三人簽的JDA的內容 ---- 律師還要能夠想到要去找看看有沒有這種東西才行。
另一個有名的例子，是Rambus主張DRAM相關的專利權，結果被Infinion挖出當年Rambus在JEDEC訂規格時作的事情，差點讓Rambus被認定是詐欺而無法主張專利。不過後來CAFC駁回了地方法院關於詐欺的認定，不過Rambus應該是嚇出一身冷汗了吧。這個案子相關的資料網路上很多，有興趣者可以自己找一找喔。
有時候情況會變的很複雜。以代工廠商為例，說不定工業標準相關的料件，根本不是自己買，而是品牌客戶 Consign或Buy-Sell來的。因此自己跟上游料件商之間，還沒有直接的合約關係。這就看被告時，負責處理這個訴訟的法務的操盤能力，以及跟自家業務與採購配合的夠不夠緊密了。
台灣的下游系統代工廠商或品牌廠商，很多都不熟悉工業標準制定這一塊。就算加入Forum或標準組織，也只是單純為了能早點取得其它人定好的規格書，以便開發產品而已。真的在訂工業標準的，有，但是不多。把工業標準的制定連結到專利策略的，就更少了 (但不是沒有喔)。在這種情況下，法務也只能靠看判決文，了解一下別人是怎麼打的，並儘量吸收業界關於標準制定的狀況，來作為自己的參考了。
無論如何，只要有基本的防禦方法概念，實務怎麼運作，就看個案吧。沒有概念也沒關係 -- 花錢找個夠強的美國律師來cover也行。這個案子Microsoft找的Fish & Richardson就很不錯 (也很貴......) ，可以列入考慮喔。
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敬請期待後續的 Part III !
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