Federal Circuit provides guidance on royalty determination for standard essential patents (CSIRO v. Cisco) (Essential Patent Blog, December 3, 2015)
Guest Post by Prof. Contreras – CSIRO v. Cisco: The Convergence of RAND and non-RAND Royalties for Standards-Essential Patents (PatentlyO, December 7, 2015)
Ericsson v. D-Link (Fed. Cir., December 4, 2014)
CSIRO v. Cisco, Judge Davis' Finding of Fact and Conclusion of Law (E.D. Tex, July 23, 2014)
美國聯邦巡迴上訴法院在12月3日就CSIRO v. Cisco案作出了重要判決，撤銷了去年七月東德州地方法院Davis法官作出的，Cisco須賠償美金16,243,067元的判決並發回更審。這個判決文延續同法院去年12月作出的Ericsson v. D-Link案的見解，對工業標準專利的權利金應該如何計算，作了進一步的說明。
這個判決有幾個點值得注意。其中一點，是地方法院在計算損害賠償時，沒有採用「最小可販賣單元 (Small Salable Unit，又稱Smallest Salable Patent Practicing Unit) 」來作為權利金計算的基礎，而關於這點上訴法院同意地方法院見解，並未撤銷發回。
上訴法院花了很大的篇幅，從判決文第10頁起，解釋以「最小可販賣單元」來作為權利金計算的基礎，並進而從此基礎上按比例分配 (apportionment) 是很重要的，並把相關的原理又整理了一遍。如果對於SSU與apportionment的觀念還不清楚的，可以參考這個判決相關的內容。
但是，判決文講到13頁時，上訴法院話鋒一轉，表示上面這些在本案其實不適用，因為地方法院在計算時，根本就不是採用「從某個權利金基礎開始按比例分配 」這個方法，而是直接從當事人談判的歷史過程開始分析：
地方法院會這樣做的原因，是2005年在跟CSIRO的談判過程中，Cisco的智慧財產權副總裁Dan Lang曾經非正式地提出，每台產品的權利金，0.90美金可能更適當：
由於開庭時有證詞的支持，所以0.90美金這個非正式地被提出的數字，就這樣變成地方法院計算權利金的下限：
基於這個歷史過程，上訴法院認為，因為當事人的討論聚焦在授權金上，所以地方法院從這個起點開始分析，已經內建了依比例分配的觀念了。換個角度思考，地方法院或許還應該考慮其它因素，不過地方法院參考當事人自己就終端產品的授權談判來估價並沒有錯誤：
綜合以上，簡單來講，上訴法院的意思就是：「你們當年自己都以終端產品為基礎來談專利授權，因此地方法院參考你們自己的作法，來計算權利金並沒有錯啊！」
這個0.90美金的數字其實是很有問題的，因為CSIRO在早年曾經跟Radiata簽訂過授權合約，在該合約中，權利金就是用晶片為基礎來計算的：
而且Radiata這家公司，在2001年還被Cisco併購了，Cisco還成為這份技術授權合約的當事人，並依約支付權利金到2007年。所以Cisco當年在談判時，其實非常有立場主張權利金應該以晶片為基礎來計算，而非以終端產品為基礎來計算。以Cisco的銷售量，參考上面的表格，權利金應該會是晶片價格的1% -- 這是應該比0.90美金低很多。
不知為何，這件事情，可能Cisco的智慧財產權副總裁Dan Lang在談判時並不清楚。不清楚的原因，很可能是大公司內部常見的橫向溝通問題：管企業併購合約的部門，與管專利授權談判的部門，就此事沒有完全的溝通。
以上帶給我們兩個簡單的啟示：
1. 專利授權談判時，開價別亂喊。就算是非正式的喊價，日後在法院可能也會發生意想不到的法律效果，而且連上訴都沒法救濟。
2. 大公司內部要注重橫向溝通，關於專利授權，所有的相關合約都要花時間查清楚，讓高層主管出去談判前，能完全了解狀況。
最後，這個判決還有幾個重要的觀察點：
- 上訴法院發回的原因之一，是地方法院並未在計算權利金時，錯誤地考量了專利技術被標準化的影響。
- 上訴法院發回的另一原因，是地方法院並未將CSIRO之前簽訂的技術授權合約列入考量。
- 上訴法院還提到一個重點：工業標準專利的授權金的計算方法，不受該專利是否伴隨著RAND授權義務而影響。
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