CAFC關於專利耗盡的全院庭審判決：Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. (Fed. Cir., February 12, 2016) (en banc)

Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. (Fed. Cir., February 12, 2016)

這個全院庭審判決，判決文共129頁，主文從第7頁才開始 -- 光是法庭之友的名單就列到了第6頁，其中還包括了美國政府，可見這個案件受矚目的程度。不過內容有點長，如果沒空看，就花個兩分鐘，參考以下的整理吧。

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本案的原告Lexmark在全球銷售兩種與自家噴墨印表機搭配的墨水匣：比較貴的，沒有「單次使用/不可轉賣」限制的「一般墨水匣」，以及打八折比較便宜的，有「單次使用/不可轉賣」限制的「回收專案墨水匣」。回收專案墨水匣只能讓Lexmark回收，且內建特殊偵測晶片，買家就算自己填充墨水，墨水匣也不能再使用。

被告Impression回收兩種墨水匣。關於回收專案墨水匣，Impression還找了第三方破解了內建的特殊偵測晶片，並更換成破解替換版晶片。如此，Impression就可以在兩種墨水匣中填充墨水，然後再次轉賣。

本案涉訟的侵權產品有兩個群組：(1) Lexmark在美國境內銷售的回收專案墨水匣，以及 (2)  Lexmark在美國境外銷售的一般墨水匣與回收專案墨水匣。Lexmark沒有授權過任何人在美國境內多次使用/轉賣上述兩個群組的墨水匣。

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CAFC在本案以全院庭審判決，以10-2的票數，做了兩個重大宣示：


1. CAFC之前在Mallinckrodt案的見解，在聯邦最高法院的Quanta案後仍有效。所以關於第一個群組的侵權產品，Lexmark的專利權並未耗盡。

在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 案中，CAFC曾經作出如下見解：

如果受專利保護的產品在銷售時，有「單次使用/不可轉賣」的限制，這個限制合法，而且有很清楚地讓買方知悉，那麼該銷售不會耗盡專利權人排除下游買方多次使用與轉賣的權利。

在本案中，CAFC明確宣示，在聯邦最高法院的Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) 案後，上述Mallinckrodt案的見解仍有效：

CAFC認為Mallinckrodt案的見解仍有效的原因，是它跟Quanta案的狀況根本不同。Quanta案所涉及的，是授權製造商Intel銷售產品的問題，Intel只需在銷售時就某些事項告知下游廠商，就可以無限制條件地銷售產品，而Intel也履行了告知義務，沒有違反Intel與LGE的合約。因此，Intel的銷售是unconditional sale。Mallinckrodt案跟本案一樣，涉及專利權人自己的conditional sale，跟Quanta案不一樣。

更何況，之前2008年聯邦最高法院在審理Quanta案時，就有法院之友建議過聯邦最高法院廢掉Mallinckrodt案，因為2006年CAFC在審理Quanta案時，所依據的判決先例之一就是Mallinckrodt案。但是聯邦最高法院並沒有廢掉Mallinckrodt案。CAFC認為，這也可以說明Mallinckrodt案跟Quanta案不一樣。

(以上內容請參考判決文第28-31頁。)

本案CAFC還考量了一個極端狀況：先區分第一次銷售是專利權人還是被授權人所為，然後，只要是專利權人自己第一次銷售產品，其權利就耗盡，不管銷售時有沒有限制。經過長篇大論 (20多頁都在討論這個) 之後，CAFC認為不論從法條本身，或是從聯邦最高法院的判決先例，都推不出前面那個結論。CAFC推出的結論，是第一次銷售是專利權人還是被授權人所為並沒有差別，專利權人在第一次銷售時也可以進行限制以保留部分的排他權。

(以上內容請參考判決文第32-58頁。)

由於Mallinckrodt案的見解仍有效，因此在本案中，Impression所轉賣的，Lexmark在美國境內銷售的回收專案墨水匣，不受權利耗盡原則保護。


2. CAFC之前在Jazz Photo案的見解，在聯邦最高法院的Kirtsaeng案之後仍有效。所以關於第二個群組的侵權產品，Lexmark的專利權也未耗盡。

在Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm’n, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001) 案中，CAFC曾經作出如下見解：

美國專利的專利權人在境外銷售受該美國專利保護的產品，不會授權買家進口該產品到美國，以及在美國境內銷售與使用該產品。

在本案中，CAFC明確宣示，在聯邦最高法院的Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351 (2013)案後，上述Jazz Photo案的見解仍有效：

CAFC認為Jazz Photo案的見解仍有效的原因，是Kirtsaeng案重點是著作權法，不是專利法。與專利法不同，著作權法有個109(a)條，授予著作物的擁有者不須著作權人同意，即可轉賣所擁有的著作物。聯邦最高法院認為，這條中的製造，應解釋為地點不限於美國，在其他國家也行，只要製造者得到著作權人的允許就可以。

17 U.S. Code § 109 

(a) ... the owner of a particular  copy . . . lawfully made under this title . . . is entitled,  without the authority of the copyright owner, to sell or  otherwise dispose of the possession of that copy ....

專利法沒有對應的條文。聯邦最高法院在Kirtsaeng案中，也沒有提到該案結論如何適用到專利法。所以，CAFC沒辦法把Kirtsaeng案關於著作權法的解釋，直接用在本案。

(以上相關內容，請參考判決文第63-71頁。)

由於Kirtsaeng案沒法直接用，CAFC就自己做了一次專利法的法律解釋，從專利法的立法目的、聯邦最高法院的判決先例、一直討論到TRIPS進到國內法的修法過程。最後的結論，是「在美國境外銷售，不耗盡美國專利權。」這內容太長，有興趣做法律研究者，請自行參考判決文的內容。

(以上相關內容，請參考判決文第71-98頁。)

由於Jazz Photo案的見解仍有效，因此在本案中，Impression所轉賣的，Lexmark在美國境外銷售的一般墨水匣跟回收專案墨水匣，都不受權利耗盡原則保護。

這邊有一點值得一提：關於在美國境外製造的產品，是否能在美國境內使用或銷售，除了權利耗盡之外，還需要考慮是否有默示授權。不過由於默示授權不是本案重點，所以法院也沒有講太多，不過實務上這應該會是一個重要的問題。

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最後，Dyk與Hughes法官在不同意見書中的見解，是 Mallinckrodt案與Quanta案不相容，應該廢掉，以及Jazz Photo案可以保留，但專利權人若沒有明示保留美國專利的權利，那專利權就境外產品應該耗盡。不同意見書也寫了30頁，有空再參考吧。