[非常重要] 美國聯邦最高法院放寬專利耗盡原則的適用：Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc. (May 30, 2017)

針對專利耗盡的適用，美國聯邦最高法院於日前做出重要判決，改變了之前下級法院的見解。關於本案的事實，請參考之前的文章。(那篇文章只要看前面的事實就好。後面的法院見解不用看，現在已經整個變了。)

以下直接整理這次判決文的重點，以及幾個值得注意的事項。


相關連結


最高法院判決文：Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc. (US Supreme Court, May 30, 2017)
Impression v. Lexmark: Patent Rights Exhausted by Sale, Domestic or Abroad (PatentlyO, May 30, 2017)
Patent Exhaustion at the Supreme Court: Industry Reaction to Impression Products v. Lexmark (ipwatchdog.com, May 30, 2017)
之前相關文章：CAFC關於專利耗盡的全院庭審判決：Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. (Fed. Cir., February 12, 2016) (en banc) (Fairsky Patent Memo, February 15, 2016)


判決文重點

CAFC關於專利耗盡的全院庭審判決：Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. (Fed. Cir., February 12, 2016) (en banc)

Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. (Fed. Cir., February 12, 2016)

這個全院庭審判決，判決文共129頁，主文從第7頁才開始 -- 光是法庭之友的名單就列到了第6頁，其中還包括了美國政府，可見這個案件受矚目的程度。不過內容有點長，如果沒空看，就花個兩分鐘，參考以下的整理吧。

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本案的原告Lexmark在全球銷售兩種與自家噴墨印表機搭配的墨水匣：比較貴的，沒有「單次使用/不可轉賣」限制的「一般墨水匣」，以及打八折比較便宜的，有「單次使用/不可轉賣」限制的「回收專案墨水匣」。回收專案墨水匣只能讓Lexmark回收，且內建特殊偵測晶片，買家就算自己填充墨水，墨水匣也不能再使用。

近期專利相關判決整理

1. Bowman v. Monsanto (US Supreme Court, May 13, 2013)

Patent exhaustion does NOT permit a farmer to reproduce patented seeds through planting and harvesting without the patent holder’s permission.

2. CLS Bank v. Alice Corp. (Fed. Cir. 2013) (en banc)

Upon consideration en banc, a majority of the court affirms the district court’s holding that the asserted method and computer-readable media claims are not directed to eligible subject matter under 35 U.S.C. § 101.  An equally divided court affirms the district court’s holding that the asserted system claims are not directed to eligible subject matter under that statute.

3. Motiva, LLC v. International Trade Commission and Nintendo Co., Ltd. (Fed. Cir. 2013)

The Commission properly determined that a domestic industry does not exist nor is in the process of being established for the US patents asserted by Motiva.

4. Realtek Semiconductor v. LSI (No. 12-cv-03451, N.D. Cal.)

(1) Defendants breached their RAND licensing obligations to Realtek by failing to offer a license to the declared standard essential patents before filing a Section 337 action at the ITC seeking an exclusion order.

(2) Realtek's request for a preliminary injunction barring defendants from enforcing any exclusion order or injunctive relief by the ITC is granted.  This Order shall remain in effect until this court has determined defendants' RAND obligations and defendants have complied therewith.

工業標準基礎專利的侵權攻防 三之一：到底專利耗盡了沒啊？

2012年8月29日Apple的專利訴訟又多了一件：Multimedia Patent Trust (MPT) 在南加州地院告Apple侵害其與影像編碼技術相關的美國第5,500,678號專利。事實上MPT之前在2010年就告過Apple專利侵權，不過當年那個案子裡，MPT並沒有對Apple主張這個美國專利，僅對同案的其它被告 (Cannon、LG、TiVo) 主張。也許是因為今年7月MPT嘗試藉由修改訴狀來對Apple追加這個專利被法院拒絕，MPT才另起一個新的訴訟吧。

MPT是2006年Luncent跟Alcatel合併的時候所成立的公司。當年Lucent把它的專利不可撤銷信託(Irrevocable Trust) 給MPT，方便專利的金錢化 ...... 簡單來講就是信託成立一個專利公司收錢就對了。這些專利與早期Bell Labs研發出來的影像編碼解碼技術相關，MPT聲稱這些技術現在被運用在MPEG-2, MPEG-4, H.263 跟 MPEG-4, Part 10 (H.264) 這些工業標準裡。也就是說它所有的專利，是這些工業標準的基礎專利。

工業標準基礎專利的特色，是因為它跟工業標準相關，所以只要產品跟工業標準相關，專利權人 (或有權起訴之人) 就可以提起訴訟。因此被告往往是一票公司。而且，如果專利真的夠好，被告很難用不侵權來防禦。如果當初申請時有用心，主張專利無效也不容易。

茲利用MPT這家公司在過去的訴訟中，被告用了哪些防禦方法，分三次整理一下內容，以及其分別需要注意的事項。

第一篇先介紹跟專利耗盡有關的攻防。這個應該最常見。

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2009年2月13日，MPT在南加州地院告了包括DirecTV, Proview, Visio等一堆公司專利侵權。上面提到的美國專利第5,500,678號專利，在這個案子也有出現。

面對MPT的訴訟，DirecTV在2011年7月29日請求部份即決判決，主張部份的被控侵權產品，上游製造廠商已經取得MPEG LA的授權，所以MPT的專利權對該些產品已經耗盡。法院在2011年9月26日作出了Order，部份同意了DirectTV的主張。

 (關於MPT跟MPEG LA的關係很有趣，詳見之後第三部份的說明) 

這邊值得注意的，是所謂 "製造廠商已經有授權" 的那個授權內容到底是什麼。根據Order，DirecTV的製造商分別於2002年跟2009年跟MPEG LA簽了兩份專利授權合約，在Order的第9頁到第10頁，節錄了製造商於2002年所簽的合約中，關於 "Sale" 這個字的定義：

MPT主張，DirecTV並不是所謂 "end user"，而且製造商賣給DirectTV再賣給消費者，也不算是 "through a chain of distribution"，所以製造商依其合約銷售MPEG-2 STB給DirecTV，不算是依其授權合約的 "Sale"，專利權也因此尚未耗盡。

這個主張並不被法官接受。法官認為，由於 "end user" 跟 "through a chain of distribution" 在合約本身沒有定義，所以它們應該依一般的意義來被解讀，並表示由於所謂 "chain of distribution" 並不限於 "Licensee's chain of distribution"，所以 "through a chain of distribution" 應該不僅限於製造商自己品牌產品的經銷商，而是還包括製造商賣給DirectTV再賣給消費者這種狀況才對。

此外，關於授權產品的定義，MPT主張製造商於2002年所簽的合約是一個有限制使用領域 (field-of-use restriction) 的合約：它只涵蓋MPEG-2的產品。如果產品同時涵蓋MPEG-2跟MPEG-4，是不被該合約涵蓋的。

這個主張也不被法官接受。依據合約的內容，所謂 "Licensed Product" 的定義很簡單，就是 “any product . . . licensed under Article 2”，而Article 2是一般授權條款：“the Licensing Administrator hereby grants to Licensee a . . . sublicense . . . to make, have made, use, and sell, offer for sale or otherwise distribute MPEG-2 Decoding Products.”   "MPEG-2 Decoding Products"  的定義想必也沒什麼特別，所以法官連提都沒提。基於這些內容，法官認為只要產品有MPEG-2 功能，那個這整個產品就被授權。這個授權合約並不是有限制使用領域的合約。

值得一提的是，2009年的授權合約內容就不一樣了。比如Article 2這個授權條款就被修改過，必須是Licensee自有品牌產品，或是Licensee自己決定不放品牌的產品：

而DirecTV跟其製造商在 "STBs Development Agreement" 中，約定賣給DirecTV的產品必須放DirecTV的品牌，如果不放也必須由DirecTV決定，而非製造商能自己決定：

所以上面基於2002年的授權合約可以主張的專利耗盡，依2009年的授權合約就不能主張了。

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從上面的內容，很明顯的可以看出，DirecTV是否能夠主張專利耗盡，跟其製造商簽的授權合約的文字內容有關。2002年的版本就讓DirecTV可以主張，2009年的版本就不行。

從代工廠商的觀點來看，由於其被告機率比品牌廠商低，所以代工廠會簽專利授權合約，多半是為了保護品牌客戶。這時一定要確保其所簽署的合約能達到目的才行。否則如果代工廠自己沒有品牌產品，卻簽了一份類似上面2009年版本的授權合約，只會害到客戶，又害到自己而已。

代工廠的法務在審專利授權合約的文字時，關於這點真的要特別注意。從這個案子學到的，是包括授權產品的定義、授權的範圍、是否限於自有品牌產品、是否須直接賣給end user或限於經由自己配合的通路賣給end user，有沒有限制使用領域條款等等，都需要注意。

從品牌廠商的觀點來看，如果自己不取得授權，而是要倚靠別人 (比如代工廠) 簽的合約來保護自己，最直接的問題是別人會基於合約的保密義務，拒絕揭露具體合約的文字內容，這讓品牌廠無法確定到底哪些被保護，哪些沒有。

這時品牌廠就冒著一個不確定的風險。即使跟代工廠的合約，約定代工廠必須Represent and Warrant其所簽的合約可以保護客戶，且當出錯時代工廠需擔保，品牌廠還是要冒著產品被禁止銷售、被海關擋貨、在展場產品被搜索扣押、品牌形象受損等難以用金錢擔保的風險。而這些當品牌廠跟多個代工廠配合時，會更複雜。

基於品牌廠商被告的機率比代工廠商高 (像MPT告的就都是品牌廠商)，關於這一點的控管，品牌廠商需要花更多心思才行。不然訴訟光律師費就幾百萬美金，誰受的了啊。

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DirecTV還有其它的防禦方法，比如waiver、estoppel、以及substantial performance等等，值得看一下雙方的主張。

比如DirecTV說 "就算依2009年的合約，製造商對我的出貨其實沒被授權好了，但我的製造商還是有付授權金，MPEG LA也默默的收了啊，所以你現在不能再來告我了。" (我想如果履約付錢時不細看合約內容，就不管什麼都付錢的公司，應該會常發生這種事吧 ...。)

 MPT則說 "拍謝，我是2010年才加入MPEG LA，所以就算你講的對，我也只能針對2010年以後的產品不找你。而且，你付給MPEG LA的錢，根本無合約依據，所以也不算是在實質履行合約。"

雖然法官沒有就自己的推論多著墨，不過法官就這部份是駁回DirecTV的請求喔。所以以後審合約的人或是負責履行授權合約付權利金的人，就授權合約的履約，真的是要看清楚，不然錢付了還被告，或是害客戶被告，那就太慘了。

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其它兩點敬請期待後續的Part II 跟 Part III  !