近期美國聯邦巡迴上訴法院專利判決整理

以下整理最近兩週的美國聯邦巡迴上訴法院專利判決。其中比較值得看的，是最下面3月28日的Endo Pharma案，看的時候可以順便把今年二月的那個律師跟法官都吵成一團的Athena案再拿出來複習一下喔。


ATI TECHNOLOGIES ULC v. IANCU [OPINION - PRECEDENTIAL] (April 11, 2019)

LGE就ATI的數個 "統一渲染器 (unified shader)" 相關專利提起多方複審，引證前案主張多個ATI的專利請求項無效。多方複審過程中，ATI依據 37 C.F.R. § 1.131提出宣誓書 (通常被稱為 "131宣誓書")，主張在前案的公開日前，ATI就已經提出概念 (conception)，並將概念勤勉付諸實施 (diligently reduction to practice)，據以克服前案。但PTAB認為，ATI針對付諸實施這點，並沒有妥善舉證，因此認定大部分ATI的專利無效。

CAFC推翻PTAB的見解。CAFC認為，PTAB針對何謂 "勤勉 (diligence)" 的舉證認定上有誤，因此撤銷了PTAB的書面最終決定。在判決文中，CAFC整理了何謂勤勉的觀念，以及實務上為什麼PTAB關於證據的認定有誤，有興趣者可參考判決原文。


OMEGA PATENTS, LLC v. CALAMP CORP. [OPINION - PRECEDENTIAL] (April 8, 2019)

本案爭點很多，值得觀察的重點有三個：

1. 被告針對請求項解釋，主張有相關前案支持其主張，但不知為何在地院訴訟過程中一直未遞交相關前案，造成其請求項解釋的主張不被採用。
2. 關於引誘侵權主觀要件，CAFC認為地方法院不當地排除了被告的外部律師David Bailey的證詞 (被告在一開始被控侵權時，就尋求過外部律師的意見)，因此撤銷了這部分的判決，並發回地院重新審理。
3. 關於蓄意侵權 (willful infringement)，CAFC認為地方法院不當地排除了被告的員工Gallin Chen以及外部律師David Bailey的證詞，因此將這部分也發回地院重新審理。

心得：

1. 訴訟過程中，要記得遞交相關前案 (這不是廢話嗎......)。
2. 在被控侵權時，最好尋求外部律師意見，在美國法院實務中，這對於阻卻引誘侵權跟蓄意侵權真的很有幫助。

CLEVELAND CLINIC FOUNDATION v. TRUE HEALTH DIAGNOSTICS LLC [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (April 1, 2019)

專利權人的疾病檢測方法相關專利在起訴之後，遭被告依聯邦民事訴訟法Rule 12(b)(6)聲請法院撤訴成功，理由是專利請求項指向自然法則 (law of nature)，且沒有任何其它的發明概念 (inventive concept)，因此不適格。CAFC確認了地方法院的撤訴決定。

這案子值得觀察處有兩點：

1. 原告專利的母案曾經在訴訟中被認定不適格。之後，原告申請延續案，修改了請求項之後再起訴。雖然還是不成功，這申請與訴訟策略仍值得參考。
2. 原告在延續案中修改請求項時，完全參考了當時USPTO 2016年版的Eligibility Guidance的Example 29，但在法院還是失敗。其失敗的詳細理由，值得專利從業人員參考。總之......只能說遵循審查基準是一回事，到法院訴訟是另一回事喔。 

IBM v. IANCU [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (April 1, 2019)

CAFC認為PTAB錯誤地解釋了IBM的專利請求項中 "within a federated computing environment" 與 "single-sign-on operations" 這兩個名詞的意義，因此撤銷原決定並發回PTAB。


TEK GLOBAL, S.R.L. v. SEALANT SYSTEMS INTERNATIONAL [OPINION - PRECEDENTIAL] (March 29, 2019)

本案有趣的地方有二：

1. CAFC認為 “conduits connecting the container" 這個片語不適用美國專利法112條第6段的功能附加手段用語的規定，因為 "conduits" 這個字是結構用語。
2. CAFC允許地方法院在侵權分析時，採用 "產品跟產品比對 (product-to-product comparison)"，原因是 "當一個商業產品符合請求項的所有限制條件時，比較被控產品跟此商業產品可能可以支持侵權認定" (關於這點，建議看一下判決文中引述的，雙方在地院針對這點的攻防過程)：

“when a commercial product meets all the claim limitations, then a comparison [of the accused product] to that [commercial] product may support a finding of infringement.” Adams Respiratory Therapeutics, Inc. v. Perrigo Co., 616 F.3d 1283, 1289 (Fed. Cir. 2010). 

GOOGLE LLC v. LEE [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (March 28, 2019)
GOOGLE LLC v. LEE [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (March 28, 2019)

Google對Lee的多件專利提出多方複審，雙方對PTAB的決定都不服上訴。CAFC對多個上訴部分確認、部分撤銷。


ENDO PHARMACEUTICALS INC. v. TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (March 28, 2019)

地方法院認為Endo Pharmaceuticals的疼痛治療方法專利 US 8,808,737 請求了自然法則而不適格。CAFC推翻了此見解。

基於兩個原因，這個案子非常值得處理治療方法相關專利者研究：

1. CAFC在本案判決文裡，詳細比較並說明了本案跟Mayo案 (Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012)) 以及Vanda案 (Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals International Ltd, 887 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2018)) (不知道這兩個案子的人，不能處理美國關於治療方法的適格性問題) ，詳細說明了三個案子之間有甚麼不同，比如同樣是給藥步驟 (administering step)，為什麼Mayo案的給藥步驟對適格性沒有幫助，Vanda案跟本案的就有。
2. 判決文中還討論了之前一系列的經典案例，比如Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015)、Rapid Litig. Mgmt. Ltd. v. CellzDirect, Inc., 827 F.3d 1042, 1050 (Fed. Cir. 2016)、Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Servs., LLC, 915 F.3d 743 (Fed. Cir. 2019) 等等。

總之，本案就是美國的治療方法適格性判斷大整理啦，快看就對。順便把今年二月的那個律師跟法官都吵成一團的Athena案再拿出來複習一下吧！