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2019年9月27日 星期五

近期美國聯邦巡迴上訴法院專利判決整理 (0820-0830)

這次的判決整理,包括手段附加功能用語的明確性要求、多方複審程序的相關問題、治療方法的專利適格性問題、以及向投資基金質押融資提起專利訴訟的貸款合約是否造成專利權實質移轉等等,都值得專利從業人員留意。有些內容我近期才辦過講座,比如這個講座這個講座,有參加的朋友應該會比較好理解重點。


GRECIA v. SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-08-20)

南紐約地院認為Grecia的US 8,533,860的請求項21中的 “customization module” 與 “computer product” 這兩個用語適用美國專利法第112條第6段的手段附加功能用語的規定,並且由於說明書未揭露對應的結構,因此不符112條第2段的明確性要求而無效。上訴法院維持了地院判決。

這個案子對撰寫美國軟體專利而言,算是很基本。有參加過我們講座的朋友,應該很好理解吧。


THE CHAMBERLAIN GROUP, INC. v. TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-08-21)

伊利諾州地院判被告需支付原告懲罰性賠償與律師費。被告不服上訴。上訴法院認為原告的兩個專利中,US 7,224,275因不適格而無效,因此發回地院,重新考量如果只有一個專利的話,懲罰性賠償與律師費應該是多少。

在討論適格性的時候,上訴法院照例又把相關的判決先例討論了一遍。有興趣者可以參考。


ARTHREX, INC. v. SMITH & NEPHEW, INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-08-21)

在經過多方複審程序後,美國專利商標局的專利審理暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 認為原告的US 8,821,541的請求項10與11因顯而易見而無效。上訴法院維持了PTAB的決定。

本案有兩個觀察點。首先,原告認為PTAB在最終書面決定中才提出新的請求項顯而易見的理由,侵害了原告行政程序法的程序上權利。上訴法院認為沒有,PTAB只是用字稍微不同而已。其次,原告認為對AIA之前獲准的專利進行多方複審違憲。上訴法院也認為沒有。不過這第二個問題,聯邦最高法院正在處理中,就等等聯邦最高法院的見解吧。

本案又是一字定輸贏。PTAB經過多方複審後,認為US 8,122,141的請求項1-28因欠缺新穎性而無效。專利權人WAG針對請求項10-18上訴。上訴法院認為,由於PTAB關於請求項用語 “rate” 的解釋錯誤,撤銷PTAB原決定並發回。 


ITC在337調查後,認為Guangdong Aloson Hi-tech的產品侵害了US 7,078,359,發出有限禁制令。Guangdong Aloson Hi-tech認為專利請求項不明確,且欠缺新穎性,不服上訴。上訴法院維持了ITC的決定。

本案關於明確性的部分值得一看。上訴法院在本案中,操作了聯邦最高法院2014年在Nautilus作出的,關於明確性新的 "合理確定標準 (reasonable certainty” standard)"。對此不熟悉者,可參考判決文第7頁最下面到第9頁。


INNOVATIVE MEMORY SYSTEMS v. MICRON TECHNOLOGY, INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-08-27)

PTAB經過多方複審後,認為原告的US 6,901,498因顯而易見而無效。上訴法院認為PTAB關於請求項用語的解釋錯誤,影響到部分請求項的可專利性判斷,因此部分撤銷發回,部分維持了PTAB的決定。


INO THERAPEUTICS LLC v. PRAXAIR DISTRIBUTION INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-08-27)

這是ANDA訴訟。原告用五件專利 ("方法專利",代表專利為US 8,795,741) 訴被告的一氧化氮治療方法侵害其專利權,又用另五件專利 ("器材專利",代表專利為US 8,776,794) 訴被告與一氧化氮治療相關的醫療器材侵權。德拉瓦州地院認為原告的五件方法專利因不適格而無效,五件器材專利則未被侵權。原告上訴。上訴法院維持了地院的判決,僅針對地院判決錯字的部分發回地院更正。

本案關於適格性的討論值得注意。上訴法院論述本案的請求項 (741專利的請求項1) 是自然現象的過程中,詳細討論了本案與之前2018年的Vanda的不同處。(還順便比較了2019年Vanda案後續的Natural AlternativesEndo Pharmaceuticals。) 這個討論的過程,非常值得撰寫治療方法專利者參考。


BIODELIVERY SCIENCES INTL. v. AQUESTIVE THERAPEUTICS, INC. [MOTION PANEL ORDER - PRECEDENTIAL] (2019-08-29)

本案值得注意。我們最近的講座才在討論相關的問題。有參加我們講座的朋友,應該對本案的結果不意外吧。

本案原告對被告的專利在PTAB申請三件多方複審,其中包括了17個無效理由。PTAB僅針對三個無效理由啟動複審程序,並在審理之後,認為這三個無效程序都沒用,請求項仍然有效。

原告上訴,並在聯邦最高法院於2018年做出重要的SAS案判決之後,基於PTAB沒有依SAS案的見解,針對全部被挑戰的請求項啟動複審程序,請求上訴法院將本案發回PTAB。

上訴法院依SAS案見解將本案發回。PTAB在聽取雙方意見後,決定改成針對17個無效理由,也就是三件多方複審申請,全部都不啟動複審程序。

原告再次上訴。本案關鍵在於,依美國專利法第314(a)條,美國專利商標局長有權限不啟動複審程序 -- 就算申請人已經達到啟動複審程序的門檻
Subsection (a) identifies a threshold requirement that must be met before the Director is even authorized to institute review, and then “grants the Director discretion not to institute even when the threshold is met.Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., 878 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2018) (citing Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2140 (2016)). In other words, the Director is limited in his power to institute review but has discretion to not institute review even when the threshold showing is met. 
(判決文第5頁)

然後依據美國專利法第314(d)條,美國專利商標局長不啟動複審程序的決定為不可上訴:
Section 314(d) plainly states that the Patent Office’s decision whether to institute IPR is not appealable. See Cuozzo, 136 S. Ct. at 2139. 
(判決文第6頁)

基於以上,上訴法院以裁定拒絕受理原告的上訴。


ALLERGAN SALES, LLC v. SANDOZ, INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-08-29)

本案是ANDA訴訟。新澤西州地院認為原告專利請求項中的wherein clause是限制條件,進而認為被告的產品可能侵權,准許了原告的暫時禁制令請求。被告上訴,上訴法院維持了地院的決定。


THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE v. ILLUMINA, INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-08-29)

原告主張被告侵害其美國專利US 6,060,596。在南加州地院做出請求項解釋後,雙方合意若照地院的解釋,則被告不侵權,然後上訴。上訴法院認為地院的請求項解釋正確,維持了地院的見解。

本案是關於請求項的分子式中 "a" 這個參數的解釋,有興趣者可參考。


UNILOC USA, INC. v. APPLE INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-08-30)
原告Uniloc在北加州地院訴被告Apple侵害其US 6,661,203,Apple請求地院撤案,原因是原告請求項不適格。地院准了,原告上訴。上訴過程中,Apple發現專利權移轉的新證據,可能可證明當事人不適格,請求地院撤訴。但因為本案已經上訴,上訴法院因此將本案發回給地院,進一步調查相關的證據。

本案其實很值得觀察。原告向投資基金Fortress Credit Co. LLC質押融資提起專利訴訟,其貸款合約是否依美國法造成專利權實質移轉;被告如何在訴訟程序中,管理證據發現與上訴的時程以便爭執這點等等,都值得美國訴訟管理者參考。


UNILOC USA, INC. v. HTC AMERICA, INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-08-30)

這個案子跟上面狀況一樣,基本上HTC就是跟著Apple。上訴法院將本案發回給地院,進一步調查相關的證據。



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