美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210701-20210710)

這次整理了原告操縱審判地 (venue) 以及多方複審的基本攻防流程，提供給大家參考。其中原告操縱審判地這個議題比較重要，值得留意。PTAB的多方複審過程中，專利權人提出contingent motion to amend的攻防也值得一看。

In Re UBER TECHNOLOGIES, INC. (Fed Cir 20210708)
In Re SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (Fed Cir 20210630)

這兩件值得注意。專利權人Ikorongo Tech (北加州公司) 將專利專屬授權給Ikorongo Texas (德州公司)，專屬授權合約中限制Ikorongo Texas只能在德州起訴與請求損害賠償。Ikorongo Tech跟Ikorongo Texas的管理團隊相同，辦公室地址也相同，所以很明顯Ikorongo Texas只是一個為了在德州起訴，而設立的紙上公司。

幾天後Ikorongo Texas開始在西德州地院起訴多家公司侵權，包括Samsung跟Uber。起訴後沒幾天，Ikorongo Texas又修改訴狀，把專利權人Ikorongo Tech也加進來。所以這個訴訟一開始的原告只有德州公司，後來才加入加州公司。這很明顯是想操作審判地在德州。

Samsung跟Uber聲請將案件移轉到北加州地院，遭到西德州地院拒絕。拒絕的主要理由之一，是一開始的原告Ikorongo Texas只被專屬授權在德州起訴，無法在其他州起訴，所以案件無法移轉到北加州。

Samsung跟Uber遂向上訴法院聲請writs of mandamus，上訴法院准了。關於原告無法在其他州起訴這點，上訴法院認為，在確認正確的審判地時，法院不受原告操縱審判地的努力拘束 ("But in ascertaining proper venue, we are not bound by a plaintiff’s efforts to manipulate venue.") 這句話在判決文第9頁中間。完整論述請見判決文第9-13頁。


RALPH LAUREN CORPORATION v. HIRSHFELD (Fed Cir 20210707)

PTAB認為Ralph Lauren沒有指出到底請求項哪些部分在前案的哪邊揭露，部分在後續的書狀才提出的主張應不予考量，因此專利有效。Ralph Lauren不服上訴，上訴法院維持PTAB的決定。

本案判決文含首頁才3頁......總之希望大家以後不要犯相同錯誤。


PULSE ELECTRONICS, INC. v. U.D. ELECTRONIC CORP. (Fed Cir 20210701)

U.D. Electronics (‎湧德電子) 對Pulse的美國專利US 6,773,302提出多方複審。PTAB認為原本的請求項無效。Pulse在複審程序中提出contingent motion to amend，PTAB同意Pulse修改請求項，但認為新修改的請求項部分因不明確而無效。雙方都上訴。上訴法院部分維持，部分撤銷了PTAB的決定。

本案首要爭點是請求項用語 “effectively curved portion” 的解釋，這直接影響到原本的請求項是否無效。上訴法院認為PTAB的解釋正確，所以維持了PTAB認為原始請求項無效的決定。

另一爭點是Pulse新修改的請求項17、20和21中，"a portion producing a desired effect of being curved by approximately 90 degrees" 是否明確。PTAB認為 "producing a desired effect" 不明確，但上訴法院覺得沒有不明確的問題。這部分值得看一下，直接從判決文第9頁開始看就好。

再一爭點是Pulse新修改的請求項22和23是否顯而易見。U.D. Electronics主張應該顯而易見，上訴法院不認同，因此維持了PTAB認為新修改的請求項22和23有效的決定。

這個案子算是在PTAB的一次完整的基本攻防：原始專利因前案而無效、專利權人提出contingent motion to amend企圖迴避前案、最後部分請求項迴避成功。對PTAB攻防經驗較少者，可以參考本案判決。