In Re UBER TECHNOLOGIES, INC. (Fed Cir 20210708)
In Re SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (Fed Cir 20210630)
這兩件值得注意。專利權人Ikorongo Tech (北加州公司) 將專利專屬授權給Ikorongo Texas (德州公司),專屬授權合約中限制Ikorongo Texas只能在德州起訴與請求損害賠償。Ikorongo Tech跟Ikorongo Texas的管理團隊相同,辦公室地址也相同,所以很明顯Ikorongo Texas只是一個為了在德州起訴,而設立的紙上公司。
幾天後Ikorongo Texas開始在西德州地院起訴多家公司侵權,包括Samsung跟Uber。起訴後沒幾天,Ikorongo Texas又修改訴狀,把專利權人Ikorongo Tech也加進來。所以這個訴訟一開始的原告只有德州公司,後來才加入加州公司。這很明顯是想操作審判地在德州。
Samsung跟Uber聲請將案件移轉到北加州地院,遭到西德州地院拒絕。拒絕的主要理由之一,是一開始的原告Ikorongo Texas只被專屬授權在德州起訴,無法在其他州起訴,所以案件無法移轉到北加州。
Samsung跟Uber遂向上訴法院聲請writs of mandamus,上訴法院准了。關於原告無法在其他州起訴這點,上訴法院認為,在確認正確的審判地時,法院不受原告操縱審判地的努力拘束 ("But in ascertaining proper venue, we are not bound by a plaintiff’s efforts to manipulate venue.") 這句話在判決文第9頁中間。完整論述請見判決文第9-13頁。
RALPH LAUREN CORPORATION v. HIRSHFELD (Fed Cir 20210707)
PTAB認為Ralph Lauren沒有指出到底請求項哪些部分在前案的哪邊揭露,部分在後續的書狀才提出的主張應不予考量,因此專利有效。Ralph Lauren不服上訴,上訴法院維持PTAB的決定。
本案判決文含首頁才3頁......總之希望大家以後不要犯相同錯誤。
PULSE ELECTRONICS, INC. v. U.D. ELECTRONIC CORP. (Fed Cir 20210701)
U.D. Electronics (湧德電子) 對Pulse的美國專利US 6,773,302提出多方複審。PTAB認為原本的請求項無效。Pulse在複審程序中提出contingent motion to amend,PTAB同意Pulse修改請求項,但認為新修改的請求項部分因不明確而無效。雙方都上訴。上訴法院部分維持,部分撤銷了PTAB的決定。
本案首要爭點是請求項用語 “effectively curved portion” 的解釋,這直接影響到原本的請求項是否無效。上訴法院認為PTAB的解釋正確,所以維持了PTAB認為原始請求項無效的決定。
另一爭點是Pulse新修改的請求項17、20和21中,"a portion producing a desired effect of being curved by approximately 90 degrees" 是否明確。PTAB認為 "producing a desired effect" 不明確,但上訴法院覺得沒有不明確的問題。這部分值得看一下,直接從判決文第9頁開始看就好。
再一爭點是Pulse新修改的請求項22和23是否顯而易見。U.D. Electronics主張應該顯而易見,上訴法院不認同,因此維持了PTAB認為新修改的請求項22和23有效的決定。
這個案子算是在PTAB的一次完整的基本攻防:原始專利因前案而無效、專利權人提出contingent motion to amend企圖迴避前案、最後部分請求項迴避成功。對PTAB攻防經驗較少者,可以參考本案判決。
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