美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210621-20210630)

這次的判決整理跟請求項解釋、新穎性前案須能據以實現 (這是我們上次群帆讀書會的內容，而且我們談得更難)、請求項明確性，以及在PTAB及地院的訴訟策略議題等。簡單整理供參。

INTEX RECREATION CORP. v. TEAM WORLDWIDE CORPORATION (Fed. Cir. June 21, 2021)

PTAB認為US 9,211,018的請求項並未因顯而易見而無效。原告不服上訴，上訴法院部分維持，部分撤銷且發回了PTAB的決定。

本案維持的部分跟 “inflatable body” 的請求項解釋有關。上訴法院認為申請人在申請過程中的陳述，為了迴避前案，清楚地放棄了部分權利的範圍。這部分PTAB的解釋是正確的。相關論述請見判決文第9-11頁。

本案撤銷的部分跟顯而易見的判斷有關。相關論述請見判決文第11-13頁。

APPLE INC. v. COREPHOTONICS, LTD. (Fed. Cir. June 23, 2021)

PTAB認為US 9,568,712的請求項並未欠缺新穎性，且非顯而易見。Apple不服上訴。上訴法院維持了PTAB關於新穎性的決定，撤銷且發回了關於非顯而易見的決定。

本案新穎性判斷的重點，是前案是否不可據以實現。 (沒錯，就是在討論新穎性前案與請求項據以實現的關係。) 關於這點，有參加過我們上次群帆讀書會的朋友，應該很容易能理解吧。相關論述請見判決文第8-12頁。

非顯而易見的重點，在於PTAB好像算錯了前案的透鏡F值的數值範圍，進而錯誤的認為兩個前案不能結合。相關論述請見判決文第12-15頁。

3M COMPANY v. EVERGREEN ADHESIVES, INC. (Fed. Cir. June 25, 2021)

PTAB認為3M並未證明US 7,705,056的請求項3與4顯而易見。3M不服上訴。上訴法院維持了地院的見解。

這個案子有個爭點值得注意。PTAB認為3M在聲請重新審理 (Request for Rehearing) 時，提出的無效主張，在PTAB做出書面最終決定前，其實都沒有在3M的書狀中出現過，只有在專家證詞中才出現。PTAB認為，3M在重新審理聲請狀中，才以參引合併 (incorporate by reference) 專家證詞的方式，加入這個無效主張是不正確的。這個見解受到上訴法院支持。

所以......大家參考看看，以後別犯相同錯誤。

TVNGO LTD. (BVI) v. LG ELECTRONICS, INC. (Fed. Cir. June 28, 2021)

本案新澤西州地院認為原告的專利US 8,132,220、US 9,124,945、US 9,392,339、US 9,407,969 以及US 9,794,621 的請求項，因用語 “overlay activation criterion” 和 “overlay activation signal” 不明確而無效。原告上訴。上訴法院維持了地院見解。

這批專利 (說明書內容相同，主張同一個PCT案的優先權) 有點慘。首先，兩造都同意這兩個詞不是熟悉該項技藝者的慣用語。其次，說明書沒有出現這兩個詞，當然也沒有針對這兩個詞作定義。更糟的是，說明書中可能相關的內容，還存在專利內部不一致 (intra-patent inconsistency) 的狀況。比如關於 “activates” 這個字，說明書說的是啟動已經存在的疊加圖像 (overlaid icon)，但請求項說的是一開始的疊加新圖像。這導致不確定請求項到底是甚麼意思。又比如 “overlay activation criterion”，從獨立項跟附屬項看不出到底是來自網際網路還是來自使用者 (因為兩者都有)。

請求項不明確，又跟手段功能用語無關的案例比較少。這件大家可以參考看看。

CORUS REALTY HOLDINGS, INC. v. ZILLOW GROUP, INC. (Fed. Cir. June 29, 2021)

西華盛頓州地院認為被告未侵害原告的US 6,636,803。原告不服上訴，上訴法院維持了地院的見解。

本案被告不侵權的主因，是專利在申請時，為了因應審查委員的核駁所做的限縮，日後造成法院在解釋請求項時，解釋的較窄，造成被告產品未落入解釋後的範圍。這部分大家可以看看。

比如，關於 "cellular-based location data” 這個詞，申請時審查委員引用了僅使用GPS定位的前案核駁，然後申請人就把 “capable of obtaining cellular-based location data” 改成 “configured to obtain cellular-based location data.” 專利權人主張，這個修改只是想迴避 "僅使用GPS定位" 的前案，沒有排除 "cellular+GPS" 混合定位的技術。但這說法不被法院接受。法院覺得這修改會造成 "只要有GPS定位就不在請求項範圍內"，即使是跟cellular混合也不行。這部分論述請參考判決文9-11頁。

至於到底為什麼把 “capable of obtaining” 改成 “configured to obtain" 會有本案的法律效果，可能需要把申請歷史檔案調出研究看看。只能說每次修改請求項前，最好去燒香拜拜一下。

GATEARM TECHNOLOGIES, INC. v. ACCESS MASTERS, LLC (Fed. Cir. June 30, 2021)

GateArm在2014年訴Access Matters侵害其US 8,845,125與US 9,157,200，後來雙方於2016年和解，Access Matter承諾不在美國銷售侵權產品。南佛羅里達法院於是作出合意判決 (consent degree)。

雙方和解後，Access Matters推出迴避設計產品。GateArm認為新的迴避設計產品也侵權，因此聲請重開本案，主張被告藐視法庭。地院裁定被告的新產品未侵權。原告不服上訴。上訴法院維持了地院的裁定。

本案有個訴訟策略的問題值得注意。原告明明拿兩件專利起訴，但不論是和解合約的內容、原告自己的藐視法庭聲請狀、或原告自己的專家意見，都著重在125專利，並未對兩件專利做明顯的區分。這造成原告上訴時提出的，地院並未對另一件200專利做完整分析的主張失敗。此訴訟策略 (通常是為了省成本才這樣做.....) 與不佳的效果值得大家留意。