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2021年7月25日 星期日

美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210711-20210720)

這次的判決整理比較多件,內容分別跟發明人把點子揭露給大公司之後的問題、Rule 12(b)(6) 的撤訴聲請、裝置項的適格性判斷、專利說明書放棄 (Disavow) 了請求項範圍以致不侵權、以及起訴狀的內容要求等相關。部分內容對參加過我們讀書會的成員來說,應該很容易判斷。對研讀美國法院專利判決有興趣者,歡迎參加我們的讀書會,保證能增進你的專業能力喔。


In Re KIRILICHIN (2021-07-20)

PTAB認為Kirilichin的申請案基於兩件前案為顯而易見,核駁了Kirilichin的申請案。Kirilichin不服上訴,上訴法院撤銷了PTAB的決定,將申請案發回PTAB重新審理。

發回的原因是Kirilichin主張兩件前案有相反教示 (teach away),但是PTAB沒有適當審理這個答辯理由,所以發回審理。


SIEGLER v. SORRENTO THERAPEUTICS, INC. (2021-07-20)

Siegler小姐未委任律師,獨立起訴一堆研究機構侵害其著作權 (兩篇相關論文是她在其中一家被告的機構做研究時發表的),不當使用營業秘密、違反反壟斷法、以及被告的專利申請案無效。南加州地院不斷撤銷其訴狀,理由包括不正確的被告 (比如研究機構董事會並非可被告的實體)、訴狀沒有寫清楚起訴要件與相關事實等等,並讓原告修改了三次訴狀。改了半天最後還是不行,於是地院撤銷Siegler的所有訴狀,重新考慮請求,以及單方判決請求等等。Siegler不服上訴,上訴法院維持了所有地院的裁定。

只能說訴訟還是請個律師比較好。


SHURE INCORPORATED v. CLEARONE, INC. (2021-07-20)

北伊利諾州地院頒布暫時禁制令,禁止上訴人Shure Inc. 銷售被控侵權產品MXA910。Shure Inc. 迴避設計後推出MXA910-A,專利權人ClearOne認為MXA910-A根本跟MXA910雷同,因此聲請地院裁定Shure Inc.藐視禁制令。地院准了,Shure Inc.上訴。上訴法院維持了地院的裁定。

那個......Shure Inc.的律師事務所很有名,做迴避設計時還是多跟律師討論一下比較好。


FLASH-CONTROL, LLC v. INTEL CORPORATION (2021-07-14)

西德州地院認為原告的US 8,531,880US 8,817,537因違反書面描述 (written description) 要件而無效。原告不服上訴,上訴法院維持了地院的判決。

本案的幾個爭點中,核心關鍵在請求項中所提到的 "第二緩衝器" 的作動方式,在說明書中完全沒有說明。這造成原告在所有爭點上都落敗。關於這點請參考判決文第8-10頁的論述。


NITE GLOW INDUSTRIES INC. v. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY (2021-07-14)

本案是典型的,發明人把點子揭露給大公司之後的問題,值得當成新創企業的教案。 (我們不愁沒有教案,類似案子已經很多了。)

2008年Markell小姐想到一個寵物跳蚤藥施藥器 (applicator) 的點子。她先申請專利,然後2009年跟本案原告Nite Glow簽署了NDA,揭露了點子的內容。Nite Glow覺得這點子很好,就把Markell小姐的點子內容揭露給製造商,也就是本案被告Central Garden的Mr. Blomquist。Central Garden跟Markell小姐談了幾個月後,就不再聯絡了。

Markell小姐的專利申請案在2010年4月公開,2011年11月核准。2012年Markell小姐在佛羅里達州的寵物展場,赫然發現被告Central Garden展出了寵物施藥器的新產品Smart Shield,而且跟她的點子很像。不意外地,Central Garden新產品專案的主導者,就是Mr. Blomquist。

Markell小姐跟Nite Glow於是起訴Central Garden侵害營業秘密、違反保密合約、以及侵害專利權。關於侵害營業秘密與違反保密合約,本案有一堆爭點,這邊不整理,有興趣者請自行參考。

關於專利侵權,又是一件申請過程中disavow造成日後被告不侵權的案件。地院認為原告在專利申請過程中,關於請求項用語 "rubber" 放棄了 "plastic",因此被告不侵權 (被告產品用的是plastic)。

其實,專利權人在申請時,只是單純因應審查委員的核駁意見,把claim 4 (allowable subject matter,有rubber這個限制條件) 併入claim 1而已,並沒有做任何放棄plastic的陳述。然而由於審查委員引用的前案採用的材料是plastic,法官就認定這個併項的動作,目的就是放棄plastic,因此被告未侵權。相關論述請參考判決文24-27頁,中間提到的Honeywell案 (Honeywell Int’l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp., 370 F.3d 1131, 1140 (Fed. Cir. 2004) (en banc)) 蠻重要,可以順便閱讀。


SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC v. WYZE LABS, INC. (2021-07-14)

德拉瓦州地院在Rule 12(c)的中間判決中,認為原告五件專利的多個請求項 (代表請求項是US 7,954,129的claim 11) 因不適格而無效。原告上訴,上訴法院維持了地院的判決。

本案爭點與裝置項的適格性相關。這對參加我們讀書會的成員來說,應該很容易判斷吧。本案的難度比我們讀書會選的判決還要簡單,無聊的話可以當成練習題,自己練習一下。


AFTECHMOBILE INC. v. SALESFORCE.COM, INC. (2021-07-13)

本案被告依Rule 12(b)(6) 聲請撤訴,理由是原告的專利US 8,813,028US 10,133,558不適格。地院准了被告的聲請,原告上訴。上訴法院維持地院的裁定。

這個案子包括程序 (pre-answer motion to dismiss) 跟實體攻防 (eligibility),有參加我們讀書會 (這次這次) 的成員應該很熟悉了吧。判決文含頭尾只有四頁,有空又無聊的話,可以當成練習題來試看看。


LEVEL SLEEP LLC v. SLEEP NUMBER CORPORATION (2021-07-13)

東德州地方法院作出被告未侵害US 6,807,698US 7,036,172的中間判決 (哇好難得...),原告不服上訴。上訴法院維持了地院判決。

本案有兩個爭點,都跟 “low pressure” 這個請求項用語的解釋有關。首先程序上,地院在中間判決中,變更了其之前在Markman裁定中對 "low pressure" 的解釋。上訴法院說這是可以的。所以,以後不要看到Markman裁定,就認為請求項用語解釋完了......其實說不定還沒完,地院還可以再改的。

其次實體上,上訴法院認為地院變更後的 “low pressure” 解釋正確。地院認為專利說明書的內容放棄 (Disavow) 了部分範圍,並造成被告不侵權,原告包括請求項差別原則等地多個主張都沒有被上訴法院接受。這部分請參考判決文第10-13頁。平常寫美國專利說明書的實務工作者,可以看看本案說明書到底是寫了甚麼,造成這個法律效果。


BOT M8 LLC v. SONY CORPORATION OF AMERICA (2021-07-13)

本案重要。原告Bot M8 LLC以五件專利起訴被告Sony的PS4侵權。案件移轉至北加州地院後,Bot M8 LLC依法院指示修改了訴狀,Sony旋即對四件專利依Rule 12(b)(6) 聲請撤訴,理由是原告的修改後訴狀未能提出主張 ("failure to state a claim"),剩下的第五件Sony則主張不適格。Sony的主張地院全准,而且拒絕原告再修改訴狀。原告不服上訴,上訴法院部分維持、部分撤銷了地院的裁定。

本案有好幾個爭點,其中關於訴狀的要求這個爭點值得注意。關於訴狀的要求,上訴法院明白表示不要求元件對元件比對,只需要通知被告其哪個行為侵權就夠。要求元件對元件比對超出了Iqbal與Twombly案的範圍 (這兩個案子是關於訴狀標準的重要聯邦最高法院判決,相關說明請看這邊):


(判決文第13頁)

雖然不要求元件對元件比對,但上訴法院表示,訴狀裡還是要有某些事實主張,說明為什麼被控產品侵害專利請求項是可信的 (plausible):

(判決文第14頁)

基於以上的標準,上訴法院維持了地院關於兩件專利的撤訴裁定,另兩件專利的撤訴裁定則撤銷發回。相關論述請參考判決文第15-20頁,有興趣者可自行參考。

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