美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210821-20210831)

這次判決整理比較值得注意的，有專家證人的權利金計算，以及生技專利的書面描述要件等。其他包括請求項解釋、申請歷史權利放棄 (這個我們之前在讀書會中有完整整理過)、顯而易見性的判斷、侵權主張與有效主張的關聯性等等，都值得參考。

APPLE INC. v. UNIVERSAL SECURE REGISTRY LLC (2021-08-27)

本案從PTAB上訴。不過由於在其他判決中 (在下面有)，專利已經因不適格而無效了，所以PTAB這件也不用審理了。

VISA INC. v. UNIVERSAL SECURE REGISTRY, LLC (2021-08-27)

本案從PTAB上訴。不過由於在其他判決中 (在下面有)，專利已經因不適格而無效了，所以PTAB這件也不用審理了。

DATA ENGINE TECHNOLOGIES LLC v. GOOGLE LLC (2021-08-26)

德拉瓦州地院認為Google並未侵害Data Engine的US 5,590,259、US 5,784,545、以及US 6,282,551。(代表請求項是259專利的請求項12。) Data Engine不服上訴。上訴法院維持了地院的判決。

本案重點在請求項前序部分的用語 "three-dimensional spreadsheet" 的解釋。爭點有兩個：(1) 前序部分用語是否有限制性 (上訴法院說有)；(2) 此用語解釋是否涉及申請歷史過程的權利放棄 (Prosecution history disclaimer) (上訴法院說有)。

關於請求項的 disclaimer，我們之前在讀書會中有完整整理過，包括說明書以及申請歷史過程的權利放棄，以及對優先權主張造成的影響等等。有興趣者歡迎來參考看看。

MLC INTELLECTUAL PROPERTY LLC v. MICRON TECHNOLOGY, INC. (2021-08-26)

北加州地院裁定了排除部分MLC的損害賠償專家意見內容。MLC不服上訴，上訴法院維持了地院的裁定。

本案值得全球授權談判者參考。MLC的損害賠償專家意見有幾個問題。首先，MLC的專家提出的0.25%費率缺乏理論基礎。MLC的專家主張，Toshiba跟Hynix都有授權，他們的權利金是0.25%。但是兩份授權合約都是一次性支付權利金，0.25%這數字在兩份授權合約中都沒出現，是MLC的專家推算出來的。地方法院認為，若照0.25%來推算，Toshiba跟Hynix應該要支付更多權利金，所以推算出來的費率應該要更低才對。因此地院認為MLC這部分的專家意見缺乏理論基礎，應該排除。上訴法院支持這點。

其次，MLC沒有遞交關於0.25%的事實資料，違反美國聯邦民事訴訟法 Rule 37(c)(1)的規定。由於Toshiba跟Hynix的授權合約都沒有0.25%這數字，MLC的專家很明顯需要其他事實資料，來形成他關於0.25%的信念。但這些事實資料通通沒有遞交，Micron在discovery過程中有要，MLC也沒給。MLC自己的corporate witness也不知道這費率怎麼推出來的。北加州地院認為這違反美國聯邦民事訴訟法 Rule 37(c)(1)的規定。上訴法院支持這點。

最後，MLC的專家關於權利金基礎也出錯，沒有進行比例分配 (apportionment)。關於這點，MLC主張Toshiba跟Hynix的授權合約是可比較授權 (comparable license)，其權利金費率已經是比例分配後的結果。但是地院就不認同這個費率，當然就不可能認同背後有正確的權利金基礎比例分配。其次，MLC主張最小可銷售專利實施單元 (smallest-salable patent practicing unit，SSPPU) 是整個記憶體模組，所以不用比例分配。可是MLC的專利請求項請求的內容僅及於memory cell，不是整個記憶體模組，所以這主張地院也不接受。上訴法院支持地院的見解。

除了損害賠償的計算之外，這個案子的內容，可以當成在談專利授權時，如何爭執權利金該如何計算的參考。有興趣者建議看一下判決文的詳細內容。只能說判決文提到的很多細節，在談判時是很重要的喔。

JUNO THERAPEUTICS, INC. v. KITE PHARMA, INC. (2021-08-26)

中加州地院認為Juno的US 7,446,190的請求項3、5、9與11並未因缺乏書面要件而無效。Kite Pharma不服上訴。上訴法院認為地院陪審團關於書面要件的的決定，缺乏實質證據支持，撤銷了地院的判決。

本案關鍵在請求項寫太廣。依照190專利說明書的內容，請求項3跟9的單鍊抗體可以是結合任何目標的任何一種scFv。這有上百萬種可能性。說明書並未寫到讓熟悉該項技藝者認為發明人掌握了這整個範圍。事實上也不是這樣：只有幾種特定的scFv可以結合癌細胞的幾種特定目標，190專利的說明書也只舉了兩個實施例。上訴法院因此認為，190專利的說明書不滿足書面要件。

本案值得美國生技專利的從業人員參考。判決文中多次引用的Araid案，在我們的casebook中被列為key case，也是我辦講座時最愛舉的例子喔。

UNIVERSAL SECURE REGISTRY LLC v. APPLE INC (2021-08-26)

德拉瓦州地院裁定Universal Secure Registry的多件專利請求項均因不適格而無效。Universal Secure Registry不服上訴，上訴法院維持了地院的裁定。

本案判決文有27頁，討論了四件專利，看起來很長，但重點都是請求項沒有特定的技術改良，都是使用傳統元件來完成抽象概念。有興趣者可以研究看看。

APPLE INC. v. UNIVERSAL SECURE REGISTRY LLC (2021-08-26)

本案從PTAB上訴。不過由於在上面那份判決中，專利已經無效了，所以PTAB這件也不用審理了。

APPLE INC. v. UNIVERSAL SECURE REGISTRY LLC (2021-08-26)

本案從PTAB上訴。關於專利權人在多方複審過程中修改的請求項，上訴法院基於上上件判決的相同理由，認為修改的請求項也因不適格而無效。

這專利權人好慘，碰到Apple全軍覆沒了。

COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC v. DALI WIRELESS INC. (2021-08-24)

北德州地院認為Commscope的FlexWave Prism天線系統侵害了Dali的US 9,031,521，且專利有效。Commscope不服上訴。上訴法院撤銷了地院的侵權判決。

本案關鍵在上訴法院認為，Dali的侵權主張中，關於請求項用語 “switching a controller off” 與侵權產品的對應沒有證據支持，而且Dali關於侵權的主張若成立，那麼請求項就會因為欠缺新穎性而無效 (因為侵權產品在controller部份的設計跟前案相同)。

這跟侵權主張與有效主張的關聯性相關。專利權人要注意主張權利時，立場必須一致，不要顧此失彼。關於這部分的討論，重點在11-16頁，有興趣者可參考看看。

ETHICON LLC v. INTUITIVE SURGICAL, INC. (2021-08-23)

PTAB在經過多方複審後，認為Ethicon的醫材專利US 8,616,431的請求項部分無效，部分有效。雙方都上訴，上訴法院部分維持，部分撤銷了PTAB的決定。

本案跟請求項解釋、以及顯而易見性的判斷有關。有興趣者可參考。