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2021年9月12日 星期日

美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210811-20210820)

這次的判決整理,比較值得注意的是設計專利與產品商業上成功的關聯性判斷。其他包括權利放棄 (disavow)、以及軟體專利的適格性判斷等,我們之前讀書會都有討論 (這裡這裡),歡迎大家參考。


CAMPBELL SOUP COMPANY v. GAMON PLUS, INC. (2021-08-19)

PTAB經過多方複審程序後,認為Campbell並未證明設計專利D612,646與D621,645無效。Campbell不服上訴。上訴法院撤銷了PTAB的決定。

本案值得注意。關於設計專利非顯而易見性的輔助因素中的 "商業上的成功" ,其中一個重點是商業上成功的產品,必須與專利請求項有關聯性 (Nexus)。上訴法院在本案判決文中,整理了產品與專利之間是否具有關聯性的判斷規則,包括何時有推定關聯性 (Presumption of Nexus),以及何時有事實關聯性 (Nexus-in-Fact)。

關於推定關聯性,請參考判決文第10-11頁,重點是產品與設計專利必須是 "coextensive”。

關於事實關聯性,請參考判決文第12-14頁,重點是產品在商業上的成功,必須是設計專利獨特特徵的直接結果 ( “direct result of the unique characteristics of the claimed invention")。這點是本案主要爭點,上訴法院跟PTAB的觀念完全相反。反正結論是,日後要主張商業上的成功,專利權人必須證明其成功跟 "設計專利跟前案相較後,不同的獨特特徵" 有關聯,而並非證明與設計的整體有關連。往後分析設計專利的有效性時,關於這點須特別留意。


MYMAIL, LTD. v. OOVOO, LLC (2021-08-19)

北加州地院認為MyMail的US 8,275,863US 9,021,070均因不適格而無效。MyMail不服上訴,上訴法院維持了地院的判決。

關於軟體專利的適格性的判斷,我們討論過很多次了,比如這次的讀書會。有興趣者可以把這個判決,當成練習題自己操作看看。



PTAB在經過多方複審後,認為Campbell並未證明US 8,827,111無效。Campbell不服上訴,上訴法院維持了PTAB的決定。

本案重點在說明書中使用了 "present invention" 這個字到底會不會造成權利範圍的放棄 (disavow)。關於這點,關鍵是判決文第11頁提到的觀念:
"We have held that use of the phrase “present invention” did not amount to disavowal, but only when the intrinsic record is inconsistent with the disclaimer."
關於說明書造成的權利放棄,我們八月讀書會剛好整理過這個議題,有參加的朋友應該從基礎理論到應用都很熟悉了吧。對disavow有興趣者,歡迎參考我們八月讀書會的內容。


HYATT v. HIRSHFELD (2021-08-18)

本案跟之前整理過的Hyatt案相關,主要爭點是依美國專利法第145條最後一句 "All the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant",申請人是否需負擔USPTO為了本案支付的專家證人費用。上訴法院認為不用。


NUVASIVE, INC. v. HIRSHFELD (2021-08-18)

PTAB在經過多方重審程序 (inter partes reexamination) 後,認為Nuvasive的專利US 7,691,057的請求項17-22、24-27因顯而易見而無效。Nuvasive不服上訴。上訴法院維持了PTAB的決定。
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本案諸多爭點中,值得注意的是後面關於 "商業上的成功" 這點。PTAB認為Nuvasive並沒有證明其XLIF脊椎手術方法有商業上的成功,因為大部分的營業額是從耗材來的,不是從請求項相關的手術方法來的。關於這點的論述請見判決文第11-16頁。


VALVE CORPORATION v. IRONBURG INVENTIONS LTD. (2021-08-17)

PTAB在經過多方複審之後,認為Ironburg的US 9,289,688US 9,352,229部分請求項有效,部分無效。雙方都上訴。上訴法院部分維持,部分撤銷了PTAB的決定。

本案爭點很多,其中一個值得注意的爭點是證據問題:Valve提出的前案證據之一,是從Wayback Machine上取得,且之前申請過程中引用過的網頁的內容。Ironburg主張 (1) Valve提出的內容跟當年網頁的內容 "不完全一樣",且 (2) 該網頁並非 "publication",因此不能作為前案證據。

針對 (1) ,上訴法院認為雖然稍微不一樣,但實質上相同,所以沒問題。相關論述在判決文第9-12頁。針對 (2),上訴法院認為有壓倒性的證據可以證明這個Wayback Machine上取得的網頁在2010年10月20日為公眾所能存取,所以可以作為前案證據。相關論述在判決文第13-19頁。


TEVA PHARMACEUTICALS v. ELI LILLY AND COMPANY (2021-08-16)

PTAB在經過多方複審後,認為Teva的多件專利因顯而易見而無效。Teva不服上訴。上訴法院維持了PTAB的決定。

Teva提出三個上訴理由:(1) Teva覺得PTAB的無效理由與與Eli Lilly在聲請狀中所提出者不同,上訴法院認為沒有不同;(2) Teva對前案內容的解釋與PTAB不同,上訴法院重申了處理準則 (判決文第15頁下面那段);(3) Teva認為PTAB錯誤地考量了secondary consideration,上訴法院認為沒有錯誤。其中第(3)點中的nexus判斷這部分值得看,相關論述可參考判決文第16-20頁。


PTAB在經過多方複審後,認為Teva的多件專利因顯而易見而無效。Teva不服上訴。上訴法院維持了PTAB的決定。理由請見上面那件判決。



PTAB在經過多方複審後,認為Teva的多件專利並未因顯而易見而無效。Eli Liilly不服上訴。上訴法院維持了PTAB的決定。

本案主要爭點有二:(1) 治療方法請求項的前序部分中的 "effective amount" 是否具備限制性,以及 (2) 如果具備限制性,前案內容的組合是否使整個請求項顯而易見。關於(1),本案判決文整理了關於治療方法請求項的前序部分的用字是否具備限制性的判斷方法。關於(2),重點在當PTAB與當事人對前案內容的解釋不一時,上訴法院的處理準則 (重點在判決文第28頁上面的觀念)。對這兩點有興趣者,可以參考判決文原文內容。


CARRUM TECHNOLOGIES, LLC v. UNIFIED PATENTS, LLC (2021-08-13)

PTAB經過多方複審後,認為Carrum的US 7,925,416的請求項10-11因顯而易見而無效。Carrum不服上訴。上訴法院直接撤銷了PTAB的決定。

這個案子的重點不在內容,而在無效聲請人是號稱專門對抗NPE,絕不付錢給NPE的Unified Patents。有興趣者可以去他們的網站看看。


C.R. BARD, INC. v. MEDLINE INDUSTRIES, INC. (2021-08-13)

PTAB在經過多方複審後,認為Medline的三件被挑戰的專利都非顯而易見。Bard不服上訴,上訴法院部分維持,部分撤銷發回。

關於撤銷發回的部分,上訴法院的理由都差不多:PTAB關於顯而易見的判斷太僵硬,幾乎都要求前案中必須明白寫出請求項的特徵可以被組合。這跟KSR的要求不一樣。對顯而易見性的判斷有興趣者,可以參考本案。


In Re PERSONALWEB TECHNOLOGIES LLC (2021-08-12)

北加州地院認為被告Amazon等未侵害其US 7,802,310的請求項20 (這專利下面那個判決已經說不適格無效了),以及US 6,928,442的請求項10-11。PersonalWeb不服上訴,上訴法院維持了地院的判決。

本案重點又是請求項解釋:"unauthorized" 這個字該怎麼解釋。對請求項解釋不熟悉者可以參考看看。


PERSONALWEB TECHNOLOGIES LLC v. GOOGLE LLC (2021-08-12)

北加州地院認為PersonalWeb的US 7,802,310US 6,415,280、以及US 7,949,662都因不適格而無效。PersonalWeb不服上訴,上訴法院維持了地院的判決。

關於適格性的判斷,我們討論過很多次。有興趣者歡迎來看看我們之前讀書會的錄影喔。


SEABED GEOSOLUTIONS (US) INC. v. MAGSEIS FF LLC (2021-08-11)

PTAB在經過多方複審後,認為Seabed並未證明Magseis的RE45,268無效。Seabed不服上訴,上訴法院撤銷的PTAB的決定,並將本案發回。

本案重點是請求項用語 “geophone internally fixed within [the] housing” 中的 "fixed" 怎麼解釋。有興趣者可參考看看。

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