2021年9月26日 星期日
美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210821-20210831)
這次判決整理比較值得注意的，有專家證人的權利金計算，以及生技專利的書面描述要件等。其他包括請求項解釋、申請歷史權利放棄 (這個我們之前在讀書會中有完整整理過)、顯而易見性的判斷、侵權主張與有效主張的關聯性等等，都值得參考。
2021年9月12日 星期日
2021年7月4日 星期日
2021年6月20日 星期日
美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210611-20210620)
這次整理兩個判決，一個跟適格性有關，另一個跟專利有效性的判斷有關。兩個判決的原告律師我覺得都出問題，有興趣者可研究看看。第一篇判決我不認同法院的見解，改天我會再詳細討論這個案子。
2021年6月11日 星期五
美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210601-20210610)
這次的判決整理跟產品廣告造成專利新穎性喪失、請求項的解釋與申請歷史放棄、以及申請怠惰有關。第一件案件值得公司內部專利管理人員當成給業務單位的教案。第三件難得一見，就當故事看看吧。
2017年10月27日 星期五
手段附加功能用語由於未滿足書面描述要件 (Written Description Requirement) 而無法主張優先權
Uniloc USA, Inc. v. SEGA Of America, Inc. (Fed. Cir., October 23, 2017)
US 5,490,216 ("216專利")
Means-Plus-Function: Lack of disclosed structure also fails written description (and nullifies priority claim) (PatentlyO, Octover 24, 2017)
Sega、Ubisoft 與其他軟體公司在美國專利商標局聲請多方複審 (Inter-partes Review) 程序，主張Uniloc的216專利無效。經過審理之後，美國專利商標局的專利審理與上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，"PTAB") 認為216專利因缺乏新穎性無效。Uniloc不服，上訴到聯邦巡迴上訴法院。上訴法院確認了PTAB的決定。
2016年1月18日 星期一
美國聯邦最高法院受理Cuozzo案
Supreme Court grants Certiorari in Challenge of Inter Partes Review Proceedings (PatentlyO, January 15, 2016)
U.S. top court to examine how government agency reviews patents (Reuters, January 15, 2016)
Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee (SCOTUSblog)
之前Fairsky Patent Memo的相關文章 (July 14, 2015)
Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee這個案子，我們曾經在這裡評論過。當時我們是討論「增加限制條件擴大了請求項的範圍」這個問題，不過我們也提到，這個案子的重點，其實是USPTO長久以來關於請求項的解釋，所採用的「最廣合理解釋 (broadest reasonable interpretation)」到底正不正確，而且預測過這個點「值得上訴到最高法院」。
後來Cuozzo真的上訴，而且美國聯邦最高法院真的在今年1月15日受理了。本案上訴的兩個爭點是：
這個案子已經有九個法庭之友送意見書了，其中包括3M跟Interdigital。Interdigital身為專利非實施實體，認為USPTO採取最廣合理解釋是錯誤的。當然它會這樣認為，因為這會讓專利無效相對容易，而這對Interdigital這種非實施實體而言顯然不利。
持續觀察這個案子吧 (在SCOTUSblog可以email訂閱這個案件的進度)。它有可能影響深遠喔。
U.S. top court to examine how government agency reviews patents (Reuters, January 15, 2016)
Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee (SCOTUSblog)
之前Fairsky Patent Memo的相關文章 (July 14, 2015)
Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee這個案子，我們曾經在這裡評論過。當時我們是討論「增加限制條件擴大了請求項的範圍」這個問題，不過我們也提到，這個案子的重點，其實是USPTO長久以來關於請求項的解釋，所採用的「最廣合理解釋 (broadest reasonable interpretation)」到底正不正確，而且預測過這個點「值得上訴到最高法院」。
後來Cuozzo真的上訴，而且美國聯邦最高法院真的在今年1月15日受理了。本案上訴的兩個爭點是：
這個案子已經有九個法庭之友送意見書了，其中包括3M跟Interdigital。Interdigital身為專利非實施實體，認為USPTO採取最廣合理解釋是錯誤的。當然它會這樣認為，因為這會讓專利無效相對容易，而這對Interdigital這種非實施實體而言顯然不利。
持續觀察這個案子吧 (在SCOTUSblog可以email訂閱這個案件的進度)。它有可能影響深遠喔。
2015年9月13日 星期日
美國專利侵權分析：基本觀念相關重要判決整理 (一)
美國專利侵權分析：基本觀念相關重要判決整理 (二)
以下整理了一些與美國專利侵權分析基本觀念相關的重要判決，供大家參考。我把相關的重點觀念用中文寫出來，加上判決文中跟這個觀念相關的文字，最後再加上判決原文的連結 (多半是Google Scholar的連結)，方便大家交叉查詢。有些我之前有討論過的，也順便附上之前討論的文章連結。
相信大家看的出來，這些判決大部份都是最近這幾年作出的。有些判決因為太新，citation似乎還沒出來。如果有需要，請在判決原文中，用CTRL-F搜尋，應該就可以找到我引用的文字的位置了。部份專利法相關的爭議問題，實務見解還在發展中，真的要時時注意最新進展呢。
整理出來的好處，是在寫侵權分析意見時，可以方便引用。我想常常寫美國專利侵權分析意見的人，應該自己都會維護一個類似像這樣的清單吧。不然每次都要作法律研究，找citation，很麻煩。
此外，也可以把下面的內容當成一個基本觀念清單，時時複習一下。這些判決任何一個都很重要，如果有不清楚的，那應該是沒辦法處理美國專利侵權爭議案件喔。像我這種極度健忘的人，就需要常複習。
最後，如果需要進一步資料，我推薦2015年版的Patent Case Management Judicial Guide。它是免費的，整理的相當完整，很值得參考喔。
2015年7月14日 星期二
增加限制條件擴大了請求項的範圍: In re Cuozzo (Fed. Cir., July 8, 2015)
In re Cuozzo Speed Technologies, LLC [Opinion] (Fed. Cir., July 8, 2015)
一般專利工程師的概念，應該都是「增加請求項的限制條件，會限縮請求項的範圍」。但是在In re Cuozzo這個案子中，卻發生了「增加請求項的限制條件，會擴大請求項的範圍」的狀況。
這個案子源自於Garmin在2012年9月16日針對Cuozzo的專利所聲請的Inter Parte Review。Garmin主張包括claim 10在內的請求項不具可專利性。其中的關鍵，在「integrally attached」這個詞到底應該怎麼解釋。
Patent Trial and Appeal Board認為，「integrally attached」這個詞，應該被解釋成「discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity」，並基於最廣合理解釋，判定claim 10因不具進步性而無效。
一般專利工程師的概念，應該都是「增加請求項的限制條件，會限縮請求項的範圍」。但是在In re Cuozzo這個案子中，卻發生了「增加請求項的限制條件，會擴大請求項的範圍」的狀況。
這個案子源自於Garmin在2012年9月16日針對Cuozzo的專利所聲請的Inter Parte Review。Garmin主張包括claim 10在內的請求項不具可專利性。其中的關鍵，在「integrally attached」這個詞到底應該怎麼解釋。
Patent Trial and Appeal Board認為，「integrally attached」這個詞，應該被解釋成「discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity」，並基於最廣合理解釋，判定claim 10因不具進步性而無效。
2015年6月23日 星期二
U.S. Supreme Court Rejects Google Patent Appeal Over Street View (Recode)
U.S. Supreme Court Rejects Google Patent Appeal Over Street View (Recode, June 22, 2015)
美國聯邦最高法院於6月22日駁回了Google關於Vederi案的上訴。這個案子涉及幾個申請專利範圍的解釋問題。其中最重要的，也是Google嘗試上訴的爭點，是在核駁答辯的過程中，如果申請人修改了申請專利範圍，究竟會造成怎樣的法律效果。
美國聯邦最高法院於6月22日駁回了Google關於Vederi案的上訴。這個案子涉及幾個申請專利範圍的解釋問題。其中最重要的，也是Google嘗試上訴的爭點，是在核駁答辯的過程中，如果申請人修改了申請專利範圍，究竟會造成怎樣的法律效果。
2015年6月19日 星期五
關於美國專利法112條第6段「功能附加手段」用語適用與否的推定
Williamson v. Citrix (Fed. Cir., June 16, 2015)
Williamson v. Citrix, Order granting the petition for rehearing en banc (Fed. Cir., June 16, 2015)
Williamson v. Citrix: En Banc Opinion on § 112, para. 6 (PatentlyO, June 16, 2015)
The Past and Future of Functional Claiming... (Written Description Blog, June 16, 2015)
Williamson v. Citrix, Order granting the petition for rehearing en banc (Fed. Cir., June 16, 2015)
Williamson v. Citrix: En Banc Opinion on § 112, para. 6 (PatentlyO, June 16, 2015)
The Past and Future of Functional Claiming... (Written Description Blog, June 16, 2015)
More Discussions about this case and means-plus-function clause on Knowledge Repository (Member only)
在6月16日美國聯邦巡迴上訴法院的Williamson v. Citrix案的判決文中，Part II.C.1是en banc decision。這個en banc decision改變了美國專利法112條第6段「功能附加手段」用語的適用規則。雖然改的不多，還是值得注意。
在這個案子之前，如果在物的申請專利範圍中，沒有使用「means」這個字，其法律效果是「強烈 (strong)」推定不適用112條第6段。這個推定可以被推翻，但因為它是「強烈」推定，所以實務上要怎樣推翻會有爭議。這正是本案爭點之一：專利權人使用了「module」這個字，並主張被告的舉證無法推翻「強烈」的推定，所以不適用112條第6段。
聯邦巡迴上訴法院在這個判決中，拿掉了「強烈」這個概念，回到2004年 Lighting World案的見解：
Our consideration of this case has led us to conclude that such a heightened burden is unjustified and that we should abandon characterizing as “strong” the presumption that a limitation lacking the word “means” is not subject to § 112, para. 6.... Henceforth, we will apply the presumption as we have done prior to Lighting World, without requiring any heightened evidentiary showing and expressly overrule the characterization of that presumption as “strong.”
簡單來講：
- 使用「means」這個字，推定適用美國專利法112條第6段。這個推定可以推翻。
- 不使用「means」這個字，推定不適用美國專利法112條第6段。這個推定也可以推翻，而且從此不是「強烈」的推定。
更多詳細的討論，請參考Knowledge Repository (Member only)。
2013年1月16日 星期三
News: Request for Comments on Preparation of Patent Applications
Patent News of the Day:
USPTO Request for Comments on Preparation of Patent Applications (Federal Register)
為了提升審查的品質，美國專利商標局於2013年1月15日發布通知，請公眾就下列的專利說明書撰寫實務提供意見。茲整理重點並附拙見如下：
A. Clarifying the Scope of the Claims
1. Presenting claims in a multi-part format by way of a standardized template that places each claim component in separate, clearly marked, and designated fields.
個人猜測這應該不是指two-part form，而是只要能夠明確地用sub-paragraph form把前言、轉折語與主體部份，以及把每個元件能清楚的區分開來就好。如果是這樣，那難度不高，很多人本來就是這樣寫的。
2. Identifying corresponding support in the specification for each of the claim limitations utilizing, for example, a claim chart or the standardized template described above.
Claim chart本來是侵權分析作claim construction時用的，原本就會有一欄是claim用語對應的說明書內容，現在居然申請時也建議要這樣作了。不過如果說明書寫的好，這應該不是問題，畢竟每個claim term在說明書的支持本來就是越清楚越好，免得以後起爭議。
3. Indicating whether examples in the specification are intended to be limiting or merely illustrative.
除非特別狀況，不然一般都會強調說明書的例子只是說明性，而非限制性。不過......還是會有人不注意這點就是。
4. Identifying whether the claim preamble is intended to be a limitation on claim scope.
前言的內容到底具不具有限制性這點，確實可能有認定的問題，現在USPTO要求申請人自己說清楚，可能是好事吧。
5. Expressly identifying clauses within particular claim limitations for which the inventor intends to invoke 35 U.S.C. 112(f) and pointing out where in the specification corresponding structures, materials, or acts are disclosed that are linked to the identified 35 U.S.C. 112(f) claim limitations.
關於means-plus-function claim，這樣作其實還不錯，而且可以避免說明書中沒有對應結構的狀況。
6. Using textual and graphical notation systems known in the art to disclose algorithms in support of computer-implemented claim limitations, such as C-like pseudo-code or XML-like schemas for textual notation and Unified Modeling Language (UML) for graphical notation.
這很妙，完全是衝著軟體專利來的。如果可以用pseudo code或schemas，那真的方便很多，不過有很多人寫軟體專利的人，連流程圖的畫不好了，能否妥善運用pseudo code或schemas來支持claim，就是大問題了。
B. Clarifying the Meaning of Claim Terms in the Specification
1. Indicating whether terms of degree—such as substantially, approximately, about, essentially—have a lay or technical meaning and explaining the scope of such terms.
這個以前的觀念，是熟悉該項技術者如果都知道範圍在哪，就沒有indefinite的問題。現在USPTO等於要求申請人一開始就說清楚，不用等到訴訟時再爭辯。也許是好事吧，不過現在大家是都用習慣了，以後如果要用，可能要傷腦筋了。
2. Including in the specification a glossary of potentially ambiguous, distinctive, and specialized terms used in the specification and/or claims, particularly for inventions related to certain technologies, such as software.
這等於要申請人自己列出哪些用語是 "潛在的模糊" ...... 我想沒有人會自己承認吧。大家都會覺得自己寫得很清楚不模糊吧。
3. Designating, at the time of filing the application, a default dictionary or dictionaries (e.g., a technical dictionary and a non-technical dictionary) to be used in ascertaining the meaning of the claim terms.
這很妙。原本是在訴訟雙方才會各拿各的字典，甚至有人還曾就 "字典到底是內部還是外部證據" 這件事上訴到CAFC過，現在是要求申請人自己在一開始就拿自己的字典出來。實務到底怎麼操作，靜待觀察吧。
USPTO Request for Comments on Preparation of Patent Applications (Federal Register)
為了提升審查的品質，美國專利商標局於2013年1月15日發布通知，請公眾就下列的專利說明書撰寫實務提供意見。茲整理重點並附拙見如下：
A. Clarifying the Scope of the Claims
1. Presenting claims in a multi-part format by way of a standardized template that places each claim component in separate, clearly marked, and designated fields.
個人猜測這應該不是指two-part form，而是只要能夠明確地用sub-paragraph form把前言、轉折語與主體部份，以及把每個元件能清楚的區分開來就好。如果是這樣，那難度不高，很多人本來就是這樣寫的。
2. Identifying corresponding support in the specification for each of the claim limitations utilizing, for example, a claim chart or the standardized template described above.
Claim chart本來是侵權分析作claim construction時用的，原本就會有一欄是claim用語對應的說明書內容，現在居然申請時也建議要這樣作了。不過如果說明書寫的好，這應該不是問題，畢竟每個claim term在說明書的支持本來就是越清楚越好，免得以後起爭議。
3. Indicating whether examples in the specification are intended to be limiting or merely illustrative.
除非特別狀況，不然一般都會強調說明書的例子只是說明性，而非限制性。不過......還是會有人不注意這點就是。
4. Identifying whether the claim preamble is intended to be a limitation on claim scope.
前言的內容到底具不具有限制性這點，確實可能有認定的問題，現在USPTO要求申請人自己說清楚，可能是好事吧。
5. Expressly identifying clauses within particular claim limitations for which the inventor intends to invoke 35 U.S.C. 112(f) and pointing out where in the specification corresponding structures, materials, or acts are disclosed that are linked to the identified 35 U.S.C. 112(f) claim limitations.
關於means-plus-function claim，這樣作其實還不錯，而且可以避免說明書中沒有對應結構的狀況。
6. Using textual and graphical notation systems known in the art to disclose algorithms in support of computer-implemented claim limitations, such as C-like pseudo-code or XML-like schemas for textual notation and Unified Modeling Language (UML) for graphical notation.
這很妙，完全是衝著軟體專利來的。如果可以用pseudo code或schemas，那真的方便很多，不過有很多人寫軟體專利的人，連流程圖的畫不好了，能否妥善運用pseudo code或schemas來支持claim，就是大問題了。
B. Clarifying the Meaning of Claim Terms in the Specification
1. Indicating whether terms of degree—such as substantially, approximately, about, essentially—have a lay or technical meaning and explaining the scope of such terms.
這個以前的觀念，是熟悉該項技術者如果都知道範圍在哪，就沒有indefinite的問題。現在USPTO等於要求申請人一開始就說清楚，不用等到訴訟時再爭辯。也許是好事吧，不過現在大家是都用習慣了，以後如果要用，可能要傷腦筋了。
2. Including in the specification a glossary of potentially ambiguous, distinctive, and specialized terms used in the specification and/or claims, particularly for inventions related to certain technologies, such as software.
這等於要申請人自己列出哪些用語是 "潛在的模糊" ...... 我想沒有人會自己承認吧。大家都會覺得自己寫得很清楚不模糊吧。
3. Designating, at the time of filing the application, a default dictionary or dictionaries (e.g., a technical dictionary and a non-technical dictionary) to be used in ascertaining the meaning of the claim terms.
這很妙。原本是在訴訟雙方才會各拿各的字典，甚至有人還曾就 "字典到底是內部還是外部證據" 這件事上訴到CAFC過，現在是要求申請人自己在一開始就拿自己的字典出來。實務到底怎麼操作，靜待觀察吧。
2012年6月17日 星期日
舉發答辯與申請專利範圍解讀 -- 100民專上54號判決
智慧財產法院於2012年6月7日，在100民專上54號判決中，認為由於專利權人在舉發答辯的過程中，明示排除了某個原本可以被申請專利範圍的文字涵蓋的技術特徵，因此在解釋系爭專利申請專利範圍的文義時，該特徵不應被包括在文義範圍中。至於系爭專利曾經移轉過，而舉發答辯的過程，是前手所為，而非現在的原告所為這點，法院認為其效力亦及於受讓系爭專利之本件上訴人。
由於被告的產品，正好採用了被排除的技術特徵，因此這個文義解釋造成了侵權不成立，上訴被駁回的判決。
茲整理與申請專利範圍解讀相關的部份重點如下：
======
1. 獨立項內容：
1.一種預鑄勾縫連續無縫接合建材，其主要係包括：依材料接合需要，經設計而能調整邊框曲線之軟性材料做為底材；及以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案；和舖灑其上之顆粒狀材料，所共同組成為其特徵者。
2. 被控侵權產品：
系爭產品主要係包括：依材料接合需要，經設計而能調整邊框曲線之網狀材料做為底材；及以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案；和舖灑其上之顆粒狀材料，所共同組成為其特徵者。
3. 爭點：
申請專利範圍第1項「軟性底材」之解釋有無包括設有網目之網狀底材？
4. 法院見解：
依92年1月11日公告系爭專利之說明書、圖式，以及98年3月21日公告更正之系爭專利申請專利範圍所示，其內容中就有關「軟性材料作底材」、「軟性底材」之內含並未明確界定其為「網狀材料作底材」、「網狀底材」，是以在解釋系爭專利申請專利範圍時，於審酌系爭專利說明書、圖式後，仍無法確定「軟性材料作底材」、「軟性底材」是否為「網狀材料作底材」、「網狀底材」，故就此部分文字之定義為何，即應參酌系爭專利申請時之歷史檔案。
而依系爭專利申請歷史檔案，系爭專利原專利權人楊美麟為因應第00000000N01 舉發案，在其所提出之專利舉發答辯理由書...答辯六、2.（第7 頁第2 至6 行）中明載：「因本案之底材為軟性材料，因此，本案可選擇預先於工廠將每一建材單元製作完成或於施工現場再製作，反觀，引證一之底材係為矩形網，該矩形網因設有網目，因此，碎石粒之粒徑需小於矩形網之網目，否則碎石將由網目掉落，故，只能於施工現場製作。」等語，足見系爭專利原專利權人楊美麟就系爭專利中所謂「軟性材料作為底材」、「軟性底材」等結構已明示排除設有網目之網狀底材實施形態。
準此，系爭專利申請專利範圍第1 項中所列之「軟性材料作為底材」... 應解釋為不包括設有網目之網狀底材，始符合原專利權人楊美麟於舉發答辯中之陳述意旨。而此一依據楊美麟答辯意旨所為之解釋，其效力亦及於受讓系爭專利之本件上訴人。
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由於被告的產品，正好採用了被排除的技術特徵，因此這個文義解釋造成了侵權不成立，上訴被駁回的判決。
茲整理與申請專利範圍解讀相關的部份重點如下：
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1. 獨立項內容：
1.一種預鑄勾縫連續無縫接合建材，其主要係包括：依材料接合需要，經設計而能調整邊框曲線之軟性材料做為底材；及以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案；和舖灑其上之顆粒狀材料，所共同組成為其特徵者。
2. 被控侵權產品：
系爭產品主要係包括：依材料接合需要，經設計而能調整邊框曲線之網狀材料做為底材；及以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案；和舖灑其上之顆粒狀材料，所共同組成為其特徵者。
3. 爭點：
申請專利範圍第1項「軟性底材」之解釋有無包括設有網目之網狀底材？
4. 法院見解：
依92年1月11日公告系爭專利之說明書、圖式，以及98年3月21日公告更正之系爭專利申請專利範圍所示，其內容中就有關「軟性材料作底材」、「軟性底材」之內含並未明確界定其為「網狀材料作底材」、「網狀底材」，是以在解釋系爭專利申請專利範圍時，於審酌系爭專利說明書、圖式後，仍無法確定「軟性材料作底材」、「軟性底材」是否為「網狀材料作底材」、「網狀底材」，故就此部分文字之定義為何，即應參酌系爭專利申請時之歷史檔案。
而依系爭專利申請歷史檔案，系爭專利原專利權人楊美麟為因應第00000000N01 舉發案，在其所提出之專利舉發答辯理由書...答辯六、2.（第7 頁第2 至6 行）中明載：「因本案之底材為軟性材料，因此，本案可選擇預先於工廠將每一建材單元製作完成或於施工現場再製作，反觀，引證一之底材係為矩形網，該矩形網因設有網目，因此，碎石粒之粒徑需小於矩形網之網目，否則碎石將由網目掉落，故，只能於施工現場製作。」等語，足見系爭專利原專利權人楊美麟就系爭專利中所謂「軟性材料作為底材」、「軟性底材」等結構已明示排除設有網目之網狀底材實施形態。
準此，系爭專利申請專利範圍第1 項中所列之「軟性材料作為底材」... 應解釋為不包括設有網目之網狀底材，始符合原專利權人楊美麟於舉發答辯中之陳述意旨。而此一依據楊美麟答辯意旨所為之解釋，其效力亦及於受讓系爭專利之本件上訴人。
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