借用明基的案子再小談一下美國關稅法337條的 "Domestic Industry" 要件

繼上次的文章後，今天利用ITC在337-TA-741/749一案的Commission Opinion (part 1) (part 2)，小小談一下關於 "Domestic Industry" 要件，ITC在實務上是如何操作。

會選這個Opinion有三個理由：第一，它的原告Thomson Licensing是NPE (Non-Practicing Entity，之前俗稱的patent troll)；第二，它的被告全都是台灣廠商 (奇美、明基、佳士達、友達)；第三，它是比較新的Opinion (2012年7月6日)。這三個理由應該很充份了吧!

這個Opinion關於Domestic Industry的討論從108頁開始。我先把Commission考慮過的三個要點整理出來，大家一看應該就知道重點在哪了：

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1. Which of Thomson’s Activities Constitute Exploitation Through Licensing (p110)

關於這個要點，Commission考量了四點：

(1) Thomson LCD授權計畫相關的活動，包括員工的時間，使用的設備、出差、以及產品的採購等等；
(2)  Xerox/PARC專利資產的購買；
(3) 本件337調查，以及相關被暫停的地方法院的訴訟；以及
(4) 三件專利的舉發程序。

由於第一點雙方沒有爭議，Commission只針對後三點作出判斷。值得注意的，是Commission認為後三點都不足以構成所謂 "Exploitation Through Licensing"。(也許往後在其它的案子裡，這部份可以拿出來主張也不一定喔。)


2. What Did Thomson Invest in Licensing the Asserted Patents (p115)

關於這個要點，Commission重申它在Pioneer v. Garmin案 (就是"Navigation Devices" 這個案子，lnv. No. 337-TA-694) 的見解：對整個專利資產的投資，不一定就等同於對資產中幾個特定專利的投資。所以，Commission認為Thomson必須證明其投資的哪個部份可以被分配到被拿出來主張的專利才行。

這個要點Thomson過關了。主要的原因，是Thomson在跟被告談授權時，確實曾經把日後拿出來主張的專利拿出來談，而且看起來是大量聚焦在這些專利上 ( "heavily focused on the asserted patents among the group of patents in the portfolio") ，此外也確實簽了幾份涵蓋這幾個專利的授權合約。所以，Commission認為這幾件專利在Thomson的授權計畫中占有重要地位，進而認為Thomson已證明了它 "在這幾件專利上" 有投資。

可惜這部份的討論，很多內容被遮掉 ... 真想看看Thomson談判過程，或跟其它廠商簽署的授權合約的內容啊......。


3. Whether Thomson’s Investments in Licensing the Asserted Patents Are Substantial (p121)

這個要點的重點在 "Substantial"。Thomson也過關了。主要原因是Thomson就整個授權活動的投資不小 ( 它可是個大NPE啊)，所以既然依第2個要點的結論，其投資有一大部份可以關聯到現在主張的專利，那麼其規模當然是 "substantial" 了。

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整理以上，可以得到一個結論：

NPE 在ITC主張專利時，只證明對整個專利資產的授權活動有投資是不足以滿足 "Domestic Industry" 要件的，必須能夠證明其在 "拿出來主張的特定專利" 的授權活動上有實質的投資才行。

所以，比如說，我們的成大如果要去ITC告蘋果的Siri侵權，應該會直接被判定不滿足domestic industry這個要件吧。(也許就是因此，美國律師才帶成大去德州地方法院，沒去ITC。)

希望有人能把這點拿到上訴法院去，看看法院認不認同ITC的見解。Nokia沒這樣作真是可惜啊，只好等下個案子了。