CAFC判決整理 (2016/12/1 ~ 2016/12/15)

DAKO DENMARK A/S v. LEICA BIOSYSTEMS MELBOURNE (Fed. Cir., December 2, 2016)

上訴法院確認了PTAB認為Dako的專利因顯而易見而無效的決定。本案中專利權人不爭執兩篇前案已經揭露了請求項的所有要件，而是主張即使如此，前案也不會讓系爭專利無效。通常這也是實務上，不論是核駁答辯或是無效程序中，最難處理的部分。有興趣者可以看一下本案中上訴法院的法官相關的論述。


ASETEK DANMARK A/S v. CMI USA INC. (Fed. Cir., December 6, 2016)

Asetek告台灣的訊凱國際 (Cooler Master Co., Ltd) 以及Cooler Master USA, Inc. (Asetek起訴一個月後，它變成CMI USA Inc.) 專利侵權。訴訟過程中Asetek撤銷對訊凱國際的訴訟，對CMI USA Inc.則打到底，結果CMI USA Inc.全敗：專利有效，產品侵權，404,941美金的損害賠償 (權利金比例是14.5%)，還讓Asetek拿到禁制令。

本案關鍵在禁制令涵蓋了台灣的訊凱國際，這個已經被撤訴的非訴訟當事人。訊凱國際因此重新參加了這個訴訟，並且針對禁制令的部分上訴。

上訴理由有兩點：(1) 針對訊凱國際的訴訟部分，之前已經dismiss with prejudice，因此適用claim-preclusive effect，禁制令不應對訊凱國際生效；(2) 禁制令應該只及於助長CMI USA Inc.這個訴訟當事人的相關行為，而不應及於訊凱國際自己的行為。

針對第(1)點，上訴法院認為dismiss with prejudice是向前生效，禁制令是向後生效，所以沒有問題。第(2)點就很有問題了，依美國聯邦民事訴訟法第65條，關於非當事人，禁制令只能拘束 "主動協同或參與 (“active concert or participation”)" 當事人行為的人：

Rule 65. Injunctions and Restraining Orders

(d) Contents and Scope of Every Injunction and Restraining Order

(2) Persons Bound.

The order binds only the following who receive actual notice of it by personal service or otherwise: (A) the parties; (B) the parties’ officers, agents, servants, employees, and attorneys; and (C) other persons who are in active concert or participation with anyone described in Rule 65(d)(2)(A) or (B).

至於到底甚麼是 "other persons who are in active concert or participation" ，這問題只能說很複雜，也因此針對這點，上訴法院發回地院重新審理，釐清訊凱國際跟CMI USA Inc.到底甚麼關係。

值得注意的是，上訴法院在發回的同時，並沒有撤銷這個禁制令。Prost法官針對這點，提出不同意見書，主張這部份的禁制令，法律上沒有基礎，根本就應該撤銷才對。對此有興趣者，可以看一下不同意見書的內容。


IMPULSE TECHNOLOGY LTD. v. MICROSOFT CORPORATION (Fed. Cir., December 7, 2016)

地方法院認為Microsoft不侵害Impulse的專利。上訴法院確認了地院的判決。如果細看判決文，會發現Impulse敗訴的原因，主要是因為地院解釋請求項時，把 "a defined physical space" 這個用語解釋得很窄，而且解釋的依據看起來就只是說明書實施例的內容而已。看來...只能說打專利訴訟，有時真的要靠點運氣。


IN RE: NUVASIVE, INC. (Fed. Cir., December 7, 2016)

Medtronic到美國專利商標局對Nuvasive的專利聲請多方複審 (Inter-partes review)，導致Nuvasive的專利因顯而易見而無效。

Nuvasive上訴的第一個理由，是Medtronic提出的前案不是公開文件，因為公眾無法知悉其內容。但是上訴法院認為，Nuvasive在多方複審程序中，已經自己放棄了這個爭點。事實上，PTAB的行政法官在審理時，還貼心的詢問Nuvasive的律師是不是要放棄這點，Nuvasive的律師還說是。既然這樣，這點就不能當上訴理由了。

Nuvasive上訴的第二個理由，是PTAB沒有說明為什麼兩個前案文件可以結合，讓專利顯而易見。上訴法院認為Nuvasive有道理。PTAB在認定專利因顯而易見而無效時，必須充分說明為什麼如此認定的理由，而本案PTAB沒有做到這點。因此，本案撤銷，發回PTAB更審。


VIRNETX INC. v. APPLE INC. (Fed. Cir., December 9, 2016)

在多方複審程序中，PTAB認定VirnetX的多個專利請求項因缺乏新穎性或進步性而無效。上訴法院確認PTAB的決定。

中間有個程序問題，是PTAB可不可以不靠專家證人的報告做出事實認定。上訴法院認為本案的狀況可以。針對這一點O’Malley法官有不同意見。


VIRNETX INC. v. APPLE INC. (Fed. Cir., December 9, 2016)

這個判決文去掉首頁，內容只有一頁：PTAB認為VirnetX的專利無效是對的。


VIRNETX INC. v. APPLE INC. (Fed. Cir., December 9, 2016)

這個判決文去掉首頁，內容也是只有一頁：PTAB認為VirnetX的專利無效是對的。

Apple真的對VirnetX的專利，提了好多無效程序。這造福了一堆廠商吧。

POWER INTEGRATIONS, INC. v. FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL. (Fed. Cir., December 12, 2016)

這個案子雙方當事人一共上訴12個爭點，看的頭都暈了。其中比較值得注意的，是引誘侵權的證明問題。

被告Fairchild的電源管理晶片，有部分是在海外賣給電源供應器廠商 (比如光寶)，電源供應器廠商再將電源供應器賣給電腦廠商 (比如宏碁)，最後才由電腦廠商將電源供應器與電腦一起賣進美國。

專利權人Power Integrations Inc.主張Fairchild海外銷售的這部分引誘侵權。Fairchild主張引誘侵權不成立，因為沒有證據證明他主觀上有侵權的意圖：他在海外出貨之後，根本不知道下游最後會把哪些產品銷進美國。

這個論點不被上訴法院所採。上訴法院認為，專利權人提出了許多證據，證明Fairchild知道侵權產品最後會銷進美國。這些證據包括：

• Fairchild設計的控制晶片符合美國能源規定，包括能源之星，以及加州能源委員會的規定；
• Fairchild在競單時，知道這些生意最後會進口到美國；
• Fairchild提供含有侵權控制晶片的展示板給美國的客戶與潛在客戶；
• Fairchild的網站讓使用者能找到銷售侵權晶片的美國通路商；
• Fairchild在美國有技術支援中心，提供美國客戶關於侵權晶片的支援；以及
• Fairchild的標準條款就美國專利侵權擔保客戶。

雖然Fairchild極力淡化這些證據跟引誘侵權意圖的關聯，也抗辯說這些證據跟在美國直接侵權的行為 (在美國直接侵權的是宏碁的筆記型電腦、HP的印表機等等) 沒有建立連結，但是上訴法院認為，就算這些證據分別各自都無法證明Fairchild的意圖，它們整體看來，已經構成足以讓陪審團認定有引誘侵權的實質證據。這樣就足夠讓引誘侵權成立。

同樣是海外銷售零組件，在這個案子裡，被告就成功阻卻了引誘侵權的成立。有興趣者可以比較一下兩個案子有哪邊不同。這對控管專利侵權風險很重要喔。


MELCHIOR v. HILITE INTERNATIONAL, INC. (Fed. Cir., December 12, 2016)

上訴法院認為原告的專利因缺乏新穎性或進步性而無效。原告主張前案沒有揭露一個不存在於請求項的限制條件。這個主張當然沒用。

關於新穎性的判斷，本案算是入門級的判決文。


MEDGRAPH, INC. v. MEDTRONIC, INC. (Fed. Cir., December 13, 2016)

本案是個跟遠端照護病人相關的軟體方法專利。由於請求項中部分的步驟是由病人完成，所以本案被告侵權與否，跟Akamai案的divided infringemnt doctrine直接相關。剛好這個案子在法院訴訟時，Akamai案也在上下級法院之間來來去去。後來Akamai案終於塵埃落地，確立了divided infringement的要件，因此原告請求上訴法院確認，當年地院認為被告不侵權的判決是否應該要撤銷並發回更審。

上訴法院認為不需要。

本案還有一個有趣的問題：專利權人認為，US 5,974,124的請求項16中，下面這個 "and" 應該被解釋成 "or" 而不是 "and" ：

... whereby raw data can be communicated from a remote computer proximate a patient comprising an ordinary general purpose personal computer and from an ordinary telephone ... ;

關於這點，上訴法院認為，說明書沒有特別指出 "and" 應該被解釋成 "or"，所以請求項裡的 "and" 就應該是 "and"。

真是不敢想像雙方花大錢上訴，居然是在打類似這種問題耶......但...只能說真的就是會有這種事情。

兩點心得：

(1) 寫方法項不要倚靠divided infringement。
(2) 請求項不要寫錯，比如 "or" 不要寫成 "and"。一旦寫錯，日後大神也難救。


UNITED CONSTRUCTION PRODUCTS, v. TILE TECH, INC. (Fed. Cir., December 15, 2016)

在被告一連串的擺爛 (比如不斷延誤各種期限，湮滅證據等等) 之後，地院受不了了，做出有利原告的單方判決，並准許永久禁制令。被告上訴，上訴法院確認地院判決。


U.S. WATER SERVICES, INC. v. NOVOZYMES A/S (Fed. Cir., December 15, 2016)

地院認定原告專利缺乏新穎性的部分，被上訴法院撤銷並發回更審；認定原告沒有不正行為 (inequitable conduct) 的部分，被上訴法院確認。