手段附加功能用語由於未滿足書面描述要件 (Written Description Requirement) 而無法主張優先權

Uniloc USA, Inc. v. SEGA Of America, Inc. (Fed. Cir., October 23, 2017)

US 5,490,216 ("216專利")

Means-Plus-Function: Lack of disclosed structure also fails written description (and nullifies priority claim) (PatentlyO, Octover 24, 2017)

Sega、Ubisoft 與其他軟體公司在美國專利商標局聲請多方複審 (Inter-partes Review) 程序，主張Uniloc的216專利無效。經過審理之後，美國專利商標局的專利審理與上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，"PTAB") 認為216專利因缺乏新穎性無效。Uniloc不服，上訴到聯邦巡迴上訴法院。上訴法院確認了PTAB的決定。

這中間有個關鍵點：PTAB認為請求項中的 "generating means" 是手段附加功能 (means plus function) 用語，適用美國專利法第112條第6段的規定，權利範圍僅涵蓋說明書中的對應結構及其均等物。接著，PTAB認為"generating means" 所對應的結構，是216專利說明書的第六實施例，但這個第六實施例是在美國申請之後才加入的，沒有出現在所主張的優先權基礎案，即對應的澳洲申請案中。

依美國發明人法案之前 ("pre-AIA") 的美國專利法第120條，基於國際申請案 (international application) 主張優先權的條件之一，是優先權基礎案必須滿足美國專利法第112條第一段的書面描述 (written description) 要求。由於作為優先權基礎的澳洲申請案沒有第六實施例，所以當然也沒有針對第六實施例的書面描述。說明書的其他部分，也沒有能夠提供書面描述的內容。因此，PTAB認為216專利無法主張澳洲案的申請日為優先權日。這導致216專利只能主張美國案的申請日為新穎性的審查基準日。

簡單整理PTAB的邏輯如下：

• "generating means" 適用美國專利法第112條第6段的規定。
• 說明書中對應的結構是第六實施例。
• 主張優先權的外國基礎案，必須滿足美國專利法第112條第1段的書面描述要求。
• 作為優先權基礎的澳洲申請案，沒有第六實施例的書面描述。
• 所以216專利無法主張澳洲申請案的優先權。
• 由於無法主張優先權，所以新穎性的判斷基準日，變成美國案的申請日
• 由於前案的公開日比216專利的美國案申請日早，因此216專利無新穎性。

這個判決值得留意。在美國，在原申請案或子案的申請過程中，修改說明書或請求項的內容，在所多見。但如果請求項的文字，被認定為是手段附加功能用語，那麼主張其他國家申請案的優先權時，必須小心優先權基礎案是否滿足美國專利法的書面描述要件。若不滿足，可能日後會又被認定無法主張優先權，進而專利無效的狀況發生。

關於mean-plus-function的關鍵案例，請參考我們最近才整理的Casebook: Fundamental Concepts。我們放了四個案例喔。