近期美國聯邦巡迴上訴法院專利判決整理 (0624-0628)

這次的判決整理包括了請求項的解釋、均等論的阻卻事由、專利適格性的Alice兩部測試法的操作，以及美國專利法285條關於例外案件 (exceptional case) 的上訴問題。其中比較重要的是最後一點，值得注意。


CHOON'S DESIGN, LLC v. IDEA VILLAGE PRODUCTS CORP. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-06-24)

原告的專利US 8,485,565的請求項1中，"at least one pin bar supported on the base" 被密西根東地方法院解釋成 "at least one pin bar attached to but detachable from the base." 法院因此裁定被告的產品不侵權 (被告的產品中，base跟pin是一體成型)。原告上訴，上訴法院維持地院的裁定。

對美國專利申請或侵權分析有興趣者，可以參考本案的判決文，看看說明書的內容與申請的歷史過程是如何限制了請求項用語的解釋，進而造成連均等論都沒用。多做類似的練習，實務上會很有幫助。


UCB, INC. v. WATSON LABORATORIES INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-06-24)

原告的專利US 6,884,434 ("434專利") 跟US 8,232,414 ("414專利")與治療帕金森症有關。德拉瓦州地院認為434專利有效，被告的學名藥落入434專利的均等範圍，414專利則因欠缺新穎性而無效。雙方都上訴，上訴法院維持了地院決定。

本案值得注意的，是上訴法院整理了均等論的阻卻事由：

1. 專利申請過程中的限制要求 (restriction requirement) 跟禁反言的關係 (有時會造成禁反言阻卻均等論，有時不會，本案就不會)。關於這點可參考判決文第9-12頁，做為以後處理限制要求的參考。
2. 請求項用語的可預見性 ( foreseeability) 跟均等論的關係。這點可參考判決文第12-17頁。
3. 請求項失效原則 (vitiation doctrine ) 跟均等論的關係。這點可參考判決文第17-18頁。
4. 先前技術阻卻 (ensnarement) 跟均等論的關係。這點可參考判決文第18-19頁。

CELLSPIN SOFT, INC. v. FITBIT, INC. [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-06-25)

被告針對原告的專利US 8,738,794 (看這個專利的請求項1就可以)、US 8,892,752、US 9,258,698及US 9,749,847向北加州地方法院依美國聯邦民事訴訟法第12(b)(6)條遞交了駁回起訴聲請 (Motion to dismiss)，理由是原告專利請求項依美國專利法第101條為非適格專利標的。被告還依美國專利法第285條，向法院聲請原告應支付被告律師費。被告的兩個聲請都獲得北加州地院批准，原告上訴。

上訴法院撤銷了地院的兩個批准裁定。關於專利適格性，上訴法院認為原告的專利請求項在Alice framework的第二步中應該有發明概念 (inventive concept)。關於律師費，上訴法院認為地院的觀念錯誤 (地院認為專利推定有效，但不推定適格......地院法官的這個觀念哪來的？)，因此285條的裁定被一併撤銷。

本案還有一個程序問題，就是被告用了pre-answer motion to dismiss這個訴訟策略。這我們已經講過很多遍，就不再解釋。還有問題的話......直接來問我吧。


ELBIT SYSTEMS LAND AND C4I LTD v. HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC [OPINION - PRECEDENTIAL] (2019-06-25)

東德州地方法院認定被告侵害了原告的US 6,240,073，判賠損害賠償21,075,750美金，還判被告須支付原告律師費。 被告上訴。上訴法院關於侵權與損害賠償的計算，維持了地院見解。

本案比較值得注意的，首先是關於律師費的問題，上訴法院認為在律師費的金額還沒算出來之前，由於地方法院就案件屬於美國專利法285條的 "例外案件 (exceptional case)" 的認定並非終局決定，所以不可上訴。換句話說，關於美國專利法285條的律師費問題，必須等到金額算出來後，才算是地方法院的終局決定，然後才能上訴。相關推論過程請見判決文第19-24頁。

其次，關於損害賠償的計算，本案討論了先前和解合約的計算對本案的影響，以及專利對產品的部分貢獻 (apportionment) 的問題。這些觀念對於訴訟發生初期，在評估風險時很基本也很重要。詳情請參考判決文第12-16頁。


PARALLEL NETWORKS LICENSING v. MICROSOFT CORPORATION [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-06-28)

德拉瓦州地方法院認定被告Microsoft未侵害原告的專利。原告上訴，上訴法院維持地方法院判決。

本案中原告輸在自己提出的證據有問題。首先，關於被告客戶的行為，原告的調查結果被認為與侵權認定關聯性低，所以依聯邦證據法702條被排除。其次，關於間接侵權，原告的專家報告被認為沒有提供充分的事實依據 (就法律主張提供事實依據是專家報告的主要目的之一)。這些都是訴訟過程中不該犯的錯誤。


VIRNETX INC. v. CISCO SYSTEMS, INC. [OPINION - NONPRECEDENTIAL] (2019-06-28)

原告的專利US 7,418,504在經過多方重審 (inter partes reexamination) 之後，請求項1-35與60被審查委員認為缺乏新穎性或顯而易見而無效。PTAB維持了審查委員的核駁。原告上訴，上訴法院撤銷了請求項5、12與13的核駁，發回原單位續審，並維持了其他請求項的核駁。

上訴法院撤銷請求項5的核駁的原因，是請求項5要求DNS系統必須  "configured to authenticate the query using a cryptographic technique." 對此，PTAB僅表示在前案中，query是基於RPC (Remote Procedure Call)，然後大家都知道RPC有加密演算法。然而，當專利權人主張前案並沒有採用RPC時，PTAB並沒有進一步說明。上訴法院於是基於PTAB的意見未附理由與事實基礎，撤銷了PTAB的決定。