[重要] 美國聯邦最高法院：PTAB因超過法定一年期限而不受理多方複審的決定為不可上訴 (Thryv v. Click-to-Call, April 20, 2020)

美國聯邦最高法院在4月20日針對Thryv v. Click-to-Call案，以7:2作出重要判決，撤銷了CAFC之前關於 "PTAB因超過法定一年期限而不受理多方複審的決定為可上訴" 的見解，認為PTAB因超過美國專利法第315(b)條的一年期限而不受理多方複審的決定，依美國專利法第314(d)條為不可上訴。

相關文件

• 美國聯邦最高法院判決文：Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP (April 20, 2020)
• 本案在最高法院的審理過程暨相關文件 (SCOTUSblog)
• 晴天智權之前關於CAFC的判決的整理
  
• 之前同一問題CAFC的全院庭審判決：Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp. (Fed. Cir., January 8, 2018) (en banc)
• 晴天智權之前關於Wi-Fi One案的整理

關於本案

關於本案相關事實，請看我們之前的整理。聯邦最高法院認為，由於美國專利法第315(b)條很明顯是PTAB開始多方複審程序的條件，所以如果這個條件不滿足，PTAB就可以決定不開始多方複審程序。這個 "不開始" 的決定，很明顯依美國專利法第314(d)條為不可上訴。這個推論其實很簡單，基本上就是沿用了Cuozzo Speed Technologies, LLCv. Lee, 136 S. Ct. 2131, 579 US __ (2016) 的邏輯。

聯邦最高法院認為這就是美國發明人法案當初修法的目的：有效率地減少爛專利。如果允許PTAB關於開始多方複審的決定，可以由司法機關複審，那就達不到立法者提高效率的立法目的。此外，最高法院法官還下了指導棋：專利本身還是可以被多方複審，由別人來申請，或是加入別人已經進行中的多方複審程序就好。這部分請見判決文第8-10頁。

不同意見書話講得很重。Gorsuch大法官認為，多數意見容許人民的財產權被行政機關剝奪時，沒有機會司法救濟。相關論述有興趣者可以參考。

實務注意要點

1. 千萬注意美國專利法第315(b)條的一年時限到底有沒有到。

通常問題不是出在收到訴狀的當事人自己，而是：

(1) 收到訴狀的當事人的利害關係人(real party in interest, or privy) 也算。比如，符合某種條件的代工廠，或者當事人的料件供應商，可能也會因此無法申請多方複審。關於這點，請參考我們之前Wi-Fi One案與Westerngeco案的整理。

(2) 專利經過複雜的交易，或是當事人曾經過複雜的併購。比如本案其實就是。有興趣可參考一下我們之前關於本案事實的整理。

(3) 收到訴狀後隨即撤銷也會觸發時限。比如，專利權人送達訴狀後，隨即自己主動撤銷，也會觸發一年時限。而且如果多方複審是由多個申請人共同提出，只要有一個申請人曾經收到訴狀，就會造成整件多方複審不受理。關於這點，請參考我們之前在Ingenio案的整理。所以不要看到專利權人起訴後主動撤銷很高興，有可能他的目的只是觸發315(b)的一年時限而已。

2. 如果時限到了也別慌，可考慮找別人申請，然後參加別人申請的多方複審。

不過要注意，這個參加的請求PTAB不一定會准許，就算准許也可能會受限制。關於這點請參考我們之前關於VirnetX v Mangrave Partners案的整理。關於參加多方複審，去年PTAB曾經修改過Trial Guide，當時我們有辦過講座，希望對大家有幫助。