[重要] 工業標準專利談判框架：SISVEL v. Haier (German Court Of Justice, 2020)

關於工業標準專利權人如何向法院請求禁制令而不違反競爭法，德國聯邦最高法院繼於2020年5月5日當庭宣判之後，在7月初公開了書面判決文。這個判決對於工業標準專利授權談判的實務影響甚鉅。有歐洲律師稱此判決為 "Landmark Judgment"，可見其重要的程度。本文整理本案重點，並附實務建議供參。

• 判決原文：SISVEL v. Haier, KZR 36/17 (German Federal Court of Justice, May 5, 2020)
• 英文翻譯 translated by Cordula Schumacher, ARNOLD RUESS Rechtsanwälte)
• 案件前因後果整理 (對前情不熟者建議先看這篇)：Sisvel v Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) (4iP Counsel)
• Landmark Judgment For German FRAND Law Published: SISVEL V. HAIER (July 10, 2020 by Dr. Henrik Holzapfel)
• European Union: German Federal Court Of Justice FRAND Judgment In Sisvel v. Haier (24 July 2020 by Maurits Dolmans , John Messent , Daniel P. Culley , Romina Polley , Elisabeth Macher and Nicole Rothe, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)
• 德国最高法院发布SISVEL v. HAIER案最终裁决，海尔侵权成定局 (China IP, July 6, 2020)

如果你一年只看兩篇歐洲法院的判決文，這就是其中一篇了！另一篇在英國最高法院，去年11月開庭，到現在判決還沒出來，全世界都在等。對本案不熟悉的話，建議先閱讀這篇由4iP Counsel整理的重點。

簡單來講，2012年SISVEL在從Nokia受讓專利後，與Haier進行授權談判。2014年SISVEL在德國Regional Court Düsseldorf提起專利侵權訴訟，並請求法院准予禁制令。2015年Regional Court Düsseldorf判決SISVEL勝訴，並准許禁制令。Haier上訴到Higher District Court of Duesseldorf，Higher District Court of Duesseldorf認為SISVEL不應獲准禁制令。SISVEL不服再上訴。

本案的關鍵即在於，工業標準的專利權人何時可以獲准禁制令？與競爭法的關聯性是甚麼？德國聯邦最高法院基於2015年歐盟最高法院在Huawei v. ZTE案的框架，針對幾個議題提出了詳細的說明。我在巨群七月的邀請制講座中，為聽眾講解了這個重要判決的重點內容。下面這張圖是重點的再整理，方便讀者快速理解。當然，判決原文的內容非常長，這個整理只能當入門磚。強烈建議大家去看判決原文，以便掌握更完整的概念。

首先，工業標準專利權人不需要提供Claim chart給工業標準專利使用人。專利權人只需要讓專利使用人能形成關於專利侵權主張的全貌，讓專利使用人能尋求專家意見跟法律分析就可以了。這對專利使用人而言相對不利。需注意的是，關於這點，之前中國北京高級人民法院在西電捷通訴索尼WAPI專利侵權案中，採取了類似的立場。 (請見關於判決文中關於 "停止侵权的责任" 的相關論述。這個判決詳細描述了西電捷通與索尼的部分溝通過程，也值得參考。)

實務上，專利侵權涉及上下游之間的關係，這讓侵權分析變得困難。例如，專利使用人往往包括下游的系統整合廠商，而工業標準專利通常實施於零組件，比如通訊晶片或車載電子模組中。系統整合廠商往往不了解零組件中的技術內容。因此如果專利權人不提出詳細的技術比對說明，專利使用人往往必須付出高昂的成本與更多的時間來尋求上游的協助，或是尋求外部專家意見跟法律分析。與上游供應商之間，還要考慮合約的擔保義務問題。對外部專家而言，也不是任何技術文件都能取得。這些都讓這個侵權分析專案複雜化。

其次，專利的使用人除了必須清楚表達接受授權的意願，還必須以目標導向的方式進行授權談判。這個觀念我去年底在另一場研討會上，曾經以另一個荷蘭上訴法院的判決為例子做說明。那個案子也是被荷蘭法院認為專利使用人採取拖延戰術，最後導致被告被禁止出貨。實務上，這表示專利的使用人必須很清楚什麼話該講，什麼話不該講，什麼動作該做，什麼動作不該做，才能滿足這個要求。

本案判決文中，Haier就是因為其智財主管在與SISVEL的email中做了不當的立場陳述，且做了不必要的動作，導致法院最後偏向原告。比如，Haier的智財主管在某個email中，聲明其立場跟之前的立場一樣沒有改變，但之前的立場並沒有清楚的提到其願意接受合理非歧視的授權條件。這造成法院最後認為，Haier其實從來就沒有說過其願意接受合理非歧視的授權。關於這點的詳細內容，請參考判決文中的相關描述。

再者，工業標準的專利權人就授權條款，有詳細說明的義務。這點非常值得專利的使用人在談判過程中善用。除了要求專利權人說明，為什麼其認為其授權條件合理，金額究竟怎麼計算之外，還可以要求專利權人詳細說明其授權條款是否構成歧視。這幾點之中，要求說明是否構成歧視這點特別重要。

通常專利權人基於保密條款，不會揭露其與其他被授權人所簽署的條款。本案中法院也提到，專利權人不需要對每個使用人提出一模一樣的授權條件。但是，這不代表在談判的過程中，專利權人就不需要解釋為什麼他的授權條件不構成歧視。至於如何解釋，解釋地是否詳細，是專利權人應該要處理的問題。若解釋的不清楚，專利使用人可以合理地懷疑，專利權人對特定廠商提出了不平等的優惠條款。實務上這確實也發生過，不得不慎。

最後，專利的使用人必須避免被法院認定為採取了拖延戰術。這點必須特別注意。在本案中，Haier數個月沒有回應，被法院認為是刻意拖延。但實務上，等待供應商的回覆，或是收集相關的資料等等，往往都需要時間。因此如何日後讓法院認為，專利的使用人所花的時間是合理，並非刻意拖延，會變得非常重要。

例如，如果專利的使用人在談判的過程中，因為某些原因必須延遲回覆，比如尚在等待料件供應商的回應等，最好必須在跟專利權人的往來文件中清楚說明這點，以避免日後被認為是專利使用人自己在拖延。又例如，如果專利的使用人想藉不同專利的論點互相牽制，必須特別小心，不要因為A專利組合的論點，影響到B專利組合的授權談判。本案中，Haier就採取了類似的策略，讓法院認為是在採取拖延戰術，進而最後輸掉整個官司。

有鑑於這個最新發展，建立專業的授權談判能力、專利分析能力、以及與供應商及外部顧問間的多方專案管理能力，以降低被禁止出貨的風險，對於工業標準專利的使用人而言變得非常重要。在工業標準專利授權人日益專業，且各國法院實務逐漸偏向專利權人的情況下，日後處理專利授權問題，必須務必諮詢專家的意見，以降低被禁止出貨的風險發生。