[重要] 工業標準專利談判框架：Unwired Planet v. Huawei, UKSC 2018/0214 (UK Supreme Court, 26 Aug 2020)

英國最高法院在2020年8月26日終於就眾人期望已久的Unwired Planet v Huawei案作出判決。這個判決對工業標準專利權人有利，影響實務操作甚鉅。以下整理部分跟談判實務有關的重點供參考。詳細內容與其他重點，強烈建議實務工作者詳讀判決文原文。此外，這篇判決建議跟德國聯邦最高法院七月的判決一起看，對工業標準專利授權談判框架的概念會更完整。

判決文原文

The UK Supreme Court’s Re-interpretation of FRAND in Unwired Planet v. Huawei (PatentlyO, August 27, 2020)

UK: Unwired Planet v Huawei – Supreme Court Rules On Global FRAND Licensing Powers Of UK Courts (Mondaq, 29 August 2020)

案件背景

2014年3月10日Unwired Planet在英國訴華為專利侵權。除了在英國開打之外，雙方在德國與中國也開打。由於訴訟成本過高，Unwired Planet財務狀況欠佳，後來公司在2016年被PanOptis集團收購。

在經過多次開庭後，英國法院的Birss法官在2017年4月5日做出判決 (這判決文後來修改過，最後版本：[2017] EWHC 2988 (Pat))，Unwired Planet勝訴。這個判決在許多議題上都非常重要，比如，Birss法官算出了3G與4G多模手機的全球FRAND權利金費率表，並算出一個8.8%的 "Implied total burden" (所有3G與4G工業標準專利的權利金總和上限)。Birss還認為，如果華為拒絕接受這個全球費率，那麼他在英國將准許禁制令，禁止華為在英國銷售侵權產品。由於華為拒絕，Birss法官在2017年6月7日准許了禁制令。這個禁制令因華為上訴而暫緩執行。

2018年10月23日英國上訴法院作出判決 ([2018] EWCA Civ 2344)，維持了Birss法官的判決。華為不服，再上訴到英國最高法院。

主要爭點：英國法院可以決定全球授權費率嗎？

本案主要爭點，是英國法院是否可以在雙方當事人未合意的情況下，針對多國的專利組合決定一個全球FRAND費率，且在當事人拒絕此FRAND費率時，在英國准許禁制令。

Issue 1: Whether the English courts have jurisdiction and may properly exercise a power without the agreement of both parties (a) to grant an injunction restraining the infringement of a UK SEP unless the defendant enters into a global licence on FRAND terms of a multinational patent portfolio and (b) to determine royalty rates and other disputed items for a settled global licence and to declare that such terms are FRAND.

華為認為不可以，主要基於五個理由：

首先，華為認為不同國家專利的有效性與侵權是否成立，是由不同國家的法院決定的。由英國來決定包括在其他國家可能無效或不侵權的專利的全球FRAND費率不合理。

其次，華為認為各個國家專利的FRAND費率，應該由各個國家的法院分別決定。由英國來統一決定各國專利的費率，進而形成一個全球FRAND費率不合理。

再者，華為認為跨國公司之間可以做出各種商業上的妥協，以達成全球授權的共識，但國家的法院不應該被允許可以這樣做。

還有，華為認為工業標準制定組織，例如歐洲電信標準協會 ("ETSI") 的智財權政策 (IPR Policy) 不應該被解釋成可以由某個特地國家的法院來決定包括多國專利的全球FRAND費率。

最後，華為認為英國法院不應該就工業標準專利的侵權准許禁制令。尤其在專利權人是非實施實體 (Non-Practicing Entity，"NPE") 的狀況下，應該法院更不該這樣做。

關於以上五個理由，英國最高法院均不同意。英國最高法院的主要論點，是英國法院對此事的管轄權，是基於ETSI的IPR Policy這個會員間的合約。ETSI IPR Policy的3.2條明文規定專利擁有人可以獲得合理的報酬。因此，要求專利權人若想獲得報酬，必須在各個國家的法院分別建立各國專利的有效性與被侵害的狀況，與IPR Policy想要達到的目的是背道而馳的。這個論述跟華為上面的第四點理由剛好相反。(請參考判決文第59段。)

英國最高法院認為，華為的理由沒有適當的考慮外界的現狀。由於工業標準專利的數量太多，導致專利權人跟使用人都搞不清楚到底哪些國家的哪些專利是有效的，而且真的與工業標準相關。因此業界的實務就是談全球授權。也就是說，使用人買的是某種確定性。IPR Policy是在這個背景下被ETSI的會員同意的。

所以英國最高法院認為，IPR Policy應該被解釋為具有國際效力 (international effect，判決文第62段)。IPR Policy不應該被解釋為專利權人只能就各國確定有效且被侵害的專利收錢，也不應該被解釋為專利權人在適當的情況下也不能在各國法院聲請禁制令。相反地，從IPR Policy的整體來看，ETSI想比照電信產業的商業習慣。所以，判斷專利權人的授權條件是否符合IPR Policy的FRAND要求，跟相關市場的商業習慣高度相關，包括全球授權的實務。

此外，英國最高法院認為，在一個FRAND的協商過程中，使用人可以各別指出其基於合理的理由想要挑戰的專利，並保留在某國法院挑戰該專利的權利。如果該專利對費率計算很重要，雙方可以有一個改變費率的機制。使用人也可以要求在授權合約中加入當特定專利被挑戰成功時的權利金返還條款。然而，這些都是授權合約條款的議題。華為在上訴時，沒有提出與授權合約條款相關的問題，所以英國最高法院無法處理。英國最高法院還下了指導棋，建議華為可以在其他案件中處理這個問題。 (請參考判決文第64-65段。)

英國最高法院還整理了其他國家與FRAND授權相關的案例，說明各國法院都處理過FRAND問題，包括：

美國：

Apple Inc v Motorola Inc 757 F 3d 1286 (Fed Circuit 2014)

Microsoft Corpn v Motorola Inc 871 F Supp 1089 (W D Wash 2012) (相關整理請看這邊)

Apple Inc v Qualcomm Inc, Case No 3:17-cv-00108- GPC-MDD

德國：

Pioneer v Acer 7 O 96/14  (Regional Court of Mannheim 2016)

St Lawrence v Vodafone 4a 073/14 (District Court of Düsseldorf 2016)

中國：

Huawei Technologies Co Ltd v Unwired Planet International Ltd 4b 0 49/14 G (Guangdong High People’s Court)

Huawei Technologies Ltd v Conversant Wireless Licensing SarL (Nanjing Intermediate People’s Court of Jiangsu Province)

日本：

Samsung Electronics Co Ltd v Apple Japan Godo Kaisha (Case No 2013 (Ne) 10043) (16 May 2014)

歐盟：

Motorola (Case AT.39985) (29 April 2014)

Communication by the EC to the European Parliament, the Council and the European Social and Economic Committee dated 29 November 2017 (COM (2017) 712 final)

檢視過以上各國的案例後，英國最高法院的結論是，Bliss法官的見解是跟各國法院一致的。

歧視條款

華為的另一個主張，是Unwired Planet之前給過Samsung一個較低的授權費率。所以給華為較高的費率是歧視性授權。英國最高法院不接受華為的主張。

英國最高法院認為，ETSI的IPR Policy中，所謂的非歧視，並不是硬性 (hard-edged) 要求授權金費率一定要相同，而是一般性 (general) 的要求。這點從1993年ETSI曾經考慮將最優惠授權條件條款 (most-favourable licence term) 加入到IPR Policy中，但後來在1994年的下個版本中卻未加入，可以看的出來。也就是說，ETSI的IPR Policy對於是否要採用最優惠授權條件條款採取了自由選擇的態度，不要求先後授權的費率要完全一致。(請參考判決文第116-118段。)

此外，英國最高法院也認為，有許多因素都可能影響定價。例如，第一個簽約者可能比較佔優勢。事實上本案有個特別的點：Unwired Planet在授權給Samsung時，財務狀況快不行了，Samsung因此抓準了時機，談了一個很划算的交易，當了第一個簽約者。這種經濟上或商業實務上的作法，獲得了英國最高法院的認同，認為這在商業習慣上，沒有違反IPR Policy的非歧視的要求。(請參考判決文第125-126段。)

歐盟最高法院的Huawei v ZTE框架

華為主張Unwired Planet違反的歐盟最高法院在Huawei v ZTE案 (不清楚本案的請看這邊) 中所確立的框架，因此不應該拿到禁制令。英國最高法院因此把Huawei v ZTE框架整個又解釋了一遍，然後認為Unwired Planet並未違反Huawei v ZTE框架。相反地，英國最高法院認為，華為違反了這個框架，因為華為並未顯示出其同意接受法院所給出的任何的FRAND授權條件。(請參考判決文第158段。)

英國的這個觀點，跟德國聯邦最高法院七月的判決中的概念是相同的。華為在本案中犯的錯誤，是它只願意接受 "它覺得FRAND" 的授權條件 (請見判決文第145段，法官還特別把 "it contended" 用斜體強調)。這點跟上面德國的案件中，被告海爾犯的錯誤類似，值得實務上代表公司進行談判者多加留意。

整理：工業標準專利的使用者，在談判時必須更專業

首先，在各國針對專利權人的專利各個擊破的全球策略，可能越來越不管用。至少在英國，專利權人可以請法院確認全球授權條件，而不需要雙方合意。專利的使用人在談判時，必須注意這點，並在授權合約的條款中，納入特定專利日後若無效或未侵權的權利金調整或返還機制，以資對應。

此外，與德國聯邦最高法院七月的判決的概念相同地，專利的使用人在一開始，就必須表達願意接受任何的FRAND授權條款的意願。這點非常重要。至於FRAND授權條款究竟為何，若無法達成共識該如何處理，可參考Huawei v ZTE框架及各國的實務準則。(如果不清楚各國關於工業標準專利授權的實務準則的，請不要處理相關談判。)

還有，在工業標準專利授權談判時，各種一般商業談判的手法都可以運用。比如，作為首位簽約者要求較優惠條款，或是利用專利權人的財務危機來談到較佳條件等，都可以運用，而不違反非歧視的要求。這至少德國跟英國最高法院都明確亮綠燈了，值得大家參考。

近期一系列的各國法院判決，都越來越對工業標準的專利權人有利。因此對工業標準專利的使用者而言，建立專業的授權談判能力變得非常重要。日後處理工業標準專利授權問題，請務必諮詢專家的意見，以避免不必要地被專利權人聲請禁制令成功，徒增商業風險。

最後，台灣廠商若有需要，可考慮請我們的智商高法院確認工業標準專利的全球授權費率。英國法院行，我們應該也行，對吧。