這次的判決整理，四件中有三件跟輔助性判斷因素 (secondary considerations) 與請求項的關聯性 (Nexus)相關。其他還有諸多程序問題，以及軟體專利請求項使用了手段功能用語的解釋問題。關於最後這點，參加過我們讀書會的朋友，應該都知道如何完整地操作了吧。事實上，本案法官在判決文中引用的判決，就是我們讀書會的實作例子喔！有興趣者歡迎參考。
PTAB在經過多方複審之後，認為Magseis的美國專利US 8,228,761與US 8,879,362因顯而易見而無效。Magseis不服上訴。上訴法院維持了PTAB的決定。
QUALCOMM INCORPORATED v. INTEL CORPORATION (2021-07-27)
Intel對Qualcomm的US 9,608,675提出六件多方複審案。PTAB最後決定請求項1–15、17–25以及27–33無效。Qualcomm不服上訴，上訴法院撤銷PTAB的決定，並發回給PTAB再次審理。
這個爭點的關鍵，在於雙方對於這個請求項用語解釋，其實已經合意要包括 "增加頻寬"，同一時間國際貿易委員會 (ITC) 也認為，這個用語的解釋必須包括增加頻寬。然而，PTAB的解釋卻跟雙方合意的解釋不同，沒有 "增加頻寬"，又不給雙方完整陳述意見的機會，只在開庭時由三位行政法官之一問了一下。這造成上訴法院認為PTAB違反行政程序法。對此雙方大律師攻防相當激烈，有興趣者可參考。
第二個爭點是實體問題： "power tracker" 這個詞怎麼解釋。這涉及軟體專利請求項使用了手段功能用語的解釋問題。關於這點，參加過我們讀書會的朋友，應該都知道如何完整地操作了吧。事實上，本案法官在判決文中引用的Rain Computing, Inc. v. Samsung Elecs. Am., Inc., 989 F.3d 1002, 1007 (Fed. Cir. 2021)，就是我們讀書會的實作Workshop中，Discussion #1用的例子喔！有興趣者歡迎參考。
PTAB在經過多方複審程序後，認為Oren Tech的US 9,403,626的部分請求項因顯而易見而無效。Oren Tech上訴，上訴法院部分推翻、部分撤銷了PTAB的決定，並發回PTAB更審。
本案有幾個爭點。首先是程序問題：PTAB在決定本案請求項無效後，又認為其延續案US 9,511,929的請求項有效 (兩個請求項非常像)，然後在本案上訴過程中，PTAB又自己重審了929專利請求項，並翻盤認為無效。929專利的解釋也造成地方法院在另案中，做出不侵權的判決。這造成本案上訴到底有無爭點阻卻 (issue preclusion) 的問題。上訴法院認為沒有。
其次也是程序問題：PTAB採用的無效理由並非聲請人提出的理由。關於部分系爭請求項中的 "30,000 pounds" 這個限制條件，上訴法院認為，PTAB結合兩個前案可以得出這個限制條件的理由，並不是聲請無效的Proppant提出的，而是PTAB自己推導出來的。這會讓專利權人沒有機會針對這個理由陳述相反意見。 (聲請人沒有提，專利權人怎麼反駁？) 上訴法院因此推翻了這部分的決定。
最後又是跟輔助性判斷因素與專利請求項的關聯性有關。關於商業上的成功，專利權人若指出請求項與其產品的對應關係，則推定請求項與商業上的成功有關聯性，但這個推定可以舉反證推翻。上訴法院認為，PTAB只考量Proppant提出的反證，對於專利權人Oren Tech提出的證據，PTAB卻漏未考量。因此上訴法院撤銷了這部分的決定，發回給PTAB再考量一次。
這個多方複審程序的爭點打得很細，可以說是一個細節不小心，就會導致整個翻盤。常常在打美國多方複審的朋友，可以參考看看。
其次也是程序問題：PTAB採用的無效理由並非聲請人提出的理由。關於部分系爭請求項中的 "30,000 pounds" 這個限制條件，上訴法院認為，PTAB結合兩個前案可以得出這個限制條件的理由，並不是聲請無效的Proppant提出的，而是PTAB自己推導出來的。這會讓專利權人沒有機會針對這個理由陳述相反意見。 (聲請人沒有提，專利權人怎麼反駁？) 上訴法院因此推翻了這部分的決定。
最後又是跟輔助性判斷因素與專利請求項的關聯性有關。關於商業上的成功，專利權人若指出請求項與其產品的對應關係，則推定請求項與商業上的成功有關聯性，但這個推定可以舉反證推翻。上訴法院認為，PTAB只考量Proppant提出的反證，對於專利權人Oren Tech提出的證據，PTAB卻漏未考量。因此上訴法院撤銷了這部分的決定，發回給PTAB再考量一次。
這個多方複審程序的爭點打得很細，可以說是一個細節不小心，就會導致整個翻盤。常常在打美國多方複審的朋友，可以參考看看。
CHEMOURS COMPANY FC, LLC v. DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (2021-07-22)
PTAB在經過多方複審後，認為Chemours的US 7,122,609的請求項1-7，以及US 8,076,431的請求項3-4因顯而易見而無效。Chemours不服上訴，上訴法院推翻了PTAB的決定。
首先，上訴法院認為，PTAB的論理缺乏充足的證據支持。PTAB引用單一前案 Kaulbach，認為熟悉相關技藝者有動機修改Kaulbach的熔融流速 (melt flow rate) 到609專利的數值範圍內。但這有兩個問題： (1) 那個修改動機究竟從哪來？PTAB必須證明是從 "與發明人要解決的特定問題合理相關" 的領域來才行。關於這點PTAB的解釋不夠充分。(2) Kaulbach有相反教示，但PTAB忽略了這點。這兩點都讓上訴法院認為PTAB的論理有瑕疵。
其次，又是跟 "商業上的成功" 這個輔助性判斷因素與請求項關聯性的問題。上訴法院認為PTAB錯誤地考量了Chemours提出的證據。這分三個問題：
(1) PTAB認為Chemours的產品的特徵大部分都被前案揭露，但這跟請求項與產品商業成功的關聯性認定究竟啥關係？
(2) PTAB認為必須要有市場比例資料才行，但上訴法院的判決先例其實已經講過，市場比例資料並非一定必要。
(3) PTAB認為Chemours的專利是 "阻擋專利 (blocking patent)"，但在輔助性判斷因素的分析中，所謂阻擋專利的意思，是阻擋專利權人產品的專利。專利權人自己的專利怎麼會阻擋自己的產品？這很明顯是PTAB搞錯。
基於以上，上訴法院直接推翻了PTAB的決定，連發回都不用。只能說這個案子PTAB的問題太多，專利權人辛苦了。
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