美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210801-20210810)

這次的判決整理有充滿爭議的skinny label案重審結果，以及合約文字解釋相關的判決。其中skinny label案連當年Hatch-Waxman法案的立法者Henry A. Waxman遞交了法院之友意見書都沒用。看來這個案子又是一個值得打到聯邦最高法院的案件了。

INGEVITY CORPORATION v. ITC (2021-08-06)

美國國際貿易委員會 ("ITC") 認為原告Ingevity的專利RE38,844 因違反美國專利法35 U.S.C. § 102(g)(2) 及/或 35 U.S.C. § 103(a)而無效。Ingevity不服上訴，上訴法院維持了ITC的決定。

本案主要爭點在是否有清楚且令人確信的證據，能證明Delphi的在先發明包括了Ingevity的專利請求項的所有限制條件。上訴法院認為有。相關論述在判決文第12-14頁。

GLAXOSMITHKLINE LLC v. TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. (2021-08-05)

本案重要。去年10月上訴法院就曾經做過頗受爭議的見解：學名藥廠依21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(viii)將有專利保護的適應症自仿單移除 (俗稱 "skinny label")，仍可能成立引誘侵權。Teva當然聲請重審，結果重審後上訴法院的結論不變：Teva仍成立引誘侵權。

本案關鍵在於地院陪審團有沒有實質證據足以認定引誘侵權成立。上訴法院認為有。即使Teva將有專利保護的適應症自仿單移除，但其他證據，包括Teva的廣告文宣、專家證人的證詞等等，足以讓陪審團做出有Teva有引誘侵權的意圖。

本案真的很有爭議。21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(viii)當年立法的國會議員Henry A. Waxman (對，這個法案Hatch-Waxman就是以他的名字命名的) 為了本案特別遞交了法院之友意見書，說明國會當年立這個法的目的之一，就是為了這個案子的狀況，希望免除學名藥廠的責任，讓更多學名藥能更快上市。當年這是在原廠藥廠跟學名藥廠的不同利益之間妥協的結果。結果現在本案上訴法院的判決意旨，違背了國會當年立法的目的。這恐怕對產業產生不良的衝擊。

這案子有的打了。Teva加油！上訴到最高法院吧！

MONDIS TECHNOLOGY LTD. v. LG ELECTRONICS INC. (2021-08-03)

LG不服新澤西地院的判決，提出上訴，結果超過了30天的上訴期間，因此上訴被上訴法院撤銷。

那個......連Fish and Richardson都會錯過上訴期限，只能說負責訴訟管理者關於訴訟時程的管理，真的不能不謹慎啊。

OMNI MEDSCI, INC. v. APPLE INC. (2021-08-02)

這個案子算是所有審約法務必看，合約文字一字之差，效果天差地遠。

Dr. Islam在密西根大學任職時，在所簽署的聘僱合約中，同意被密西根大學的Bylaws拘束。Bylaws中的3.10條是職務上發明的相關約定。相關內容請見判決文第2-3頁。

2012年Dr. Islam跟學校請假去開公司，並申請了幾件臨時申請案。2013年他回到密西根大學後，基於請假時申請的臨時案申請了正式案，並在正式案獲證後，將專利讓渡給了本案原告Omni。後來Omni用這幾件專利告Apple。Apple主張Omni當事人不適格，因為專利應該是密西根大學的才對。東德州地院不支持Apple的主張，Apple不服上訴。上訴法院維持了地院的見解。

本案關鍵是合約解釋問題：Bylaws 3.10的文字到底應解釋為現在自動移轉 (present automatic assign) 還是未來移轉義務 (future obligation to assign)。上訴法院認為應該解釋成是未來移轉的意圖，因此Dr. Islam的發明並未因Bylaws 3.10而自動移轉給密西根大學。

順便提醒一下：上訴法院關於agree to assign的法律效果，主要依據是1991年的FilmTec案 (FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991))。然而，這個FilmTec案，最高法院的大法官在2011年的Stanford v. Roche案 (Bd. Of Trustees of Leland Stanford Jr. Univ. v. Roche Mol.Sys., Inc., 563 U.S. 776 (2011)) 的協同意見書中曾經批評過喔 (只是它當時不是該案爭點，所以大法官沒有處理)。對此有興趣者可以研究一下。