美國聯邦巡迴上訴法院判決整理 (20210801-20210810)

這次的判決整理有充滿爭議的skinny label案重審結果，以及合約文字解釋相關的判決。其中skinny label案連當年Hatch-Waxman法案的立法者Henry A. Waxman遞交了法院之友意見書都沒用。看來這個案子又是一個值得打到聯邦最高法院的案件了。

2015/9/23座談會：Case Studies：(1) Suprema v. ITC, (2) Akamai v. Limelight

今天上午於德米專利事務所舉辦了一場小型的座談會，主題是兩個美國聯邦巡迴上訴法院上個月的全院庭審判決 (en banc) 的內容。我們很高興請到美國律師Rose跟我們介紹案件內容，我則帶著大家討論了這兩個案件實務上會造成的影響。

小型研討會的好處，就是可以充份討論。除了案件本身之外，我們還花了一些時間，討論往後與客戶之間的配合，實務上應該注意哪些事情才能降低風險。由於Rose不會講中文，所以大部份的討論都以英文進行。沒想到我真的可以用英文來帶領討論呢!

這次活動的錄影、講義與參考資料，我們將會放在Knowledge Repository上。日後我們會持續舉辦類似的小型活動，屆時還請大家多支持喔。

美國專利侵權分析：基本觀念相關重要判決整理 (一)

美國專利侵權分析：基本觀念相關重要判決整理 (二)


以下整理了一些與美國專利侵權分析基本觀念相關的重要判決，供大家參考。我把相關的重點觀念用中文寫出來，加上判決文中跟這個觀念相關的文字，最後再加上判決原文的連結 (多半是Google Scholar的連結)，方便大家交叉查詢。有些我之前有討論過的，也順便附上之前討論的文章連結。

相信大家看的出來，這些判決大部份都是最近這幾年作出的。有些判決因為太新，citation似乎還沒出來。如果有需要，請在判決原文中，用CTRL-F搜尋，應該就可以找到我引用的文字的位置了。部份專利法相關的爭議問題，實務見解還在發展中，真的要時時注意最新進展呢。

整理出來的好處，是在寫侵權分析意見時，可以方便引用。我想常常寫美國專利侵權分析意見的人，應該自己都會維護一個類似像這樣的清單吧。不然每次都要作法律研究，找citation，很麻煩。

此外，也可以把下面的內容當成一個基本觀念清單，時時複習一下。這些判決任何一個都很重要，如果有不清楚的，那應該是沒辦法處理美國專利侵權爭議案件喔。像我這種極度健忘的人，就需要常複習。

最後，如果需要進一步資料，我推薦2015年版的Patent Case Management Judicial Guide。它是免費的，整理的相當完整，很值得參考喔。

專利實務講座：Case Study：(1) Suprema v. ITC, (2) Akamai v. Limelight

報名連結

Rose Cordero Prey的簡歷

美國聯邦巡迴上訴法院於今年八月作出了兩個全院庭審 (en banc) 判決，分別放寬了關於美國國際貿易委員會關於間接侵權產品的排除範圍，以及多人直接侵權的認定標準，值得專利從業人員注意。

本次特別邀請美國專利律師Rose Cordero Prey，與我一起就這兩個案件進行個案分析，並就侵權分析、權利請求項的撰寫、以及公司營運風險等各個實務層面進行探討。內容豐富，而且會安排時間交流討論，您千萬別錯過。

時間：9/23 (三) 上午10:00-12:00
地點：德米專利事務所 一樓會議室
主講：Gavin Liu,
與談：Rose Cordero Prey (Partner, Kenyon and Kenyon)
人數：10人，依報名先後，額滿為止。
報名：點此線上報名
時程：
10:00-10:10    Introduction
10:10-10:50    Case Study 1: ITC Authority: Suprema v. ITC
10:50-11:10    Coffee break, free talk
11:10-11:50    Case Study 2: Divided Infringement: Akamai v. Limelight
11:50-12:00    Q&A

JVC v. Nero: 工業標準基礎專利授權的漏洞？

JVC Kenwood Corporation v. Nero, Inc. (Fed. Cir., August 17, 2015)

JVC是DVD與Blu-ray技術的工業標準基礎專利權人。除了自己授權之外，JVC的專利也透過DVD6C與One Blue這兩個專利池進行授權。兩個專利池的授權方案類似：將授權產品區切為不同的類別分開授權，且被授權人可以使用與銷售該類別的產品。比如說，DVD6C將授權產品大致區分為數種碟片、數種播放器、數種光碟機等等。取得特定種類碟片的授權後，被授權人就可以使用與銷售該種類的碟片，但沒有取得比如播放器的授權。

ITC has authority to block products infringed after importation -- SUPREMA, INC. v. ITC (en banc) (Fed. Cir., August 10, 2015)

SUPREMA, INC. v. ITC (en banc) (Fed. Cir., August 10, 2015)

En Banc Federal Circuit: USITC Has power to Stop Non-Infringing Imports if used to Induce Infringement in the US (PatentlyO, August 10, 2015)

這個全院庭審判決文改變了以往法院對ITC是否可就方法項的引誘侵權發出禁制令的見解，不論是對寫申請案的專利工程師，還是對打ITC訴訟的法務而言，都非常重要。以下簡單介紹本案的內容供大家參考。

案件事實

Suprema是一家販賣指紋掃描器的韓國廠商。它出給美國的Mentalix的貨，是指紋掃描器的硬體，以及相關的軟體開發工具 (SDK，software development kit)。Mentalix進口了硬體與SDK之後，再用SDK開發出控制指紋掃描器的軟體FedSubmit，然後在美國境內銷售附有FedSubmit軟體的把指紋掃描器。

美國聯邦最高法院受理了Limelight v. Akamai案

Supreme Court Order: Certiorari Granted

SCOTUSBlog關於本案的Track Record

2013年12月美國司法部的立場：本案應該要准許上訴，CAFC判錯了

之前本部落格關於本案的文章

受這個案子影響的另一個CAFC判決：Move Inc v. Real Estate Alliance Ltd的相關說明


美國聯邦最高法院在2014年1月10日受理了Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.這個案子的上訴。關於這個案子的內容簡介，請看這邊。

這個案子的爭點，在於 "在沒有人成立 35 USC 271 (a) 的直接侵權的情況下，有沒有可能成立 35 USC 271 (b) 的誘導侵權"：

Issue: Whether the Federal Circuit erred in holding that a defendant may be held liable for inducing patent infringement under 35 U.S.C. § 271(b) even though no one has committed direct infringement under Section 271(a).

去年美國聯邦最高法院請美國司法部的Solicitor General對此發表意見。美國司法部Solicitor General的意見，是在沒有直接侵權時，不會有誘導侵權，本案應准許上訴，：

The Court should grant the petition in No. 12-786 and hold that a party cannot be liable for inducement under 35 U.S.C. 271(b) if no party has directly infringed the patent.

現在本案正式上到聯邦最高法院了。這是非常受囑目的案件，會影響到網路相關專利的寫作 (比如這件)。如果過去沒有follow這個案子的，就從現在開始follow吧。

近期專利相關新聞整理

InterDigital Shares Sink on Judge Ruling in Patent Case Against Nokia, Huawei, ZTE
(online.wsj.com, June 28, 2013)

Patent Troll也不好作，Interdigital打輸一個專利訴訟，股價馬上下滑17%。看來關於在美國打ITC訴訟，中興與華為也不是省油的燈了。



Hon Hai eyes patents, e-commerce in diversification drive
(reuters.com, June 26, 2013)

這個新聞提到，鴻海將來會將 "intellectual property rights" 當成重點項目。作為握有最多專利的台灣電子廠商，鴻海會作什麼動作呢？真是令人期待。



Cisco Granted New Trial in $63.8 Million Patent Verdict
(www.bloomberg.com, June 26, 2013)

這個案子 (判決文在這) 有幾個點可以注意。比如，Cisco的律師把這個案子定調成是 "猶太人 v. 基督徒"，結果搞到需要new trial：

... it was clear that counsel was attempting to align his “religious preference with that of the jurors and employs an ‘us v. them’ mentality–i.e., ‘we are Christian and they are Jewish.’”....

(見判決文第13頁)

也許Cisco的律師，覺得在東德州地院這招有用吧。不過在對訴訟定調的時候，有時太過火也不太好。Theme的選擇還是別把種族或宗教問題扯進來吧。

對專利人員而言，這個判決的重點，在於往後 "侵權人相信專利無效" 這點，往後有可能可以阻卻誘導侵權，因為它可以被當成判斷誘導者主觀要件是否成立的考量因素之一：

We now hold that evidence of an accused inducer’s good-faith belief of invalidity may negate the requisite intent for induced infringement.  This is, of course, not to say that such evidence precludes a finding of induced infringement. Rather, it is evidence that should be considered by the fact-finder in determining whether an accused party knew “that the induced acts constitute patent infringement.”

(見判決文第11頁)

詳情還是請參考判決文吧。



US Panel Deals A Big Blow To 'Patent Trolls'
(www.businessinsider.com, June 24, 2013)

ITC將啟動Pilot Program，在侵權調查開始後，100天內先決定聲請調查者是否符合關稅法337條中的 "domestic industry" 這個要件。這個要件的審查是近來的熱門話題之一，如果有興趣，請點一下右邊的 "domestic industry" 這個tag吧 (或者看看這篇。)

引誘侵權與網路專利撰寫：Move Inc v. Real Estate Alliance Ltd (Fed. Cir. March 4, 2013)

Move, Inc. v. Real Estate Alliance Ltd 判決文 (Fed. Cir., March 4, 2013)

US Patent 5,032,989 (Google Patent)


Real Estate Alliance Ltd. ("REAL") 擁有美國第5,032,989號專利，跟在電腦上以可縮放的地圖來查詢不動產位置的技術相關。2007年Move, Inc. ("MOVE") 請求法院確認REAL的專利無效，REAL則反訴MOVE專利侵權，雙方就這樣開打了。

這個專利的 Claim 1 如下：

1. A method using a computer for locating available real estate properties comprising the steps of:
(a) creating a database of the available real estate properties;
(b) displaying a map of a desired geographic area;
(c) selecting a first area having boundaries within the geographic area;
(d) zooming in on the first area of the displayed map to about the boundaries of the first area to display a higher level of detail than the displayed map;
(e) displaying the first zoomed area;
(f) selecting a second area having boundaries within the first zoomed area;
(g) displaying the second area and a plurality of points within the second area, each point representing the appropriate geographic location of an available real estate property; and
(h) identifying available real estate properties within the database which are located within the second area.

地方法院判決沒有直接侵權，原因是MOVE的系統並不會進行步驟 (c) 與 (f) 的 "selecting" 步驟 -- 這個動作是系統的使用者進行的。因此，全要件原則不符合。

聯邦巡迴上訴法院確認了地院的沒有直接侵權見解。但是，聯邦巡迴上訴法院認為，即使沒有人直接侵權，還是應該要判斷是否成立引誘侵權 (induce infringement)。這是因為聯邦巡迴上訴法院去年在Akamai案中，建立了一個新的原則：引誘侵權不以有人直接侵權為要件 (關於Akamai案的介紹請看這邊)。

所以，這個claim的8個步驟，有可能是6個由電腦系統執行，2個由 "人" ，也就是使用者執行。聯邦巡迴上訴法院將本案發回地院，要求地院依去年新的Akamai案的見解，判斷是否成立引誘侵權。


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這是一個跟網路相關的軟體專利。網路相關的專利有個特點，就是method claim不好寫。由於各個步驟可能有不同端執行，一不小心就會寫成沒有人會直接侵權。

為了降低這個風險，在寫method claim的時候，通常需要思考 "怎麼寫才會被解釋成所有的步驟都由一端完成"，這樣主張直接侵權會比較容易。

比如說，以本案的claim為例，如果把原本的：

(c) selecting a first area having boundaries within the geographic area;

("select" 這個動作是人在作的)

改成：

(c) receiving a selection of a first area having boundaries within the geographic area;

("receive" 這個動作是電腦系統作的) 

會不會好一點呢？

同樣的事情，只是寫作的用語修改，就會影響到直接侵權是否成立。這真的就直接跟專利工程師的claim drafting能力有關了。

自從Akamai案之後，可能有人覺得網路專利變好寫了。反正只要所有的步驟都有被執行就好，不需要是由同一個實體執行。但不要忘了，引誘侵權除了各步驟都符合之外，還要加上 "知悉專利存在" 跟 "有引誘的行為" 兩個要件。原告要額外證明這兩個要件，也是不容易的。

此外，Akamai案的移審請求已經到了聯邦最高法院囉。如果聯邦最高法院受理，那 "引誘侵權不以有人直接侵權為要件" 這個見解就可能會被推翻了。

所以寫claim還是用風險比較低的方法寫，讓專利權人日後可以主張直接侵權吧。

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CAFC新見解：沒有直接侵權，卻有間接侵權 (我真的不懂 orz)

2012年8月31日CAFC在Akamai Tech. v. Limelight Networks與Mckesson Tech. v. Epic Systems兩案中，改變了長久以來關於 "引誘侵權 (Induce Infringement)" 的判斷標準。

這個案子上意見書給法院的單位，列到判決文第9頁才列完，然後連法官們自己都吵成一團 (6比5通過的，兩份不同意見書)，可見它多具有爭議，多重要啊。建議大家有空的話請務必要看喔。

直接講重點。

如果是方法專利，以前關於美國專利法271條 (b) 的引誘侵權，成立的要件如下：

(1) 引誘人知道專利內容 ("actively")，
(2) 有引誘的行為 ("induces")，
(3) 存在實施方法專利的全部步驟的單一直接侵權人。("infringement of a patent")

從本案以後，關於方法專利，改成這樣：

(1) 引誘人知道專利內容 ("actively")，
(2) 有引誘的行為 ("induces")，
(3) 存在實施方法專利的全部步驟的人 (可能是數個人，重點是這數個人沒有一個直接侵權，因為沒有一個實施全部步驟)。("infringement of a patent")

比如說，假設有一個方法專利，claim 1有ABCDE五個步驟，以下這兩種狀況，以前都不成立引誘侵權，因為沒有單一一個人實施了全部的步驟而直接侵權。但依新的要件來判斷，以後引誘侵權都會成立：

(1)  某甲在明知專利內容的情況下，自己實施步驟AB，並引誘某乙實施了步驟CDE，則某甲成立引誘侵權。(這就是Akamai Tech. v. Limelight Networks 案的狀況。)

(2)  某甲在明知專利內容的情況下，引誘某乙實施步驟AB，並引誘某丙實施了步驟CDE，則某甲成立引誘侵權。(這就是Mckesson Tech. v. Epic Systems案的狀況。)

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可能是被舊的成立要件洗腦太久了吧，我個人覺得這新的要件有點怪。怎麼會沒有直接侵權人，卻有間接侵權人呢？美國專利法271 (b) 的原文很簡單：

“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

我了解關於網路技術，舊的要件確實有漏洞，很多網路技術的方法專利，各個步驟其實是在不同伺服器上實施，所以找不到直接侵權者。但是要補這個漏洞，是不是應該由國會修專利法，改掉 "infringement of a patent" 這個文字？依現行條文，如果沒有 "infringement of a patent" 存在，法院可以說這條還是成立嗎？

以前寫網路相關技術的方法專利時，為了避免抓不到單一直接侵權人，都會儘量在方法項中，只放同一個人實施的步驟，避免同一項裡的不同步驟由不同人實施，日後沒有人直接侵權。但有時候真的很難寫 (因為有些技術真的就是兩個伺服器的互動啊，硬寫成一台很怪)。看來如果這個案子上訴失敗確定的話，以後方法項就比較好寫一點了。

最後，專利法間接侵權的概念，台灣現行法沒有。之前嘗試修法進去，但沒修成。看來甚至連美國，這個觀念都還沒完全搞定。我們就看看關於這個問題，未來的發展會如何吧。