2012年8月29日Apple的專利訴訟又多了一件：Multimedia Patent Trust (MPT) 在南加州地院告Apple侵害其與影像編碼技術相關的美國第5,500,678號專利。事實上MPT之前在2010年就告過Apple專利侵權，不過當年那個案子裡，MPT並沒有對Apple主張這個美國專利，僅對同案的其它被告 (Cannon、LG、TiVo) 主張。也許是因為今年7月MPT嘗試藉由修改訴狀來對Apple追加這個專利被法院拒絕，MPT才另起一個新的訴訟吧。
MPT是2006年Luncent跟Alcatel合併的時候所成立的公司。當年Lucent把它的專利不可撤銷信託(Irrevocable Trust) 給MPT，方便專利的金錢化 ...... 簡單來講就是信託成立一個專利公司收錢就對了。這些專利與早期Bell Labs研發出來的影像編碼解碼技術相關，MPT聲稱這些技術現在被運用在MPEG-2, MPEG-4, H.263 跟 MPEG-4, Part 10 (H.264) 這些工業標準裡。也就是說它所有的專利，是這些工業標準的基礎專利。
工業標準基礎專利的特色，是因為它跟工業標準相關，所以只要產品跟工業標準相關，專利權人 (或有權起訴之人) 就可以提起訴訟。因此被告往往是一票公司。而且，如果專利真的夠好，被告很難用不侵權來防禦。如果當初申請時有用心，主張專利無效也不容易。
茲利用MPT這家公司在過去的訴訟中，被告用了哪些防禦方法，分三次整理一下內容，以及其分別需要注意的事項。
第一篇先介紹跟專利耗盡有關的攻防。這個應該最常見。
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2009年2月13日，MPT在南加州地院告了包括DirecTV, Proview, Visio等一堆公司專利侵權。上面提到的美國專利第5,500,678號專利，在這個案子也有出現。
面對MPT的訴訟，DirecTV在2011年7月29日請求部份即決判決，主張部份的被控侵權產品，上游製造廠商已經取得MPEG LA的授權，所以MPT的專利權對該些產品已經耗盡。法院在2011年9月26日作出了Order，部份同意了DirectTV的主張。
(關於MPT跟MPEG LA的關係很有趣，詳見之後第三部份的說明)
這邊值得注意的，是所謂 "製造廠商已經有授權" 的那個授權內容到底是什麼。根據Order，DirecTV的製造商分別於2002年跟2009年跟MPEG LA簽了兩份專利授權合約，在Order的第9頁到第10頁，節錄了製造商於2002年所簽的合約中，關於 "Sale" 這個字的定義：
MPT主張，DirecTV並不是所謂 "end user"，而且製造商賣給DirectTV再賣給消費者，也不算是 "through a chain of distribution"，所以製造商依其合約銷售MPEG-2 STB給DirecTV，不算是依其授權合約的 "Sale"，專利權也因此尚未耗盡。
這個主張並不被法官接受。法官認為，由於 "end user" 跟 "through a chain of distribution" 在合約本身沒有定義，所以它們應該依一般的意義來被解讀，並表示由於所謂 "chain of distribution" 並不限於 "Licensee's chain of distribution"，所以 "through a chain of distribution" 應該不僅限於製造商自己品牌產品的經銷商，而是還包括製造商賣給DirectTV再賣給消費者這種狀況才對。
此外，關於授權產品的定義，MPT主張製造商於2002年所簽的合約是一個有限制使用領域 (field-of-use restriction) 的合約：它只涵蓋MPEG-2的產品。如果產品同時涵蓋MPEG-2跟MPEG-4，是不被該合約涵蓋的。
這個主張也不被法官接受。依據合約的內容，所謂 "Licensed Product" 的定義很簡單，就是 “any product . . . licensed under Article 2”，而Article 2是一般授權條款：“the Licensing Administrator hereby grants to Licensee a . . . sublicense . . . to make, have made, use, and sell, offer for sale or otherwise distribute MPEG-2 Decoding Products.” "MPEG-2 Decoding Products" 的定義想必也沒什麼特別，所以法官連提都沒提。基於這些內容，法官認為只要產品有MPEG-2 功能，那個這整個產品就被授權。這個授權合約並不是有限制使用領域的合約。
值得一提的是，2009年的授權合約內容就不一樣了。比如Article 2這個授權條款就被修改過，必須是Licensee自有品牌產品，或是Licensee自己決定不放品牌的產品：
而DirecTV跟其製造商在 "STBs Development Agreement" 中，約定賣給DirecTV的產品必須放DirecTV的品牌，如果不放也必須由DirecTV決定，而非製造商能自己決定：
所以上面基於2002年的授權合約可以主張的專利耗盡，依2009年的授權合約就不能主張了。
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從上面的內容，很明顯的可以看出，DirecTV是否能夠主張專利耗盡，跟其製造商簽的授權合約的文字內容有關。2002年的版本就讓DirecTV可以主張，2009年的版本就不行。
從代工廠商的觀點來看，由於其被告機率比品牌廠商低，所以代工廠會簽專利授權合約，多半是為了保護品牌客戶。這時一定要確保其所簽署的合約能達到目的才行。否則如果代工廠自己沒有品牌產品，卻簽了一份類似上面2009年版本的授權合約，只會害到客戶，又害到自己而已。
代工廠的法務在審專利授權合約的文字時，關於這點真的要特別注意。從這個案子學到的，是包括授權產品的定義、授權的範圍、是否限於自有品牌產品、是否須直接賣給end user或限於經由自己配合的通路賣給end user，有沒有限制使用領域條款等等，都需要注意。
從品牌廠商的觀點來看，如果自己不取得授權，而是要倚靠別人 (比如代工廠) 簽的合約來保護自己，最直接的問題是別人會基於合約的保密義務，拒絕揭露具體合約的文字內容，這讓品牌廠無法確定到底哪些被保護，哪些沒有。
這時品牌廠就冒著一個不確定的風險。即使跟代工廠的合約，約定代工廠必須Represent and Warrant其所簽的合約可以保護客戶，且當出錯時代工廠需擔保，品牌廠還是要冒著產品被禁止銷售、被海關擋貨、在展場產品被搜索扣押、品牌形象受損等難以用金錢擔保的風險。而這些當品牌廠跟多個代工廠配合時，會更複雜。
基於品牌廠商被告的機率比代工廠商高 (像MPT告的就都是品牌廠商)，關於這一點的控管，品牌廠商需要花更多心思才行。不然訴訟光律師費就幾百萬美金，誰受的了啊。
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DirecTV還有其它的防禦方法，比如waiver、estoppel、以及substantial performance等等，值得看一下雙方的主張。
比如DirecTV說 "就算依2009年的合約，製造商對我的出貨其實沒被授權好了，但我的製造商還是有付授權金，MPEG LA也默默的收了啊，所以你現在不能再來告我了。" (我想如果履約付錢時不細看合約內容，就不管什麼都付錢的公司，應該會常發生這種事吧 ...。)
MPT則說 "拍謝，我是2010年才加入MPEG LA，所以就算你講的對，我也只能針對2010年以後的產品不找你。而且，你付給MPEG LA的錢，根本無合約依據，所以也不算是在實質履行合約。"
雖然法官沒有就自己的推論多著墨，不過法官就這部份是駁回DirecTV的請求喔。所以以後審合約的人或是負責履行授權合約付權利金的人，就授權合約的履約，真的是要看清楚，不然錢付了還被告，或是害客戶被告，那就太慘了。
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其它兩點敬請期待後續的Part II 跟 Part III !
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