工業標準的基礎專利，多半是當年參與制定工業標準的人申請的。由於工業標準制定不易，所以可能會有制定者共同開發，或專利授權的特別約定。而這些特別約定，以及當年發生的事情，除非在美國被告後，請律師在Discovery過程中想辦法去看，否則有些外人根本就不會知道。
以下MPT涉入的這個訴訟就是一個例子：搞到後來Lucent有個專利根本當事人不適格 (lack of standing to sue)。
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2002年Lucent告Gateway與Dell侵害其MP3相關的專利權。後來兩個案子都移到南加州，而且Microsoft本來沒被告，應該是因為要力挺它的大客戶 (或者是要盡合約的擔保義務 ...... )，2003年時決定自己跳進去參加這個訴訟，而且看起來還公親變事主，成為被告方的主角。
MPT在2006年成立之後，也跳進去跟Lucent一起成為原告，以及一起被上訴。
這個案子在當年非常有名，因為後來陪審團在2007年時，判Microsoft要賠15億美金的天價，而且這還是沒有故意侵權加倍賠償的結果。是的，Apple告Samsung的判賠金額已經算進故意侵權的加倍賠償了，都沒有打破這個紀錄喔。
事實上這個15億美金的損害賠償額，當年在post-hearing proceeding就被翻盤了。之後雙方都上訴，CAFC也在2008年9月25日作出了判決，支持地方法院的翻盤決定。
Microsoft的律師團當然不是省油的燈，訴訟過程中幾乎把該挖的歷史資料都挖出來了。
依據CAFC的判決文 (第5頁下半部開始)，Lucent的前身AT&T在1988年時，跟德國公司Fraunhofer簽署了Joint Development Agreement (“JDA”)，自1989年4月起，共同開發數位訊號的壓縮技術。這個JDA的架構很普遍：合約生效日之前雙方各自已開發的 "Existing Technology" 各自擁有，合約生效日之後共同開發的 "New Work" 則雙方共有，且雙方都可以非專屬授權給其它人。
後來這個技術被用在 ISO 11172-3 Audio Layer 3 這個工業標準裡。這個工業標準就是大家所知的 "MP3” 規格。
第一個問題來了：Lucent的5,627,938專利有四項claims，依JDA到底哪幾項屬於Lucent自己的 "Existing Technology"，哪幾個屬於 "New Work" 呢？Lucent主張四項應該都是 "Existing Technology"，所以專利權都是Lucent的，Lucent當然可以起訴。Microsoft則主張四項都是 "New Work"，所以Lucent應該要跟權利共有人Fraunhofer一起起訴才對。重點是Fraunhofer絕對不會起訴的 -- 因為Fraunhofer已經授權給Microsoft使用其MP3相關的專利了。
關於這個問題，CAFC支持地方法院法官的見解：四項Claim中，第1跟第3項是 "Existing Technology"，第2跟第4項是 "New Work"。這又引出了第二個更複雜的問題：
當專利權是A跟B共有，其中claim 1是A一個人開發的，claim 2是A+B兩個人開發的，那A可以不找B，自己拿整篇專利去告人，並且只主張自己開發的claim 1嗎？
這個問題很重要，CAFC說 "不可以! 因為B是整篇專利的共有人，所以要起訴就要一起起訴。" 詳細的推論從判決文第17頁的下半部開始，尤其是第18頁最後一行開始的這個概念：
有人可能會覺得這不太合理 -- Lucent也這樣覺得。CAFC關於這點，表示 "啊你爸爸AT&T當年可以選擇把 "Existing Technology" 跟 "New Work" 分兩個申請案分開申請，但你爸爸選擇不這樣作，所以你現在只好找共有人一起起訴啦" ：
Lucent 站起來告人，喔不，是單獨起訴的適格性，就這樣飛了。
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先順便提一下：如果公司有跟別人簽JDA，關於專利權的歸屬，可能要想一下怎麼約定。共有其實不是一個好約定，除了告人不方便之外，也不利於專利的金錢化。本案就是一個例子。當然這一切都要看合約的文字內容。法務審約時，這些點可能都要先想到。
回到正題上。通常下游的廠商，對工業標準的制定過程都不熟悉。尤其是實施在料件裡的工業標準，更是如此。而專利權人如果大家仔細觀察，有很多都只告不懂這些東西的下游廠商。這時就需要上游廠商的支援了。
所以當下游廠商被告，除了要求上游廠商擔保之外，另一個記得要作的，是詢問上游廠商跟標準制定有關的資訊，以作為律師擬定防禦策略的參考。然後在Discovery過程中，一定要記得跟律師說，想辦法儘早去Discover當年工業標準制定時，曾經發生過的事情的相關文件。尤其當你自己，或是你的上游廠商，已經為了同一個工業標準付過錢給另一個人之後，一定要看看當年有沒有類似本案中的共同開發合約存在。
本案就是這個狀況。我想如果Microsoft不跳進去打，Dell跟Gateway可能需要花更多心力這個點。而且它最後簽涉到原告跟第三人簽的JDA的內容 ---- 律師還要能夠想到要去找看看有沒有這種東西才行。
另一個有名的例子，是Rambus主張DRAM相關的專利權，結果被Infinion挖出當年Rambus在JEDEC訂規格時作的事情，差點讓Rambus被認定是詐欺而無法主張專利。不過後來CAFC駁回了地方法院關於詐欺的認定，不過Rambus應該是嚇出一身冷汗了吧。這個案子相關的資料網路上很多，有興趣者可以自己找一找喔。
有時候情況會變的很複雜。以代工廠商為例，說不定工業標準相關的料件，根本不是自己買，而是品牌客戶 Consign或Buy-Sell來的。因此自己跟上游料件商之間，還沒有直接的合約關係。這就看被告時，負責處理這個訴訟的法務的操盤能力，以及跟自家業務與採購配合的夠不夠緊密了。
台灣的下游系統代工廠商或品牌廠商，很多都不熟悉工業標準制定這一塊。就算加入Forum或標準組織，也只是單純為了能早點取得其它人定好的規格書，以便開發產品而已。真的在訂工業標準的，有，但是不多。把工業標準的制定連結到專利策略的，就更少了 (但不是沒有喔)。在這種情況下，法務也只能靠看判決文，了解一下別人是怎麼打的，並儘量吸收業界關於標準制定的狀況，來作為自己的參考了。
無論如何，只要有基本的防禦方法概念，實務怎麼運作，就看個案吧。沒有概念也沒關係 -- 花錢找個夠強的美國律師來cover也行。這個案子Microsoft找的Fish & Richardson就很不錯 (也很貴......) ，可以列入考慮喔。
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敬請期待後續的 Part III !
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