給一般民眾的專利訴訟教科書來了：Jury Instructions of the Apple-Samsung Case

經過三個星期激烈的法庭攻防之後，雙方律師收工，現在就看陪審團的了。陪審團的作決定時，法官給的Jury Instructions是非常重要的文件。這個案子的Jury Instructions在雙方一陣攻防之後，最終版本終於在美國時間8月21日出來了。

強烈建議大家有空去看一下這份長達109頁的Jury Instructions (連Verdict Form都有22頁...我的天啊，陪審團好可憐)。由於這個案件雙方爭點很多，所以這份Jury Instruction內容很完整，一般專利訴訟會碰到的攻防點，這裡面幾乎都有了。此外，基於陪審團都是一般民眾，不見得懂專利，寫太多又恐怕陪審團看不懂或來不及看，所以法官用很精簡扼要的白話文，一步一步教陪審團許多基本概念，以作為陪審團判斷的依據。

所以這份Jury Instructions是完整又易讀，大家絕對都看的懂的，而且重點是它就是陪審團作決定的依據。對學打美國專利訴訟的人而言，幾乎是必讀啊。

在這109頁的文件中，謹針對之前提過的 "抄 (Copy)" 這點，摘錄部份內容給大家參考。

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之前我曾經對Apple強調Samsung是"抄" 的覺得奇怪，因為要證明侵權，除非要證明 "惡意" ，否則只需要證明客觀上兩者相同就好了。

隨著訴訟的進展，大家應該也看的出來，Apple好像真的卯起來想證明Samsung是抄的。Samsung也卯起來澄清它沒有抄。不過這真的跟willfulness才有關，跟infringement沒有關係。法官大概是為了怕陪審團搞混，在Jury Instruction No. 24，關於 "UTILITY PATENTS—DIRECT INFRINGEMENT" 裡加上這一段澄清這個觀念：

Whether or not Samsung or Apple knew its products or methods infringed or even knew of the other side’s patents does not matter in determining direct infringement.

關於Willfulness，法官在Jury Instruction No. 59的指示，是除了有侵權之外，當事人還必須說服陪審團另一方是  "acted with reckless disregard"：

In addition, to prove willful infringement, the patent holder must persuade you by clear and convincing evidence that the other side acted with reckless disregard of the patent it infringed.

至於 "reckless disregard"，Jury Instruction No. 59裡要求陪審團判斷的，剛好就是之前CAFC在Bard Peripheral v. W.L.Gore (Fed. Cir. 2012) 這個案子裡，提到的由陪審團判斷的事實部份的問題喔：

To demonstrate such “reckless disregard,” the patent holder must persuade you that the other side actually knew, or it was so obvious that the other side should have known, that its actions constituted infringement of a valid and enforceable patent.

最後，關於Willfulness，法官說陪審團可以考量兩個因素，這兩個大家仔細看看，剛好第一個是Samsung的主張，第二個是Apple的主張喔 !

A factor that may be considered as evidence that Samsung or Apple was not willful is whether it acted in a manner consistent with the standards of commerce for its industry.

A factor that may be considered as evidence that Samsung or Apple was willful is whether it intentionally copied a product of the other side that is covered by a patent.

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其它內容大家請自行看原文吧! 真期待陪審團早日作出決定。不管誰贏，另一方想必都會上訴吧我想。看來和解是遙遙無期，這官司真的有的打了。

可惜我化學生物都學的太差，不然我應該看的懂為什麼CAFC說基因序列是可專利標的。

2012年8月16日，美國聯邦巡迴上訴法院就Myriad案作出了一個爭議很大的判決：獨立的基因序列是可專利標的。

光看判決文前幾頁，一堆人發表意見書，三位法官也吵成一團 (一位部份協同意見書，一位部份不同意見書)，就知道這案子多難判了。

由於小的我化學生物都學的非常差 (泣)，看不太懂技術內容，所以恕我沒有能力作進一步介紹了。僅將重點節錄在下面給大家參考。詳細內容請大家看判決文原文，裡面可是從 "什麼是DNA" 開始介紹喔。


(1) 獨立的DNA序列是可專利標的，因為它不存在於自然中，而是人造的產物。


Myriad寫的其中一個獨立的DNA序列的claim如下：

1. An isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide, said polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2. 

CAFC主要的論點，在判決文第38頁跟第49頁可以找到。首先，CAFC說獨立的DNA分子並不存在於自然界，而是從實驗室取得的，是人造的產物。雖然它是從自然物取得的，但CAFC說所有的組合物都是啊：所有新的化學或生物分子，不論是用合成或分解而來，都是從自然物製作出來的。(意思是說如果 "從自然物取得就不是人造" ，那大概不會有人造製品了。)

至於到底基因序列在專利法下應不應該是可專利標的，CAFC說這是政策問題，應該由國會修法解決，而不是由法院解決。

CAFC會這樣說的原因，是現行美國專利法101條是明列四種可專利標的：機器 (Machine)、製品 (Manufacture)、程序 (Process)、以及組合物 (Composition of Matter)。獨立的DNA分子，依現行法怎麼看都像是組合物，沒辦法排除。所以除非修法，不然法院只好雙手一攤，無奈的說它是組合物，所以是法定可專利標的。


(2) 單純比對DNA序列的方法不是可專利標的，因為它是抽象心智活動


關於Myriad申請的兩項DNA序列比對方法：

1.  A method for detecting a germline alteration in a BRCA1 gene, said alteration selected from the group consisting of the alterations set forth in Tables 12A, 14, 18 or 19 in a human which comprises

analyzing a sequence of a BRCA1 gene or BRCA1 RNA from a human sample or analyzing a sequence of BRCA1 cDNA made from mRNA from said human sample with the proviso that said germline alteration is not a deletion of 4 nucleotides corresponding to base numbers 4184-4187 of SEQ ID NO:1.

1.  A method for screening a tumor sample from a human subject for a somatic alteration in a BRCA1 gene in said tumor which comprises

comparing a first sequence selected from the group consisting of a BRCA1 gene from said tumor sample, BRCA1 RNA from said tumor sample and BRCA1 cDNA made from mRNA from said tumor sample with a second sequence selected from the group consisting of BRCA1 gene from a nontumor sample of said subject, BRCA1 RNA from said nontumor sample and BRCA1 cDNA made from mRNA from said nontumor sample,

wherein a difference in the sequence of the BRCA1 gene, BRCA1 RNA or BRCA1 cDNA from said tumor sample from the sequence of the BRCA1 gene, BRCA1 RNA or BRCA1 cDNA from said nontumor sample indicates a somatic alteration in the BRCA1 gene in said tumor sample.

CAFC認為這裡的 "analyzing" 跟 "comparing" 都只是在比較兩個序列一不一樣而已。這是抽象的心智活動步驟，依美國聯邦最高法院的見解，不是可專利的標的。

(3) 篩選潛在癌症療法的方法是可專利標的，因為它有人為製品的轉換步驟


Myriad還申請了一個藉由比較細胞生長速率來篩選潛在癌症療法的方法：

20. A method for screening potential cancer therapeutics which comprises:

growing a transformed eukaryotic host cell containing an altered BRCA1 gene causing cancer in the presence of a compound suspected of being a cancer therapeutic, 

growing said transformed eukaryotic host cell in the absence of said compound, 

determining the rate of growth of said host cell in the presence of said compound and the rate of growth of said host cell in the absence of said compound and comparing the growth rate of said host cells, 

wherein a slower rate of growth of said host cell in the presence of said compound is indicative of a cancer therapeutic.

這個方法CAFC認為是可專利標的，原因是它的核心是一個人為轉換的細胞，而它是人為製造的，所以對它進行的各種程序都不再只是抽象的心智活動步驟。下面這兩段分別在原文的第56頁跟第61頁：

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最後，如果問我個人的想法，我想的其實跟Bryson法官在他的不同意見書裡講的一樣：樹葉不會因為被人摘下來就不是自然產物，腎臟也不會因為被人工摘除就變成人工產物，那DNA分子為什麼被從人體獨立出來就變成可專利的人工製品？

其實這個問題在判決文裡有回答 (在第52頁中間)，不過可能是我化學生物真的都學的不好吧，我看不是很懂，感覺不是很直接的回答。希望原告會再上訴一次! 加油!

借FTC 2011年的報告非常粗淺地簡介一下新的專利商業模式

根據新聞報導，柯達的專利拍賣，似乎沒有拍到好價錢。看來前去競標的兩大陣營 (1) Apple + Miscrosoft + Intellectual Ventures 跟 (2) Google + Samsung + LG + HTC + RPX都沒有用力地去競標。這對破產了的柯達來講，真是個壞消息。

值得注意的是，兩個競標的陣營都是 "有產品的公司 + NPE (Non-Practicing Entity) " 的組合。這兩個NPE可不是普通的NPE喔!

看來專利市場的商業模式，真的是在改變。如果對新的商業模式沒有一些基本概念，幾年後可能就看不懂別的公司的專利策略了呢。以下就借用2011年3月FTC的報告 "THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION" 第62-67頁的內容，非常非常粗淺地介紹一下近幾年來出現的，一些比較新的專利商業模式。

1. 專利主張與授權公司 (Patent enforcement and licensing companies)

這種公司是最原始的NPE：自己沒有產品，不作研發，其主要業務為買專利、賣專利、授權專利、以及提專利訴訟，並藉此獲利。

鼎鼎大名的Acacia就屬於這種公司。如果你是個小小發明人或小小公司，握有好專利，但沒錢也沒能力請律師跟大公司訴訟或談授權，你可以選擇把專利賣給Acacia。Acacia如果評估後決定買，可能會成立一個子公司買你的專利，並約定如果它收到錢，你可以抽成。然後Acacia就會開始發函給大公司或起訴了。藉由這種模式，Acacia聲稱其幫助了很多小小發明人或小小公司。


2. 訴訟投資公司 (Litigation finance firms)

如果不想把專利賣掉，小小發明人或小小公司的另一個選擇，是找一個願意資助你的金主，讓你去請律師跟大公司訴訟或談授權。這個金主除了錢，可能還會提供給你許多資源來幫助你。當然，如果成功收到錢，金主是要抽成的。這種公司就是所謂 Litigation finance firms。

Altitude Capital Partners就屬於這種公司。這個公司的網站很低調，只簡單講說 "我們有2億5千萬美金用來投資智慧財產權"。不過如果Google這個公司，就會找到它的一些故事，比如它如何間接告了包括Google、Facebook、Netflix、Macfee等等。故事挺精彩的喔。


3. 專利累積者 (Patent aggregators)

這最有名的當然是Intellectual Venture啦! 自2000年成立以來，它號稱累積了三萬多件專利，而且還在持續累積中。它大部份的專利都是買來的，買專利的錢都是從有賣產品的大公司收來的。

據了解Intellectual Venture的模式，簡單來講就是 "如果你投資我，我就不用我買來的專利告你，而去告別人；而且如果我告人或是授權收到錢，我還讓你分紅 (廢話因為你是投資者啊)。"  藉由這種模式，Intellectual Venture籌到了50億美金，並聲稱已經回饋了10億美金給它的投資者。

從2010年開始，Intellectual Venture開始提專利訴訟。(其實聽說更之前它就透過一千多個空殼公司在提訴訟了。) 由於它的專利太多了，被告很難說它 "一件Intellectual Venture的專利都沒用到"。也許這就是有那麼多人 (包括HTC跟緯創等) 付錢給它的原因吧。


4. 防禦型購買基金 (Defensive buying funds)

這種公司是由數家有賣產品的大公司為了抵抗NPE而出資組成的。其基本的商業模式，是買下專利，並授權給出資的會員。藉由這個模式，會員們就受到了保護。

這種公司比較有名的，是RPX跟AST。兩者最大的不同，是RPX買了專利之後，不會賣掉，而是累積起來，同時當會員被訴專利侵權時，可以借這些專利去反訴。AST則是買了專利，授權給會員之後，再把專利賣掉。買到AST賣的專利的專利權人，無法告AST的會員，因此只好去向其它公司收錢。

RPX跟AST的運作方式還有很多的不同，有興趣的人可以去它們的網站研究。要了解新的專利商業模式，這兩家公司的運作可是一定要了解的喔。


5. 中間人 (Intermediaries)

這包括專利仲介(比如ICAP Patent Brokerage)、專利拍賣商 (比如Ocean Tomo，後來被ICAP買下了)、專利顧問、專利授權代理人等等。這些中間人活化了各種專利交易，並讓專利交易更有效率。


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以上藉FTC的報告扯了一堆，都是一些很粗淺的概念。這些模式在國外，尤其美國，近幾年是如火如荼的在發展。其實台灣的IP Bank，也是一種新型態的專利商業模式，有興趣的話可以去了解一下，就近關心一下它的發展呦。

借用明基的案子再小談一下美國關稅法337條的 "Domestic Industry" 要件

繼上次的文章後，今天利用ITC在337-TA-741/749一案的Commission Opinion (part 1) (part 2)，小小談一下關於 "Domestic Industry" 要件，ITC在實務上是如何操作。

會選這個Opinion有三個理由：第一，它的原告Thomson Licensing是NPE (Non-Practicing Entity，之前俗稱的patent troll)；第二，它的被告全都是台灣廠商 (奇美、明基、佳士達、友達)；第三，它是比較新的Opinion (2012年7月6日)。這三個理由應該很充份了吧!

這個Opinion關於Domestic Industry的討論從108頁開始。我先把Commission考慮過的三個要點整理出來，大家一看應該就知道重點在哪了：

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1. Which of Thomson’s Activities Constitute Exploitation Through Licensing (p110)

關於這個要點，Commission考量了四點：

(1) Thomson LCD授權計畫相關的活動，包括員工的時間，使用的設備、出差、以及產品的採購等等；
(2)  Xerox/PARC專利資產的購買；
(3) 本件337調查，以及相關被暫停的地方法院的訴訟；以及
(4) 三件專利的舉發程序。

由於第一點雙方沒有爭議，Commission只針對後三點作出判斷。值得注意的，是Commission認為後三點都不足以構成所謂 "Exploitation Through Licensing"。(也許往後在其它的案子裡，這部份可以拿出來主張也不一定喔。)


2. What Did Thomson Invest in Licensing the Asserted Patents (p115)

關於這個要點，Commission重申它在Pioneer v. Garmin案 (就是"Navigation Devices" 這個案子，lnv. No. 337-TA-694) 的見解：對整個專利資產的投資，不一定就等同於對資產中幾個特定專利的投資。所以，Commission認為Thomson必須證明其投資的哪個部份可以被分配到被拿出來主張的專利才行。

這個要點Thomson過關了。主要的原因，是Thomson在跟被告談授權時，確實曾經把日後拿出來主張的專利拿出來談，而且看起來是大量聚焦在這些專利上 ( "heavily focused on the asserted patents among the group of patents in the portfolio") ，此外也確實簽了幾份涵蓋這幾個專利的授權合約。所以，Commission認為這幾件專利在Thomson的授權計畫中占有重要地位，進而認為Thomson已證明了它 "在這幾件專利上" 有投資。

可惜這部份的討論，很多內容被遮掉 ... 真想看看Thomson談判過程，或跟其它廠商簽署的授權合約的內容啊......。


3. Whether Thomson’s Investments in Licensing the Asserted Patents Are Substantial (p121)

這個要點的重點在 "Substantial"。Thomson也過關了。主要原因是Thomson就整個授權活動的投資不小 ( 它可是個大NPE啊)，所以既然依第2個要點的結論，其投資有一大部份可以關聯到現在主張的專利，那麼其規模當然是 "substantial" 了。

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整理以上，可以得到一個結論：

NPE 在ITC主張專利時，只證明對整個專利資產的授權活動有投資是不足以滿足 "Domestic Industry" 要件的，必須能夠證明其在 "拿出來主張的特定專利" 的授權活動上有實質的投資才行。

所以，比如說，我們的成大如果要去ITC告蘋果的Siri侵權，應該會直接被判定不滿足domestic industry這個要件吧。(也許就是因此，美國律師才帶成大去德州地方法院，沒去ITC。)

希望有人能把這點拿到上訴法院去，看看法院認不認同ITC的見解。Nokia沒這樣作真是可惜啊，只好等下個案子了。

Domestic Industry -- Nokia打錯方向?

CAFC在2012年8月1日針對Interdigital v. Nokia案的上訴作出了對Interdigital有利的判決。判決一出Interdigal第二天馬上就歡天喜地的發了新聞稿。這對Interdigital的股價，想必是有正面的影響吧。

除了產品是否侵權之外，這個判決文值得留意的，是與 "國內產業 (Domestic Industry)" 這個要件相關的內容。

依19 U.S.C. § 1337 條，專利權人聲請ITC展開調查時，必須滿足 "專利侵權對美國國內產業造成了傷害" 這個要件。其中所謂美國 "國內產業"，19 U.S.C. § 1337的規定如下：

Nokia在上訴時的主張，是Interdigital光證明它有授權活動 ("licensing activity") 是不夠的，還必須證明美國有 "與專利所保護的產品相關" 的產業才行。這個主張可以說是必輸無疑，因為這剛好跟1988年美國修法的立法理由背道而馳。搞不懂為什麼Nokia的律師為什麼堅持要往這方向去打。

真正可以打的方向，是主張Interdigital的授權活動與訴訟的專利之間沒有聯結 ("Nexus")。法官在判決文裡也說了：

"你沒有挑戰行政法官關於聯結的調查結果。你也沒有質疑行政法官作出很多正面調查結果的，Interdigial 的授權活動是否足夠構成國內授權產業。所以我駁回你關於這點的見解。"

我看了半天，感覺CAFC的這些話，似乎有點弦外之音呢。

所謂 "行政法官作出很多正面調查結果的，Interdigial 的授權活動是否足夠構成國內授權產業"，指的是現在已退休的Lukern法官當年在本案於ITC調查過程中，於2009年3月就Domestic Industry這個要件作出的Order No. 42。這個17頁的Order只講一件事：即使專利權人進行的是包裹式授權 (portfolio licensing)，沒有明確指出後來訴訟的專利，Domestic Industry這個要件還是可以滿足。

重點是這個見解並沒有經過Commission review。後來在2011年7月Pioneer v. Garmin案的Commission Order中，幾乎完全相同的狀況，Commission用了大概20多頁的篇幅，說明由於Pioneer採用包裹式授權，所以難以證明個別專利跟授權活動的聯結，進而無法證明Pioneer在用於訴訟的個別專利上，依法有 "substantial investment"。最後的結論，是Pioneer沒有滿足Domestic Industry這個要件。

這個見解幾乎是跟Judge Lukern在2009年的見解完全相反，對Nokia說不定是有利的呢。

所以，我個人覺得CAFC搞不好是在跟Nokia講說：

"阿你怎麼因為Judge Lukern法官2009年作過Order，就不針對 "聯結" 這點上訴咧？搞不好你提出2011年Commission的新見解，在我這邊就有機會贏了啊。你不提，我也就沒辦法了。唉。"

以上純屬小的我個人的想像跟猜測。大家就隨便聽聽看吧。

三星被法官因 "銷毀證據 (spoliation of evidence)" 處罰

蘋果與三星的訴訟，由於牽涉金額太大，所以雙方的律師可以看得出來是卯足了全力，能用的招幾乎都用了。其中有一件事，值得不熟悉美國訴訟的人注意：法官在7月25日作出Order，處罰三星 "銷毀證據 (spoilation of evidence)" 。以下整理法官Order的重點內容供參。

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三星在公司內部採用一個稱作 "mySingle" 的email系統。這個系統讓員工可以經由網頁存取郵件伺服器的電子郵件。員工如果覺得有需要，可以把email從郵件伺服器下載到自己電腦的硬碟裡備份。如果沒有備份，mySingle會每兩個星期自動刪除所有郵件伺服器裡的email，一但刪除，資料就沒了。

員工也被允許使用具有自動備份功能的Outlook來收發信件。不過如果要使用Outlook發信，須要主管批准才行。

在2010年8月4日蘋果對三星說明了三星的產品是如何侵害蘋果的專利之後，三星在2010年8月23日於公司內部發出了 "訴訟保存通知 (litigation hold notice)" ，要求員工保存所有跟合理可能預見的訴訟相關的文件。這個時間點發通知是對的。不過三星後續就沒有再follow-up，直到它被告。

在2011年4月15日蘋果起訴三星之後，三星於2011年4月21日又發了第二個 "訴訟保存通知" 給兩千三百位員工，而且在後續又發了幾次，給超過兩千七百位員工。除了發訴訟保存通知之外，三星內部的智財法務團隊連同外部律師還開了幾次說明會，教導員工如何保存文件。例如三星的IP Legal Team Director就在四月底開了四次說明會，並要求與會員工把學到的內容傳給他們的主管。

然而，三星沒有把mySingle的雙週自動刪除功能關掉。

在訴訟的過程中，幾位重要人士，比如設計Galaxy手機的部門最高主管，銷售Galaxy S產品的最高業務主管等等，他們都使用mySingle系統，且連一封email都沒有提供，或是只提供了幾封email。其它使用Outlook系統的員工，則每個人提供了六七千封的email。(哇! 光是檢視這些文件所燒的律師費就不得了了吧!)

法官考量以上狀況後，認為三星基於三個原因，應該因銷毀證據而被處罰：

(1) 三星沒有停掉mySingle的雙週自動刪除功能；

(2) 三星在自己也承認訴訟是合理可預見之後 (也就是在2010年8月那時候)，沒有充份地發出訴訟保存通知，並且長達七個月沒有跟催。然而三星後續的行動顯示他們明明知道該怎麼作；以及

(3) 三星沒有監控員工保存文件的狀況，以確保其遵循了訴訟保存通知。

處罰的方法是法官指示陪審團 (1) 相關的文件已被銷毀，以及 (2) 那些被銷毀的證據對蘋果有利。

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我想有些人可能會覺得，其實三星關於保留證據，已經作的蠻多的了。但是法官很明顯覺得 "還不夠"。發了訴訟保存通知，開了說明會之後，還要監控員工保存文件的狀況才行。

我在想，三星為什麼不把mySingle的那個 "雙週自動刪除功能" 關掉，而倚靠員工自己備份呢？我會這樣問是因為，這其實不是三星第一次出這個問題，七年前在Mosaid v. Samsung 案中，三星就已經基於同樣的原因被處罰過了。而且mySingle是三星自家的關係企業 "Samsung Data Systems" 在2000年作出來的，所以基於上次的教訓，三星應該可以特別客制化，強化它的文件保存功能才對。但是它卻沒有。

看看這究竟對三星會不會有什麼不良的影響吧!