No Federal Cause of Action against Inventor’s Attempt to Derrogate Patent in Violation of Assignor Estoppel Doctrine (PatentlyO)
Semiconductor Energy Lab. Co. v. Nagata 判決文在這 (CAFC, February 11, 2013)
Dr. Yujiro Nagata是美國專利6,900,463號的共同發明人。1991年時他簽了宣誓書與讓渡書，將專利權讓渡給 Shunpei Yamazaki，本案原告Semiconductor Energy Lab. ("SEL") 的創辦人兼總裁。
SEL在2002年時，曾經以此專利提過專利侵權訴訟。當時Dr. Nagata很配合SEL。然而在2009，SEL用同一件專利在威斯康新州告Samsung時，他卻變成了Samsung的證人，而且他的證詞，是否認他所簽的宣誓書與讓渡書。Samsung因此主張文件是偽造的，進而主張SEL的專利因不正行為而無法被主張 (unenforceable due to inequitable conduct)。
2009的這個訴訟後來和解了。
嗣後SEL對Dr. Nagata起訴，五個訴因當中，第一個 "Declaratory Judgment – Violation of Federal Patent Law" 是基於所謂 "doctrine of assignor estoppel (試譯為"讓與人禁反言原則") "：
所謂 "讓與人禁反言"，指 "禁止專利或專利申請案的讓與人 (或其利害關係人) 被受讓人告專利侵權時 (也就是讓與人自己是被告)，攻擊專利有效性的一個衡平原則"。它是一個專利侵權訴訟中，關於某些請求的防禦方法：
它的情況可能像這樣：
- A將專利讓與給B。
- B拿這個專利告A專利侵權 (A是被告，是訴訟當事人)。
- A在訴訟中主張專利無效。
- B用讓與人禁反言防禦A的專利無效主張。
聯邦巡迴上訴法院在判決文中指出，它不傾向於讓 "讓與人禁反言" 這個盾 (防禦方法) 變成劍 (可以對人提起訴訟的訴因)。這是沒道理的作法：
最後，聯邦巡迴上訴法院確認了地方法院基於 "聯邦法院對這個訴因沒有事項管轄權" 而駁回此訴因的決定：
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SEL是日本一個有名的 "研發型專利授權機構"。根據SEL的網站，它所作的事情是
R&D of crystalline thin film integrated circuits, liquid crystal and EL displays, semiconductor TFTs, solar cells, batteries, and wireless elements; seeking patents and exercising intellectual property rights for the above developments.
簡單來講，就是研發半導體相關技術，把研發成果轉換成專利權，然後用收來的授權金繼續研發新技術。可想而知，專利權對它來講有多重要。
所以，可以想像當SEL告Samsung專利侵權，Samsung居然把原本站在SEL這邊的發明人，轉成站在Samsung那邊的證人，主張 "當年簽的專利申請文件是假的" 的時候，SEL有多生氣。除了生氣，更重要的是這動搖了SEL的運作基礎。如果以後每個發明人都這樣主張，那SEL可能就要關門大吉了。
所以SEL會卯起來告Dr. Nagata，各種有理由沒理由的訴因都拿出來，應該是想說燒他的錢也好吧。
這個案子給我們的啟示，是類似 "發明人有沒有簽名" 這個問題，日後是真的會在訴訟中出現的。所以，如果有提專利訴訟的打算，那麼從簽名文件這種很基本的程序問題開始，就必須要很小心。如果發明人真的倒戈，也要有辦法不受影響。這個案子其實聯邦巡迴上訴法院在判決文中下了指導棋，認為SEL應該要在原本告Samsung的訴訟中，攻擊證人的可信度，而不是對這個證人另起一個這種訴因 (它根本就不是一個訴因) 的訴訟：
其實我最好奇的，是Samsung到底是怎麼讓Dr. Nagata倒戈的。不過這從判決文看不出來，也就無法深究了。看看另外四個訴因如果一直打出個結果，判決文會不會寫吧。
最後，雖然跟本案無關 (Dr. Nagata從頭到尾都不是專利侵權的被告或利害關係人)，但還是要提醒一下：如果要讓與專利出去 (比如要把專利賣掉之類的)，記得要一個license back喔。不然回頭被告，才發現連主張專利無效都不行，那就太慘了。
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