Kessler Doctrine: Protect Customer from Re-litigating Non-infringing Products

SpeedTrack, Inc. v. Office Depot, Inc. (Fed. Cir., June 30, 2015)

SpeedTrack在2006年時，對Walmart提起專利訴訟，主張Walmart的購物網站因為使用了Endeca Technologies所開發的IAP軟體，侵害其所擁有的第5544360號美國專利。Endeca有情有義地參加了訴訟，並請法院確認IAP軟體不侵害SpeedTrack的專利權。

在訴訟過程中，原告SpeedTrack一開始沒有主張均等論侵權。直到覺得文義可能不侵權，SpeedTrack才嘗試聲請將均等論加入到訴狀中。只是這個後來加入的聲請，並沒有被法院允許。最後，地方法院在2012年3月30日作出Final Judgment of Non-infringement，確認訴訟參加人Endeca的IAP軟體不侵權，SpeedTrack敗訴。SpeedTrack上訴也失敗。

(原告居然一開始忘了均等論 ...... 律師有malpractice吧?)

在SpeedTrack與Walmart訴訟的同時，2007年SpeedTrack也對本案被告Office Depot提出專利侵權訴訟，主張Office Depot因使用了Endeca的IAP軟體，故侵害其專利權。由於爭點重疊，Office Depot的這個案子被法院暫停，等待Walmart案的結果。

(順便一提：Endeca在2011年被Oracle併購。)

在Walmart案結束後，Office Depot案的暫停被法院解除。大概是自覺文義侵權不會成功，原告SpeedTrack嘗試在Office Depot案主張均等論侵權。被告則主張訴訟應該被撤銷，因為IAP軟體已經在另一個訴訟中，被宣判不侵害SpeedTrack的專利權了。

現在問題來了：

當原告在後案中，主張前案未主張的均等論時，後案的被告主張訴訟應撤銷的法律上依據是什麼？這個依據可以由被告提出嗎?

Office Depot案的被告提出三個法律上依據：

1. Res judicata or claim preclusion; 
2. Collateral estoppel or issue preclusion; and 
3. Kessler doctrine

最後在Kessler doctrine上，被告全勝 (Res judicata部份勝，Collateral estoppel全敗)，而且可以直接由被告主張，不需要供應商Endeca跳進來參加訴訟喔。

Kessler doctrine是美國聯邦最高法院在Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907) 案創設的理論。對於製造商勝訴後，避免專利權人再對製造商的客戶起訴，Kessler doctrine有關鍵性作用。而且它適用的範圍，比一事不再理還廣，值得注意。往後製造商如果想保護客戶，除了專利授權與默示授權理論之外，Kessler Doctrine也可以試看看喔。

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