JVC v. Nero: 工業標準基礎專利授權的漏洞？

JVC Kenwood Corporation v. Nero, Inc. (Fed. Cir., August 17, 2015)

JVC是DVD與Blu-ray技術的工業標準基礎專利權人。除了自己授權之外，JVC的專利也透過DVD6C與One Blue這兩個專利池進行授權。兩個專利池的授權方案類似：將授權產品區切為不同的類別分開授權，且被授權人可以使用與銷售該類別的產品。比如說，DVD6C將授權產品大致區分為數種碟片、數種播放器、數種光碟機等等。取得特定種類碟片的授權後，被授權人就可以使用與銷售該種類的碟片，但沒有取得比如播放器的授權。

Nero是銷售影音播放軟體的廠商。它的軟體與DVD及Blu-ray格式相容，可以播放與燒錄DVD及Blu-ray格式的碟片。Nero還是DVD FLLC的會員，取得了DVD的Logo使用授權。

由於只取得Logo授權，沒有取得專利授權，JVC控告Nero侵害其DVD與Blu-ray技術的工業標準基礎專利。以下是JVC主張的專利列表：

Pat. No.	Asserted Claims	Asserted claim category	Notes
6,141,491	1,2,4	Medium Recording method Reproduction method	Div. of 5,535,008
5,535,008	1,2,7,8	Reproduction method
6,522,692	2	Reproduction protection method	Div. of 6,212,329
6,212,329	3,6	Reproduction protection method Decoding protection method
6,490,404	1	Medium
6,788,881	1,2	Medium Recording and reproducing apparatus

相信明眼人立刻就會發現，JVC主張的絕大部份是碟片項與方法項。這兩種請求項的直接侵權人都不會是Nero，而是使用Nero軟體播放或燒錄碟片的終端使用者。

是的，這就是JVC的主張：使用者直接侵權，Nero間接侵權。連881專利的第2項裝置項，JVC都是這樣主張的：

For all six Patents, JVC states that since Nero’s software customers are direct infringers, Nero is liable for induced or contributory infringement. (判決文第7頁)

然而，由於DVD6C與One Blue這兩個專利池已經行之有年，所以絕大部份的碟片製造商應該都已經取得了授權。換句話說，使用已取得授權的碟片，是沒有專利直接侵權的問題的。沒有直接侵權者，間接侵權就不會成立。

JVC唯一的機會，是找到使用未經授權的碟片的使用者。但是關於這一點，JVC並沒有提出任何具體的主張，也沒有提出相關的證據。JVC嘗試針對這點進行額外的證據發現程序，也被地方法院以違反聯邦民事訴訟法第56條(d)的規定為由駁回，因為JVC甚至沒有具體的主張相關的事實存在：

Having failed to present any evidence of unlicensed disks, JVC argues that the district court erred in denying JVC’s request for additional discovery to “collect specific information regarding customers that are using Nero software with unlicensed optical disks.” ... Under Rule 56(d), the party requesting discovery must show, inter alia, that “the facts sought exist.” Family Home & Fin. Ctr., Inc. v. Fed. Home Loan Mortg. Corp., 525 F.3d 822, 827 (9th Cir. 2008) (setting forth the requirements of Rule 56(d)). The district court reasoned that with respect to unlicensed disks, JVC “has failed to present such evidence or even specifically allege these facts.” Dist. Ct. Op. at 1009. In light of that failure, the district court did not abuse its discretion in refusing to grant additional discovery on the issue of unlicensed disks.   (判決文第12頁)

因此，在大部份碟片均已經授權，JVC又沒有關於未授權碟片的具體指控的情況下，法院認為Nero的間接侵權不成立：

Nero has shown an extensive licensing program, both as part of the DVD6C and One Blue patent pools as well as through JVC’s individual licensing program. Therefore, without specific allegations and evidence showing use of unlicensed optical discs, Nero has established a complete defense to all of JVC’s allegations of infringement under the Patents.  (判決文第12頁)

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這個案子有非常多的問題可以討論。比如說，在這個案子裡，JVC的工業標準基礎專利授權策略是不是出現了一個漏洞呢？如果是，漏洞是怎麼造成的呢？

JVC主張的專利權，都是10幾年以前申請的。在那個年代，電子商務雖然已經開始發展，但使用者在網路上直接購買軟體後下載的消費型態，還不是非常風行。大部份的狀況，軟體會預載在電腦中銷售。一台預載了軟體DVD編碼解碼器的電腦，很有可能會被認定為是一台DVD播放器或DVD燒錄器，進而直接侵害了JVC的系統請求項，需要JVC關於播放器或燒錄器的專利授權。

但是電子商務開始發展後，一方面軟體下載方便，使用者不再需要購買預載一堆軟體的電腦，另一方面電腦的製造商也想減少因預載軟體而造成的專利侵權問題。因此，消費型態變成使用者自己購買電腦硬體後，再自行購買下載軟體，然後把兩者兜在一起，成為光碟播放器或燒錄器。在這種情況下，直接侵權人變成只有使用者而已。

對專利授權人而言，這種新的消費型態，無法以 "區分授權產品" 這種傳統的授權方案來解決專利授權問題。在使用者自行兜出光碟播放器或燒錄器的情況下，電腦硬體與播放軟體在尚未結合以前，都不直接侵權。而使用者由於被授權使用碟片，因此也不侵權。最後變成了沒有人侵權，硬體與軟體廠商都不需繳交權利金的漏洞。

造成這個漏洞的原因，主要是JVC在一開始申請專利時，沒有撰寫軟體專利的請求項。如果有針對軟體撰寫請求項，日後就可以主張軟體業者是直接侵權，而非間接侵權。此外，授權方案在對授權產品作區分時，也可以將軟體獨立區分出一類進行授權。對於其它類別的授權產品，則可以考慮在不違反其它法規的情況下，作出一些限制，以免使用A類產品的授權，造成無法對B類產品收取權利金的情況發生。

當年在申請專利時，可能還是硬體思維，因此只寫了硬體、硬體的操作方法、以及碟片三種請求項吧。這造成了日後JVC無法對純軟體廠商主張直接侵權。JVC唯一的機會，是看看硬體請求項有沒有可能解釋成涵蓋軟體，以便主張軟體廠商直接侵權。不過我想，JVC的律師應該是已經考慮過這個狀況了吧。

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當年JVC的請求項撰寫，造成今天的問題。那麼如果我們今天撰寫請求項，應該考慮什麼，才能減少日後可能發生的問題呢？

比如說，現在其實很少人用碟片了。越來越多人是直接下載內容來看，或是透過串流技術線上觀看。因此，現在如果要撰寫多媒體影音相關技術的專利，必須思考在這些情況下，請求項應該怎麼撰寫，授權方案也要再思考，這樣日後才能抓到侵權人，同時又保護到已取得授權的被授權人。

又比如多媒體的編解碼運算、各種操作，快轉慢轉，版權保護等等，都先在某個私有雲的伺服器進行，然後再透過較高速的區域網路傳送到行動裝置播放。這種狀況，請求項要怎麼撰寫，日後對應的授權方案又該如何設計呢？

我想這些問題，日後聰明的專利權人應該都有辦法解決。只希望這些專利權人，會包括台灣廠商囉。

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