CAFC全院庭審判決：送達後撤銷的訴狀可觸發一年的多方複審期限 (Click-to-call Tech LP v. Ingenio, Inc. (Fed. Cir. August 16, 2018))

在今年一月聯邦巡迴上訴法院作出CAFC全院庭審判決，認為美國專利商標局的專利審理暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, "PTAB") 依美國專利法第 315(b) 條拒絕開始多方複審的決定變成可上訴，以及今年四月與五月聯邦巡迴上訴法院認為負擔保義務的供應商可能是客戶的利害關係人，因而可能觸發315(b)的一年期限之後，本月聯邦巡迴上訴法院又針對送達後隨即撤銷的訴狀，是否可觸發一年的多方複審期限一事，做出全院庭審判決 (而且還罕見的是做在註腳裡)。以下整理本判決的重點，以及今年一連串相關判決對訴訟管理實務上所造成的影響。

CLICK-TO-CALL TECHNOLOGIES, LP v. INGENIO, INC. (Fed. Cir. August 16, 2018)
之前的Wi-Fi案與Westerngeco案整理 (Fairsky Patent Memo, May 15, 2018)

之前的Wi-Fi案整理 (Fairsky Patent Memo, January 9, 2018)

如何調閱美國法院/ITC/PTAB文件

昨天在美國專利訴訟管理實務課程的進行過程中，有人詢問我是怎麼查詢各種美國官方文件的。以下我把我常用的幾個網站整理出來供大家參考。

當然，實務上如果有錢的話，那麼別想了，LexisNexis CourtLink或Thomson Reuters Court Express就給它訂下去吧。

近期專利訴訟新聞與活動整理

以下整理最近值得討論的專利訴訟相關新聞重點供參。開始之前先為幾個活動打個廣告：

(1) "2018年企業智權管理實務交流會-台北場"：由專利師公會於8月3日下午在南港軟體育成中心舉辦。我會跟業界先進，宸鴻科技集團的林榮琳智權處長跟大家座談，歡迎大家捧場指教。

(2) "美國專利訴訟管理實務" 課程：由晴天智權於8月4日與8月11日舉辦，是我基於多年實戰經驗，整理的美國專利訴訟管理的重點。全部內容都以實例講解喔，歡迎大家多多報名。

(3)  "2018年亞太營業秘密高峰論壇"：由中華民國全國工業總會、巨群國際專利商標法律事務所、以及世一企業管理(深圳)有限公司於8月17日聯合主辦，邀請台中日韓的專家來分享實務經驗，內容絕對精彩喔，歡迎大家參加。

好了，進入正題。

[課程] 美國專利管理訴訟實務 (8/4, 8/11 YMCA城中會館)

美國專利訴訟成本這麼高，我在公司內部管理時要注意甚麼呢？要如何管理才能降低成本、提升效率、同時又能達成商業上的策略目標呢？要怎麼訓練部門同仁，讓他們具備訴訟管理的能力呢？

這些問題是我常常被公司老闆或法務智財主管問的問題。我常常想，這些問題沒法三言兩語講完，不如你派人來，我訓練一個人給你就好。

所以我們開了這堂課。我們基於多年實戰經驗，針對美國專利訴訟的公司內部管理重點，整理出這門少見的，從公司內部的管理觀點出發的美國專利訴訟實戰課程。只要能夠掌握重點，我們讓您的案子不會到處開花，讓您能成為跟老闆、外部律師及公司內部各部門溝通的橋樑。

課程中的每個觀念，我們都會用說故事的方式以實例講解，並堅持小班制教學，讓大家能夠充分討論。我們快速地提升您跨國訴訟管理的專業能力，讓您回去提升企業的跨國競爭力。

這是一個兩天 (8/4跟8/11，都是星期六) 的課程。我們設計的收費方式，可以讓您先來聽第一堂，滿意再買第二堂。我們也不在意您們把教材通通帶走，事實上我們還會找個雲端資源，方便學員下載電子檔。

您可以將這門課程當成一個絕佳的入門起點。若您要訓練新進法務或專利工程師，投資訓練他們能管理公司的美國專利訴訟，本課程絕對是建立基本觀念CP值最高、最有效率的第一堂課。

快來加入我們吧！課程的詳細內容，請參考這邊喔。感謝您。

多申請美國專利、少從美國出口關鍵零組件組裝 (WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp (US Supreme Court 2018))

美國聯邦最高法院於6月22日就WesternGeco案作出判決，認為關於美國專利法271(f)(2)的專利侵權，專利權人可就美國「境外」的所失利益請求損害賠償。本案對於從美國出口關鍵零組件組裝的業者，影響重大。以下簡介本案內容，以及整理實務上須注意的風險。

 (本案已更新於Casebook: Fundamental Concepts的 "Extraterritorial Activity" 中。)

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判決文：WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 585 U. S. ____ (2018)

Industry Reaction to WesternGeco LLC v. ION GeoPhysical (IPwatchdog, June 22, 2018)

Opinion analysis: Justices approve broad damage recovery for patent-infringing exports (SCOTUSblog, June 22, 2018)

之前CAFC第一次的判決文：WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 791 F. 3d 1340 (Fed. Cir., July 2, 2015) 

之前CAFC第二次的判決文：WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 837 F. 3d 1358 (Fed. Cir., September 21, 2016)

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供應商擔保責任 v. 多方複審時限問題：Wi-Fi案與Westerngeco案整理

聯邦巡迴上訴法院近期連續在兩個判決中，討論供應商與客戶間的擔保責任約定，是否會引發多方複審需在訴狀送達後一年之內提起的時限問題，值得相關法務智財人員留意。以下快速整理兩個判決的重點，供大家參考。

USPTO新的適格性審查程序修改

美國聯邦巡迴上訴法院在今年連續在三個判決中，針對專利請求項的適格性判斷，做出 "適格性判斷這個法律問題可能包括事實認定" 的見解。有鑑於這些判決，美國專利商標局在昨天更新了關於適格性判斷的審查流程 (以下稱 "新流程")，進一步地釐清了審查委員在判斷適格性時所依遵循的標準。

Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility,Recent Subject Matter Eligibility Decision (Berkheimer v. HP, Inc.) (USPTO, April 19, 2018)

Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir., February 8, 2018)
Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc. (Fed. Cir., February 14, 2018)
Exergen Corp. v. KAZ USA Inc. (Fed. Cir. March 8, 2018)

阿偉的故事 (4)：四季酒店

[上一篇 阿偉的故事 (3-2)：會議結論]

蓋飯站在深圳四季酒店29樓行政酒廊的落地窗前，看著不遠處的喜來登飯店，心想見鬼了，明明客戶的開會地點在喜來登，對方住在喜來登，客戶自己也住喜來登，喜來登的行政酒廊也比較好，卻幫他訂了四季。結果晚上九點拍完桌子之後，他還要背著電腦頂著寒風，從喜來登走十五分鐘回到四季。不過還好，客戶還幫他訂了行政特權套餐，讓他還可以來吃點東西，不然真悲慘。

結果，碰到了熟人。

"Will Assign" Is NOT Assign: AVT v. HTC (Fed. Cir. 2018)

本案重點在聘僱合約中的文字 "will assign"，是否發生專利權移轉的法律效果。法院認為沒有，因此原告因當事人不適格而敗訴。本案值得所有的合約審閱人員注意。本文順便討論如果 "will assign" 不行，那合約中要用甚麼用語會比較好，以及其風險為何。

判決文：Advanced Audio Technologies v. HTC (Fed. Cir., January 11, 2018)

CAFC全院庭審判決：PTAB依315條拒絕開始多方複審的決定變成可上訴 (Wi-Fi One v. Broadcom, CAFC January 8, 2018)

針對 "專利局因聲請人收到訴狀後已超過一年而拒絕開始多方複審程序的決定為不可上訴" 這點，2018年1月8日美國聯邦巡迴上訴法院作出重要的全院庭審判決，推翻了之前的見解，改為可上訴。以下整理重點供參。

判決文：Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp. (Fed. Cir., January 8, 2018) (en banc)
被推翻的Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc., 803 F. 3d 652 (Fed. Cir., 2015)

35 U.S.C. § 315(b) ("An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent....")

35 U.S.C. § 314(d) ("The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.")

億光無效了日亞化YAG基礎專利：Everlight v. Nichia (Fed. Cir., January 4, 2018)

美國聯邦巡迴上訴法院於2018年1月4日就億光訴日亞化專利無效案作出判決，確認了密西根地方法院認為日亞化的專利因顯而易見而無效的決定。此外，美國聯邦巡迴上訴法院也確認了日亞化申請專利的過程不構成不正行為 (inequitable conduct)。

判決文：Everlight Electronics Co., Ltd v. Nichia Co. (Fed. Cir., January 4, 2018)

專利一：US 5,998,925 (日亞化1997年申請的YAG基礎專利之一，claims 2, 3, 5被地院宣告無效)
Everlight引證案：JPA H05-152609 (Tadatsu)、US 6,600,175 (Baretz)

專利二：US 7,531,960 (925專利衍生的一百多件子案之一，claims 2, 14, 19被地院宣告無效)
Everlight引證案：JPA 52-40959 (JP-959)、JPA H05-152609 (Tadatsu)、US 6,600,175 (Baretz)

2015年地院關於不正行為的裁定：Everlight Electronics Co., Ltd v. Nichia Co., 143 F. Supp. 3d 644 (E.D. Michigan, 2015)

FRAND權利金計算：TCL v. Ericsson (C.D.Cal, December 21, 2017)

2017年12月21日，中加州地方法院針對Ericsson的2G/3G/4G工業標準專利，計算出了FRAND權利金。這個Memorandum，所有談專利授權的人必看。整個文件內容很長，我節錄了最重點，供大家快速參考。許多被省略的細節其實也很重要，看完重點之後，還是請大家看一下原文喔。

原文：Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law (C.D.Cal, December 21, 2017)